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涉及相同或类似商品商标侵权判断，无须认定驰名商标

【案例】法国依视路公司、上海依视路公司诉上海成洋光学眼镜公司商标侵权纠纷案

（一）案情简介

法国依视路国际有限公司具有150余年历史，是世界最大的光学器材公司之一，其主要产品树脂镜片占领了世界镜片市场三分之一的份额。1999年和2001年，法国依视路国际有限公司在我国先后获准注册了“依视路”和“8H”（眼睛图形）两个商标，用于眼镜及包装盒、以及光学器材等商品。根据协议，上海依视路光学有限公司对上述两个商标获得独占许可。上海依视路光学有限公司也先后在《中国民航》、《中国眼镜》等杂志上对“依视路”品牌进行广告宣传，还在北京、上海、成都等地广泛发布候车亭广告，为此投入的广告费用逾200万元。2002年9月起，《中国眼镜》登载的“中国眼镜流行榜（品牌榜）”上，“依视路”品牌在镜片涉及科技含量、品质、市场推广、消费者认知度等方面的排名中长期位居第一。2006年年初，在江苏丹阳的眼镜市场广成眼镜批发部，有消费者购买到了商标为EssilorBell（依思路贝尔）加硬加膜树脂镜片，生产商正是本案被告上海成洋光学眼镜有限公司。

（二）本案涉及的知识点

根据已有事实，足以认定相同或类似商品构成商标侵权的，法院无需对涉案商标是否驰名作出判断和认定。

（三）与本案有关的现行法规

商标法第13条就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用。

就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。

最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释第1条第（2）项复制、摹仿、翻译他人注册的驰名商标或其主要部分在不相同或者不相类似商品上作为商标使用，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的行为，属于商标法第52条第（5）项规定的给他人注册商标专用权造成其他损害的行为。

（四）当事人的意见及其理由

原告法国依视路国际有限公司、上海依视路光学有限公司诉称，被告的行为构成商标侵权，请求法院判令被告立即停止对原告公司注册商标专用权的侵害，并将原告的商标认定为驰名。

被告上海成洋光学眼镜有限公司对商标使用情况并不否认，但辩称该商标是委托他人设计的。

（五）法院的判决结果及其理由

法院认为，原告商标已经国家商标局核准注册，且均在有效期内，原告法国依视路国际有限公司系上述商标的商标注册人，故其在商标注册证载明之核定使用商品范围内对上述注册商标所享有的商标专用权，应受到我国法律保护。根据我国商标法相关规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的，属于侵犯注册商标专用权的行为。比较原、被告双方的商标标识，“依思路贝尔”与“依视路”读音相似，且前者标识中的“贝尔”字号明显小于“依思路”；尽管有后缀“Bell”的细微差别，但是被告图上文下排列的“G” 贸标识与

依视路眼睛图形亦十分近似，两者都会让人联想到眼睛。基于此，被控侵权镜片包装盒正面所印制的标识与涉讼注册商标在相同商品上使用，易使普通消费者或者其他经营者对被告商品来源产生误认或者认为被告商品来源与原告注册商标的商品之间存在某种特定的联系，足以产生对商品提供者或者商品来源的混淆，故被告在与涉讼注册商标核定使用的相同商品包装盒上使用与注册商标近似的标识，已侵犯了原告依视路国际有限公司所享有的商标专用权，理应承担停止侵权的法律责任。因此，法院判定双方构成近似，成洋光学眼镜公司已侵犯了依视路国际有限公司所享有的商标专用权，理应承担停止侵权的法律责任。至于认定驰名商标问题，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷窠件适用法律若干问题的解释》规定，法院在审理商标侵权纠纷案件中，根据当事人的请求和案件的具体情况，可以对涉及的注册商标是否驰名依法作出认定。法院因此认为，此案中法院已根据事实，认定成洋光学眼镜公司的行为属于侵犯依视路公司注册商标专用权的行为，故在原告权益能够得到保护的情况下，法皖不需要对涉案的两个注册商标是否为驰名商标作出判断和认定，因此对相关诉讼请求不予支持。

(六)评述

与前一个案件相反，本案要探讨的主要问题是：人民法院在何种情况下，不需要作出驰名商标的认定。

根据商标法的基本精神以及驰名商标保护制度的基本原理，在以下几种情况下人民法院不需要认定驰名商标，无论被请求认定的商标是否已经达到了驰名的程度：

(1)请求保护的商标为注册商标，且其核定使用的商品与被异议、争议或被指控侵权的商标所注册或使用的商品为相同或类似商品的。对于此类注册商标而言，在不涉及跨类保护的情况下，人民法院直接根据商标法第28条或第52条的相关规定来处理案件,无需适用商标法第13条第2款，因而也就没有必要认定驰名商标。事实上，无论被请求保护的商标是否属于驰名商标，都不会影响到案件是否侵权的判定。

(2)对未注册商标请求跨类保护的。由于商标法第13条明确规定了只有在中国已经注册的驰名商标才能受到跨类保护,而未注册商标即使被认定为驰名商标，也不能受到跨类保护，当事人跨类保护的请求应被驳回，因此也就不应再就驰名商标问题作出任何认定。

(3)未注册商标所有人主张他人恶意抢注的。商标法第31条规定，申请注册商标不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并具有一定影响的商标。人们习惯上将那些以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标的行为称为商标恶意抢注。在未注册商标所有人主张他人恶意抢注时，商标法第31条只要求被抢注的商标“具有一定的影响”，而驰名商标所具有的影响显然已大大超过“一定的影响”的程度。因此，一个使用在先的未注册商标，只要“具有一定的影响”，即可受商标法第31条的保护，如果影响力很大甚至已达到驰名的程度，当然应直接适用第31条而无需再援用商标法第13条第1款。

在实践中有一个可能比较难以处理的问题是，如何划分商标法第31条和第13条第1款在适用上的界限？从商标法第31条的表述上看，该条的适用有两个条件：一是被抢先注册的商标具有一定影响，二是抢先注册是以不正当手段所为；而第13条并无不正当手段的要求。因此，我们认为，未注册商标所有人是否主张商标注册人或申请人“以不正当手段”抢先注册，应是确定适用商标法第31条还是第13条第1款的主要依据。如果未注册商标所有人提出“不正当手段”抢先注册的主张，则应适用第31条，不必进行驰名商标的认定；如果未注册商标所有人并不提出“不正当手段”的主张，则应适用第13条第1款，并且进行驰名商标认定。我们这样主张的主要原因在于，在未注册商标所有人提出“不正当手段”抢先注册的情况下，只要能够证明抢注者的“不正当手段”即恶意抢注，就完全可以适用第31条，而不必再适用第13条第1款进行驰名商标的认定。事实上，在此情况下，无论是否认定驰名商标，都不会影响到案件的结果。

就本案而言，由于被告使用其商标的商品与原告注册商标核定使用的商品是相同商品，而且被告的商标与原告注册商标近似，因此，被告的行为属于商标法第52条第（1）项所规定的侵犯注册商标专用权的行为，不存在适用商标法第13条第2款的任何情形。在此情况下，对原告商标是否属于驰名商标作出认定的前提条件便不具备，法院认为不需要对涉案商标是否属于驰名商标作出判断和认定，是非常正确的。

根据商标法第13条的规定，认定驰名商标的目的就是要为驰名商标提供特别保护。如果不需要特别保护，也就没有必要认定驰名商标。在那些不需要认定驰名商标的情况下，如果法院还对驰名商标作出判断和认定，除了可能被指责为浪费司法资源或司法不经济之外，还可能面临着一些法律上的困境，甚至造成一些不必要的麻烦，这尤其反映在一审案件中。

我们假设一审法院在本案中就驰名商标问题作出认定，结论无非有两种：一是涉案商标不构成驰名商标，二是涉案商标构成驰名商标。在第一种情况下，如果原告不服这一认定，以原审认定事实错误为由提起上诉，而二审法院认为原告提供的证据足以证明涉案商标符合商标法第14条规定的驰名商标的构成条件，应认定为驰名商标；在第二种情况下，如果被告不服这一认定，也会以原审认定事实错误为由提起上诉，而二审法院认为原告提供的证据不足以证明涉案商标符合商标法第14条规定的驰名商标的构成条件，不应认定为驰名商标。二审法院将面临着很大难题：一方面，由于上诉人的上诉理由成立，原审判决认定事实错误，根据民事诉讼法的规定，应撤销原判，发回重审；另一方面，虽然一审判决认定事实错误，但根据商标法第52条第（1）项的规定，被告的行为已侵犯了原告的注册商标专用权，一审法院的实体判决并无不当。在司法实践中，此类问题并非没有出现。

因此，我们主张，人民法院在认定驰名商标时，一定要弄清楚是否存在着认定驰名商标的前提条件。在商标法框架内，只有在涉及商标法第13条和第41条第2款的适用时，才有必要对驰名商标问题作出认定。在不需要认定驰名商标的场合下，即使涉案商标的知名度非常高，完全符合商标法第14条的规定，也不应认定其为驰名商标。

（七）对本案的思考

1.商标无须进行跨类保护时，是否必须认定驰名商标？

2.在不需要认定驰名商标时对驰名商标问题作出认定，会有什么样的后果？

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