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驰名商标认定与司法保护中的“除斥期间”问题

【案例】广州罗技公司与苏州罗技公司、马某商标侵权及不正当竞争纠纷案

（一）案情简介

本案被上诉人（原审原告）苏州罗技电子有限公司（以下简称苏州罗技）是瑞士罗技国际股份有限公司（LOGITECHINTERNA TIONALS.A）于1994年4月在苏州投资设立的外商独资企业，经营范围为开发、制造、销售数据通讯多媒体系统设备，电脑周边产品输出入装置、软件产品及相关元器件等。苏州罗技的“罗技”文字商标系1999年1月经国家工商行政管理局商标局核准注册，核定使用商品为第9类的已录制的计算机程序、计算机周边设备、计算机软件（已录制）、输入控制器及计算机鼠标器，有效期为1999年1月21日至2009年1月20日。苏州罗技在核定使用商品第9类上还同时注册了Logitech英文文字、图形及英文文字和图形的组合商标。苏州罗技企业名称的中文字号和中文商标“罗技”都来自于LOGITECH的音译。苏州罗技在其生产的系列产品包括鼠标器、键盘等产品包装及宣传中全面使用“罗技”中文商标，并一直持续使用至今。

上诉人（原审被告）广州市罗技电子有限公司（以下简称广州罗技）成立于.2000年2月28日，于2003年12月26日经核准，经营范围为研究、开发、加工、生产销售电子产品。广州罗技在其网站的公司简介中称“广州罗技成立于1991年，经过十多年的努力耕耘，已成为一家集开发、生产、销售和售后服务为一体的高科技专业性公司……”，在该页面的左上角及右侧均显著标注了“广州罗技电子有限公司”字样，在该网站的产品介绍页面的左上角则突出标注了“广州罗技”字样。2005年4月6日，王凯华、汤华东受苏州罗技委托至苏州市乌鹊桥路44号（业主为被告马某）购买了“黑貂玲珑鼠”鼠标四只和“超级黑貂金手指超薄防水键盘”两只，苏州市金阊区公证处公证员对上述购买过程进行了现场监督。从该处公证购买的“超级黑貂金手指超薄防水键盘”和“黑貂玲珑鼠”鼠标包装盒上均标注了“出品：广州罗技电子有限公司”字样，在“超级黑貂金手指超薄防水键盘”的包装盒的正面下端则突出标注了“广州罗技电子”字样。

苏州罗技以广州罗技商标侵权、不正当竞争为由，以马某销售侵权产品为由，将两被告诉至人民法院。一审法院认定苏州原告“罗技”商标为驰名商标，被告的行为构成商标侵权，判决：（一）广州罗技立即停止对苏州罗技“罗技”商标权的侵害，即停止在其生产的产品及宣传中突出使用“广州罗技”字样，并停止将“罗技”作为其公司的字号，于本判决生效后十日内，到工商登记机关办理企业名称变更手续。（二）马某立即停止销售侵犯苏州罗技“罗技”注册商标权的鼠标、键盘等电脑外围产品。（三）广州罗技于本判决生效后10日内赔偿苏州罗技经济损失15万元。（四）驳回苏州罗技的其他诉讼请求。

广州罗技不服一审判决，提起上诉。

（二）本案涉及的知识点

驰名商标的认定与保护应受商标法第41条规定的5年期间限制，但恶意注册的除外。

（三）与本案有关的现行法规

商标法第41条已经注册的商标，违反本法第10条、第11条、第12条规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局撤销该注册商标；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。

已经注册的商标，违反本法第13条、第15条、第16条、第31条规定的，自商标注册之日起5年内，商标所有人或者利害关系人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。对恶意注册的，驰名商标所有人不受5年的时间限制。

除前两款规定的情形外，对已经注册的商标有争议的，可以自该商标经核准注册之日起5年内，向商标评审委员会申请裁定。

商标评审委员会收到裁定申请后，应当通知有关当事人，并限期提出答辩。

最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解-释第1条第1款下列行为属于商标法第52条第（5）项规定的给他人注册商标专用权造成其他损害的行为：（一）将与他人注册商标相同或相近似的文字作为企业字号在相同或类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的。

国家工商行政管理局关于解决商标与企业名称中若干问题的意见（工商标字［1999］第81号）第7条处理商标与企业名称混淆的案件，应当符合下列条件：（一）商标与企业名称产生混淆，损害在先权利人的合法权益；（二）商标已注册和企业名称已登记；（三）自商标注册之日或者企业名称登记之日起5年内提出请求（含已提出请求但尚未处理的），但恶意注册或者登记的不受此限。

（四）当事人的意见及其理由

上诉人广州罗技认为：一审认定事实不清，认定“罗技”商标为驰名商标依据不足，广州罗技没有在产品的包装上突出使用字号；一审适用法律错误，认定苏州罗技的简体中文“罗技”商标为驰名商标不符合法律规定，认定广州罗技构成商标侵权及突出使用字号属于适用法律错误，广州罗技企业名称于2000年2月28日登记取得，苏州罗技于2005年5月31日才起诉要求广州罗技停止使用企业字号，超过了国家工商行政管理局《关于解决商标与企业名称中若干问题的意见》（以下简称《意见》）规定的5年除斥期间。广州罗技请求二审法院撤销原判，驳回苏州罗技的诉讼请求。

苏州罗技在庭审中答辩称：一审认定事实和适用法律正确，关于苏州罗技的“罗技”商标为驰名商标的认定正确，广州罗技侵犯了苏州罗技的商标专用权，《意见》是工商行政部门的规定，其规定的5年不属于法律规定的除斥期间。

（五）法院的判决结果及其理由

二审法院经审理认为，苏州罗技指控广州罗技在鼠标、键盘上使用“罗技”构成商标侵权，即被控侵权行为发生在相同、类似商品上，法院可以直接就广州罗技的行为是否构成侵权作出认定，无需对涉案商标是否为驰名商标作出认定；广州罗技在产品包装及宣传资料中突出使用与苏州罗技注册商标相同文字的企业字号，广州罗技侵犯了苏州罗技的“罗技”商标专用权；一审判决广州罗技停止将“罗技”作为字号，并到工商部门办理企业名称变更手续，并无不当，应予维持；苏州罗技在广州罗技企业名称登记之日起5年内已向工商部门申请处理广州罗技企业名称问题，并未超过《意见》规定的5年期限，故上诉人该项上诉理由缺乏事实和法律依据，不予支持。

二审法院认为，一审认定事实基本清楚，适用法律正确，虽然一审法院对广州罗技是否构成不正当竞争未予以审理，但一审判决结果正确，故应当予以维持，因而判决驳回上诉，维持原判。

（六）评述

本案涉及驰名商标的认定，包括认定的前提条件、标准以及方式等。这些问题，我们已经在前面的几个案例中分别讨论过了，这里主要讨论一个在本案中或许并不很重要的问题：商标法第41条第2款和第3款所规定的5年期间的问题。

1.“5年期间”的性质

实际上，在本案中，上诉人并未提及商标法第41条第2款和第3款，而提及了国家工商局发布的《意见》。这个意见并不是针对商标之间的冲突，而是为了解决商标与企业名称之间的冲突。但是，很显然，《意见》第7项所规定的5年期限源自商标法第41条第2款和第3款，而且在功能上也具有类似之处，因而可以通过本案来分析说明在驰名商标认定时如何理解和适用商标法第41条的相关规定。

按商标法第41条第2款和第3款的规定，涉及他人在先权利或合法利益的商标不当注册，受5年期间的限制，唯一的例外就是恶意注册驰名商标。根据上述两款的规定，在先权利人、商标所有人及利害关系人应在争议商标注册之日起5年内请求商标评审委裁定撤销该注册商标，或申请裁定，但恶意注册驰名商标的不受此5年期间所限。

对于这5年期间的性质，人们的理解和认识并不一致，有认为是诉讼时效的，也有认为是除斥期间的，还有认为是一种“不变期间”的。认为这5年期间属于诉讼时效的论断，无论在理论上还是立法或司法上似乎都得不到支持，我们在此就不加评论了。“除斥期间说”是一种较有影响的观点，不但内地有一些学者持此观点，我国台湾地区比较普遍地将台湾地区商标法上类似的规定称为“除斥期间”，而且澳门特别行政区专利商标法第221条第2款也明确地将该条第1款所规定的“三年”期间称为“除斥期间”。但除斥期间的说法似乎既不被商标主管部门认可，也未被人民法院采纳。在香港成昌行诉商标评审委一案中，北京一中院认为这5年期间既非诉讼时效，也非除斥期间，而是一种不变期间。北京一中院的这一观点得到了北京高级人民法院的支持。我们认为，要正确地理解这5年期间的性质，关键的问题不在于使用什么样的概念，而在于弄清楚这5年期间的作用及其所产生的法律效果。

我国实行商标专用权注册产生制，只有那些经过商标局核准的注册商标才享有专用权。根据商标法的规定，有些商标或标志是不能注册为商标的，即使向商标局提出了申请，商标局也应予以驳回。但事实上，商标局不可能将每一个应驳回申请的商标都识别出来，总会有一些“遗漏”。为此，商标法设计了商标异议和注册商标争议两个程序作为补正措施。商标异议是核准注册之前的一个程序、根据商标法第30条的规定，其期间为初审公告之日起3个月。对于不应注册但已经注册的商标，商标法规定了注册商标争议程序。根据商标法第41条的规定，有三种不同情况：一是违反商标法第10条、第11条和第12条规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的；二是违反商标法第13条、第15条、第16条和第31条规定的；三是除前述两种情形之外的注册商标争议，按商标法实施条例第29条的规定，是指在先申请注册的商标注册人认为他人在后申请注册的商标与其在同一种或者类似商品上的注册商标相同或者近似。

对于第一种情形，违反商标法第10条、第11条和第12条规定的商标本身都不得作为商标注册的标志，属于“自身违法”的商标；而以欺骗手段或其他不正当手段例如伪造申请书而取得注册的，其行为本身即具有违法性。因此，这些注册属于非法注册，危及社会公共利益，商标局可以依职权撤销该注册商标，任何单位或者个人也可以请求商标评审委裁定撤销该注册商标。而且，无论商标局撤销还是申请商标评审委撤销，都没有时间限制。这充分体现出商标法对非法注册的制裁。

对于第二种情形，与他人驰名商标冲突的商标、代理人或代表人未经授权以自己名义注册的商标、含有虚假地理标志的商标，以及损害他人在先权利或恶意抢注的商标，其申请注册虽然也不符合法律的规定，但由于受到损害的主要是相关当事人的民事权利或私人利益，应由相关利害方自行维护其权利或利益不受侵害。因此，商标法第41条第2款既规定了向商标评审委请求裁定撤销该注册商标的主体（商标所有人或者利害关系人），也规定了请求撤销的期限为5年。

对于第三种情形，与在先申请的注册商标相冲突的商标，按商标法第28条的规定是不允许注册的，它的存在对在先申请的注册商标的专用权构成了损害，在性质上与第二种情形没有实质差别。因此，商标法第41条第3款也规定了5年的期限。

按照一般的说法，在上述5年期间内，相关权利人或利害关系人享有向商标评审委请求撤销或申请裁定的权利，一些人将这种权利称为“撤销权”。一旦5年期满，相关权利人或利害关系人的撤销权即告丧失。在此意义上，这5年期间的确与除斥期间颇有类似之处。但是，我们认为，这只是问题的一个方面。从另一个方面，即不正当注册补正机制来看，这5年期间使相关权利人或利害关系人能够在不当注册的商标获准注册（即享有了注册专用权）之后有了一个合理的机会，通过法定程序撤销不当注册。不当注册的商标之所以能够获准注册，在某些情况下是由于相关权利人或利害关系人的疏忽或错误，但更主要的是由于商标局在审查时的失误。从纯粹的理论上说，如果商标局在审查时能够将每一个不当注册的商标识别出来，这种补正机制也就不需要了，只不过在实践中这是绝不可能做到的。另外，即使从撤销权丧失的角度来看，还有两点需要加以说明：第一，根据商标法第41条第2款和第3款的规定，即使在5年期满后，相关权利人或利害关系人所丧失的也仅仅是向商标评审委请求撤销或申请裁定的权利，其受到不当注册侵害的权利或合法利益本身并不受此影响并未丧失；第二，5年期满后不当注册的商标处于稳定状态，成为不可争议的商标，但它仍然不具有对抗在先注册的商标、在先权利或其他合法利益的一般效力，既不能消灭在先的权利或利益，也不能禁止在先的权利人或利害关系人以正当地方式行使或利用其在先权利或利益。

由此可见，商标法第41条第2款和第3款所规定的5年期满，既非诉讼时效，也非除斥期间。如果非要使用一个概念来描述这一期间的性质的话，我们觉得不妨称之为“注册商标稳定期”：在5年期间内，注册商标的法律地位尚处于不稳定状态，随时可能会被相关权利人或利害关系人以侵害其权利或利益为由请求商标评审委撤销；一旦5年期间，其注册商标的法律地位就稳定下来，相关权利人或利害关系人便不能再提出争议。我们认为，立法之所以明确该项制度，不外乎下列两个方面的考虑：一方面，应当从维护经济秩序的稳定性和保护消费者的角度考虑，一个商标5年期间已经形成相对稳定的“生产商”一“商品”一“消费者”之间的联系，轻易改变，成本太高；另一方面，也是对权利人怠于行使其自身权利的一种“惩罚”。但试图用民法上已经有的概念来描述这种制度，似乎是不恰当的，可能会把本来很清楚的问题弄得模糊、复杂。

2.“5年期间”与涉及驰名商标的商标争议

在明确了商标法第41条第2款和第3款所规定的5年期间的性质之后，我们接下来讨论这5年期间与驰名商标的关系。从第41条第2款和第3款的表述来看，驰名商标所有人要提出注册商标争议，除恶意注册的以外，也要受5年期间限制。由此衍生出两个相关的问题：

第一，在5年期间内，在先注册或使用的商标所有人以不当注册为由提出商标争议，仍应适用商标法第13条来确定是否存在着认定驰名商标的前提条件，并按照驰名商标认定的一般原则、标准和方式进行认定。

第二，对于5年期满后在先注册或使用的商标所有人以不当注册为由提出商标争议，无论其商标是否属于驰名商标，商标主管机关或人民法院已无适用商标法第13条和第14条的必要，不应进行驰名商标认定，除非商标所有人能够证明争议商标是恶意注册的。也就是说，驰名商标在通常情况下也应受5年期间的限制，一旦5年期满，再认定商标是否驰名已失去意义。

当然，根据商标法第41条第2款的规定，恶意注册驰名商标的不受5年期间的限制。这意味着，驰名商标的所有人可以请求撤销不当注册的商标是不受时间限制的。在司法实践中遇到这种情况时，我们认为，从我国驰名商标认定的现状而言，人民法院应当先审查是否存在着恶意注册，然后再认定驰名商标，这样可以避免当事人只为认定驰名商标而提起有关诉讼的情况。

对于什么是恶意注册，我国商标法上并没有明确的规定，人们的理解和解释也很不一致。保护工业产权巴黎联盟大会与世界知识产权组织大会共同制定的《关于驰名商标保护规定的联合建议》第4条第5款第3项规定：“根据本款确定是否有恶意时，主管机关应考虑注册或使用与驰名商标发生冲突的商标的人在对其商标提出注册申请时、获得注册时或使用时，是否知道或者是否有理由知道该驰名商标。”有关恶意注册或使用与驰名商标相冲突的企业名称的第5条第3款第2项也使用了类似的措辞。这里只是把“是否知道或者是否有理由知道该驰名商标”作为“一项可用以确定是否具有恶意的可能的标准”。我们认为，在商标法上，恶意注册是与善意注册相对应的概念，其中“善意”应不同于民法中的“善意取得”、“善意第三人”等概念中的“善意”，除了主观认知状态的要求外，还应包括动机、目的以及实施手段等方面的要求。有关域名争议的规则中所规定的恶意注册或使用的情形，值得在认定商标恶意注册时借鉴。

3.“5年期间”与涉及驰名商标的禁止使用请求

从商标法第41条第2款和第3款的表述上，我们可以清楚地看出，该两款规定的5年期间只适用于注册商标争议。在司法实践中遇到的问题是，如果驰名商标所有人根据商标法第13条的规定，请求人民法院判决禁止被告使用侵权商标或标志的，是否应受5年期间限制？

对此问题，我们认为，应从两个方面来分析：

第一，对于被告的已注册商标，由于5年期满后其注册商标获得了稳定的法律地位，除非属于恶意注册，再不会因不当注册而被驰名商标所有人请求撤销，因此，其在5年期满后使用其注册商标，尽管与驰名商标相同或近似，也不应受到驰名商标所有人的干涉。否则，5年期满后不当注册商标获得的稳定性在很大程度上就失去了意义。当然，恶意使用的不应受5年期间的限制。

第二，对于被告未注册或未获准注册的商标，因不存在适用商标法第41条第2款或第3款的可能，故驰名商标所有人请求禁止使用不应受5年期间的限制。但如果涉及诉讼时效的话，则应按有关规定处理。

4.“5年期间”的起算与终止

从商标法第41条第2款和第3款的规定来看，5年期间的起算时间是商标注册之日。这里可能有一个问题，如果争议商标注册后未实际使用，按《联合建议》的规定，成员国对于提出宣布该商标注册无效的请求不可以规定任何期限。我国商标法虽然没有明确规定，但这个问题似乎不难解决：一是可以根据商标法有关连续3年不使用的规定请求撤销，二是可以将注册但未使用认定为恶意注册驰名商标的情形，同样不受5年期间限制。

对于驰名商标所有人请求禁止他人使用的期间起算点问题，我国现行法律并没有明确规定。我们认为，应从驰名商标所有人知道或应当知道被告的使用开始计算5年期间。

无论将5年期间理解为除斥期间还是如同有关法院在香港成昌行案件中所说的“不变期间”，或者如我们所主张的“稳定期间”，这个期间都是固定不变的，没有中断或终止的情形。而且，凡在规定期间内没有提出请求的，.或有关请求未被准许的，不论基于何种理由，5年期限一到，争议商标即成为不可争议的商标。

5.关于本案中的五年期间问题

首先要明确的是，本案中上诉人所提出的5年期间并非商标法第41条第2款或第3款所规定的期间。受商标立法体制的限制，商标法只规定了撤销与在先注册的商标、在先权利及其他合法权益相冲突的注册商标的期限，而没有规定撤销或变更与在先注册的商标相冲突的其他标志（包括企业名称、域名等）的期限。但我们认为，基于与商标法第41条规定5年期间相同或类似的理由，请求撤销与在先注册的商标相冲突的企业也应受一定的时间限制。国家工商局制定的《意见》虽然属于部门的行政规章，但法院在处理相关问题时可以参照执行。该《意见》第7条规定，处理商标与企业名称混淆的案件应当符合的条件之一是“自商标注册之日或者企业名称登记之日起5年内提出(含已提出请求但尚未处理的)”，但恶意注册或者恶意登记的不受此限。这5年期间的性质，我们认为，与商标法第41条第2款和第3款所规定的5年期间的性质是相同的，也是一个“不变期间”，原则上不存在中断或重新计算的问题。

就本案情况而言，上诉人主张被上诉人起诉要求其停止使用含有“罗技”标志的企业字号的时间已经超过了《意见》规定的5年除斥期间。虽然我们并不赞成将这一期间称为“除斥期间”，但对于上诉人的这一主张，必须予以答复。二审法院以苏州罗技在广州罗技企业名称登记之日起5年内已向工商部门申请处理广州罗技企业名称问题，并未超过《意见》规定的5年期限为由，对上诉人的这一主张不予支持，似乎要说明苏州罗技向工商部门主张权利后，除斥期限应当中止或重新起算。但通说认为，除斥期限不同于诉讼时效，除非不可抗力作为仅有的极少数原因外，不适用中止。实际上，本案中，按照法院认定的事实，上诉人广州罗技登记时间在2000年2月28日，但被正式核准时间在2003年12月26日。需要强调指出的，商标法第41条规定的5年期间是建立在商标必须经过公告程序的基础上，因此可以推断整个社会包括权利人或利害关系人，知道或应当知道其权利受到侵害，因为公告属于工商机关的公开的行政通知。而企业名称的登记与商标注册在程序上有一个重要的区别，恰恰在于企业名称登记并没有公告这一法定程序，而且实行分级登记管理，因而以企业名称的登记之日作为5年期间的起算点是不合理的。原则上应当以权利人明知或应当知道权利受到侵害之时计算，至少应当从工商机关核准之日作为起算点方为合理。即使按照核准之日起算，本案中，苏州罗技向法院提起诉讼的时间是2005年5月31日，广州罗技被核准的时间是2003年12月26日，苏州罗技向人民法院起诉主张权利在5年期限内。二审法院没有认定驰名商标，仅就企业字号“广州罗技”与苏州的“罗技”商标之间是否构成商标侵权问题，适用最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释第1条第1款第（1）项的规定处理是正确的。

不过需要说明的是，即使苏州罗技向法院起诉的时间已经超过了5年期限，并非完全丧失法律救济途径。如果苏州罗技能够证明其“罗技”商标为驰名商标，并且广州罗技恶意注册或恶意使用“罗技”标志，则不应受5年期间的限制。在此情况下，就有必要对“罗技”商标是否属于驰名商标进行认定，作为保护权利的前提条件。

（七）对本案的思考

1.为什么说商标法第41条第2款和第3款规定的5年期间不属于“除斥期间”？

2.商标法第41条第2款对驰名商标的认定有何影响？

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