商标与相关域名的冲突及其解决-巨人网络通讯

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【案例】宝洁公司诉天地公司商标侵权、不正当竞争纠纷案

（一）案情简介

宝洁公司为一家始于1905年的跨国公司，1996年“tide”在我国注册为商标。核准使用的范围是“香皂、肥皂、洗涤剂及擦亮制剂”。后经过续展，该商标的有效期至2006年5月7日。另，宝洁公司还在我国注册了“tide/汰渍”拼音与汉字的组合商标，该商标的有效期至2007年9月6日。此外宝洁公司还在世界多个国家与地区注册了“tide”和“tide/汰渍”组合商标，其中在有的国家或地区有曾经被认定为驰名商标的记录。xx宝洁洗涤用品有限公司为宝洁公司在中国投资设立的公司，被获准在其生产、销售的产品上面使用“tide”和“tide/汰渍”商标。经过原告以及Xx宝洁洗涤用品有限公司的多年努力与宣传，“tide”和“tide/汰渍”商标已经家喻户晓。1995年7月宝洁公司在国际互联网注册了www.tide.com域名。被告某电子集团生产经营的产品涉及电子信息领域，于1993年开始即在其经销的电子产品上面使用“tide”字样。其中1993年某集团经销的计算机主机、显示器、键盘等实物上面均标有“tide”字样，并且在销售发票中也予以了注明。某集团于1998年4月就已经注册了www.tide.com.cn域名。

（二）本案涉及的知识点

商标保护是否当然延伸至网络空间，其保护程度如何？

如果当事人有合法的理由注册使用域名，其权利不受任何人侵犯，包括驰名商标的注册人或权利人。

（三）与本案有关的现行法规

商标法第13条就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用。

就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。

最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释第1条第3款将与他人注册商标相同或者相近似的文字注册为域名，并且通过该域名进行相关商品交易的电子商务，容易使相关公众产生误认的，属于商标法第52条第（5）项规定的给他人注册商标专用权造成其他损害的行为。

（四）当事人的意见及其理由

本案原告诉称，原告公司是一个世界知名的跨国企业，在世界多数国家和地区均进行了“汰渍”商标注册，并被多个国家认定为驰名商标。原告在申请域名注册时，发现WWW.tide.com.cn域名已经被某集团抢注，因此起诉至法院，诉请：1.判令被告立即停止商标侵权及不正当竞争行为，立即停止使用并撤销其已经注册使用的"www.tide.com.cn”域名；2.判令被告承担本案的全部诉讼费用。

本案被告辩称，“tide”是某集团企业名称“tiandi”的简化形式。经过我方多年努力，“tide”在电子信息领域已经有很高的市场占有率，没有必要抢注原告的域名。而且有证据证明我公司早已在生产销售的产品上使用"tide”标志，注册使用"www.tide.com.cn"域名是企业自身的需要，并无侵犯宝洁公司商标权和抢注域名的恶意，请求法院驳回宝洁公司的诉讼请求。

（五）法院的判决结果及其理由

法院认为，由于某集团提交的证据能够证明其在1993年起已经在经销的产品中使用了“tide”标志，应当认定其与“tide”有联系。其注册并且使用“www.tide.com.cn"域名有正当的理由，不构成对于宝洁公司商标权的侵犯，也不构成不正当竞争。由于本案件的纠纷已经解决，故也勿须认定“tide”是否驰名商标的问题。遂判决驳回宝洁公司的诉讼请求。

（六）评述

域名与商标权的冲突，是知识经济时代新兴的域名与传统商标保护体系的冲突，如何界定传统商标在网络世界的延伸，是法院面临的难题之一。

1.商标专用权在网络空间的延伸

（1）域名及其标示性。按照中国社科院唐广良研究员给域名及其作用的定位，[1[域名仅仅是表示一个单位、机构或者个人在国际互联网上的确定的名称或位置，域名需要进行登记才能使用。在互联网上注册使用的域名具有技术性和标识性功能。就技术功能而言，它是一种网络上的地址；就识别性功能而言，它是一种互联网上的标志，类似门牌号码，供人们在互联网上识别。在公众心目中，域名本身并无价值性，仅仅是一组数字而已。但是随着域名的使用与域名拥有人的大力宣传，域名可以作为其企业商誉的一个有效注册部分，从而赋予其价值性。只有那些已经在市场上建立一定信誉、拥有一定公众认知度的商业标识或非商业性身份标识被注册为域名后，享有的域名方具备标识价值。域名此时在互联网上的作用与企业名称或商号在其企业商誉中的作用相近似，甚至与商业标识的作用完全类似（我们简单地称为域名标识）。特别是国际互联网推出中文域名注册后，文字商标与中文域名在电子商务中的距离愈来愈接近了。因此，究竟是保护域名本身与保护经过域名拥有人精心培育的域名的延伸——域名标识，是存在本质区别的。

(2)驰名商标及其认定。TRIPS协议第16条之二、三款明确规定：在确认一商标是否驰名时，各成员应当考虑到该商标在相关部门为公众所了解的程度，包括该商标因宣传而在该有关成员方地域内获得的知晓程度。美国的《联邦商标反淡化法》从8个方面提供了判定是否驰名的因素。我国商标法结合相关国际公约以及国际惯例，在第14条规定了认定驰名商标应当考虑到的因素：一是相关公众对该商标的知晓程度；二是该商标使用的持续时间；三是该商标的任何宣传工作持续的时间、程度和地理范围；四是该商标作为驰名商标受保护的记录；五是该商标驰名的其他因素。其保护进程自巴黎公约第6条之二规定对驰名商标保护以来，经历了以下阶段：.①巴黎公约规定的保护是限定在“相同或者类似商品上”，其余一般商标的保护没有实质性区别，仅仅明确了驰名商标的概念，但是并没有明确其具体内容特别是判定标准。当然该规定既包括已经注册的驰名商标，也包括未经注册的驰名商标。就是说限于在相同或者类似商品申请注册、已经注册或者未经注册已经使用的商标是复制、仿造或者翻译他人驰名商标的，且达到混乱的程度，而采用拒绝、取消侵权商标注册，禁止使用措施予以保护(此时一般认为与普通商标无异)。②TRIPS协议第16条之二、三明确规定对于驰名商标的保护延伸到驰名服务商标，从而取得了跨类保护。首先规定了驰名商标的保护延伸到查明的服务商标；其次，对于已注册的商标的保护范围扩大到禁止在类似商品或者服务上使用与驰名商标相同或近似的标志。③将驰名商标保护延伸到域名领域。1999年世界知识产权组织和巴黎联盟大会通过的《保护驰名商标联合推荐条款》第6条规定，至少当域名或其基本组成部分构成对驰名商标的复制、模仿、意译、音译，或域名被恶意注册或使用时，域名将被认定为与驰名商标冲突；对于与驰名商标冲突的域名，商标权人有权要求域名注册机构撤销其注册，后将其转让给驰名商标所有人。从中得出驰名商标延伸到域名领域，已将与驰名商标相同或相似的名称注册为域名作为驰名商标所有人的一项禁止权予以确认。但是违反此项规定的行为是被认定为商标专用权侵权，还是属于不正当竞争侵权不够明确。另外，特别需要强调的是：该条款仅仅停留在推荐阶段，还没有被多数国家接受。美国的《联邦商标反淡化法》是从商标淡化理论来解决域名与驰名商标的冲突的。商标淡化具体含义：减少、削弱驰名商标对商品或服务的识别性和显著性能力的行为。反淡化法立足于保护商标所有人权益(并没有明确商标专用权)，凡是构成商标淡化的行为，无论在驰名商标所有人与他人之间是否存在竞争关系或存在误解和混淆的可能性，都是应予以制止的。反淡化所依据的理论是驰名商标巨大的商誉和价值：一个商标一旦驰名，便获得了独立的价值，其主要功能不在于对来源的区别而是体现其所有者的信誉和名声，因此商标可脱离产品和服务请求法律保护，这种保护不仅仅只是为了防止混淆，更是为了防止驰名商标的声誉受到不法竞争的损害。将他人驰名商标注册为域名将削弱其商标在网上的识别性，损害商标所有人通过域名进入网络空间的权益，妨碍其利用商标声誉在网络空间开拓市场，因此属于商标淡化行为。

(3)我国的司法保护实践。我国对于商标在网络环境下的保护的司法实践一直是走在理论的前列。最高人民法院为了解决网络环境下的商标与域名冲突于2001年7月17日公布了专门的“网络司法解释”。其中第7条的法律适用明确了域名与驰名商标冲突的法律性质。该条规定，人民法院在审理域名纠纷案件中对符合本解释第4条规定的情形，依照有关法律规定构成侵权的，应当适用相应的法律规定；构成不正当竞争的，可以适用民法通则第4条、反不正当竞争法第2条第1款的规定。另外，“网络司法解释”第4条规定了侵权的构成要件必须四项同时具备才能构成，缺一不可。而其中对于驰名商标，当被告域名或其主要部分构成对原告驰名商标的复制、模仿、翻译或音译时就构成相似性的条件；而与一般的注册商标、域名等相同或近似外，还需要足以造成相关公众的误认才能构成相似性。另外强调了只有在被告具有侵权故意(恶意)的情形下，驰名商标的权利人才可能将专用权延伸至域名领域。第5条排除恶意的界定是：被告举证证明在纠纷发生前其所持有的域名已经获得了一定的知名度，且能与原告的注册商标、域名等相区别，或者有其他情形足以证明其不具有恶意。而在此后不久通过实施的《中文域名争议解决办法》在吸收“网络司法解释”的基础上，在第9条中规定，“在收到争议通知之前，域名持有人已开始正当地使用该域名，或者在其提供商品或服务过程中，善意地使用与该域名相同的标记，且已因而获得相当的知名度的，不认定具有恶意”。第10条进一步明确了“反向域名侵夺”的几种情况中被争议域名的注册及使用没有恶意，也没有给注册商标人带来不利影响，或者这种影响属于正常的商业竞争，则认定投诉人具有“反向域名侵夺”。

2.驰名商标的适度保护原则

(1)个案认定、被动保护原则。在现行商标法没有修订之前,就人民法院是否能够认定驰名商标的问题曾经有过争议。由于原商标法过分强调行政执法作用，甚至在1996年国家工商局专门出台的《驰名商标认定和管理办法》中规定工商行政管理机关为驰名商标的认定与管理的唯一机构，其他任何组织和个人不得认定或者采取变相方式认定驰名商标。而TRIPS协议第16条之二回避驰名商标由主管机关认定的规定，而是交由各国自己立法予以解决。我们认为按照商标法相关规定，在我国驰名商标的认定部门包括工商机关的行政认定和人民法院的司法认定。过去采用的主动认定、批次认定，导致许多企业误将驰名商标当成一种荣耀，当成能够给企业带来额外利益的工具，而淡化了维权手段的?应有涵义。实际上我国法院早在1992年就有过认定驰名商标的判例。[1）法院认定驰名商标应遵循以下原则：①被动认定原则。巴黎公约对于驰名商标认定规定“成员方应当依职权或应当事人的请求”进行认定，规定了既可以依照当事人的申请被动认定，也可以依照职权主动认定。因此认定驰名商标在不同的部门可以采取不同的方式，如商标局可依当事人申请被动认定，也可以依照职权从保护公共利益的角度主动认定也是符合巴黎公约与TRIPS协议的。但是法院应当严格被动认定原则，因为受到知识产权私权属性直接影响，商标权属于私权，法院则恪守不告不理、不申请就不认定原则。商标权人提起诉讼后如果不申请法院确认驰名商标，法院不会主动去启动驰名商标确认程序。为此最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释（下称解释）第22条明确规定，人民法院在审理商标纠纷案件中，根据当事人的请求和案件的具体情况，可以对涉及的注册商标是否驰名依法作出认定，其中当事人的请求是启动驰名商标确认程序的前提。②个案认定原则。法院只能就个案认定驰名商标，无论法院是否认定某一商标是否为驰名商标，其结果都只适用于该法院审理的具体案件。对于其他案件，对于与该案件无关的事，并不产生法律上的直接影响。法院在具体案件中是否认定某一商标为驰名商标的结论不能渗透出个案诉讼的围墙。法院对驰名商标的认定只对该法院该案件有效，对于其他法院审理的与该商标有关的案件，对于同一法院审理的涉及该商标的案件都不直接发生影响。因此有人精确概括：从纵向看，法院认定的驰名商标，只在该法院审理该案件的期间有效；从横向看，法院对驰名商标的认定只对个案有影响。

(2)权利限制原则。只有在涉及未在我国注册的驰名商标进行保护，以及对商标是否需要跨类保护时，才需要进行商标是否驰名的认定。否则，法院没有任何必要就某一商标是否驰名进行认定。同时要明确一个原则，驰名商标仅对个案有效，在一定条件下，可以作为他案认定的参考。按照解释第22条的规定，如果当事人对历史上曾经被行政主管机关或者人民法院认定的驰名商标请求保护的，对方当事人对涉及的商标不持异议，法院对没有异议的驰名商标认定记录，在综合考虑的基础上直接认定。但当事人一旦提出异议，法院仍然需要按照商标法第14条进行重新审查。

其次，驰名商标可以跨类保护不等于可以跨类使用，驰名商标的认定同样受到产品和服务分类的限制，驰名商标权利人在该商标核定使用的审判或服务以外不得自称为驰名商标，否则将因误导消费者而受到行政处罚。

(3)本案一审期间，某集团没有提供注册域名前已经使用“tide”标志的证据，仅作出“tide”是其企业某名称的汉语拼音“ti-andi”的缩写，理由不够充分。因此法院认定，对于汰渍公司的驰名商标而言，某集团未经许可，将该驰名商标注册为域名并且使用该域名的行为已经损害了汰渍公司的合法权益，构成侵权。二审期间某集团提供了其于1993年开始即在其经销的电子产品上面使用“tide”字样。其中1993年某集团经销的计算机主机、显示器、键盘等实物上面均标有“tide”字样，并且在销售发票中也予以了注明，已经形成一定的知名度。已经有充分的证据证明某公司享有在先的权利，而没有证据证明1993年某集团使用时汰渍商标已经在中国属于驰名商标。汰渍公司力图使其商标被认定为驰名商标，并以驰名商标的扩大化保护为理论基础来讨回涉案域名，这一思路本来没错，但忽略了法院认定驰名商标的时间性，即使法院最终认定了汰渍的商标为驰名商标，该商标也只能是在1996年至本案审理结束这一期间驰名，它并不能扩展到1996年前。即使按照商标法第13条的规定，对于未在我国注册的驰名商标的保护仅限于相同或者类似商品或者服务上，对于不同或者不相类似商品或服务，不适用该规定。而某集团早在汰渍商标驰名之前的1993年就在其销售的产品上使用了tide字样，此后被告基于这一使用注册并使用www.tide.com.cn域名，应当说有正当理由，不构成对汰渍公司商标权的侵犯和不正当竞争。因此二审法院最终认定某集团早在汰渍公司商标驰名前的1993年就已经在其经营的产品上使用“tide”标志，而且“tide”标志在其经营领域内已经有一定的知名度，此后被告基于该使用注册并且使用“www.tide,com.cn”域名，应当认定为有充分的理由，故不构成对汰渍公司商标权的侵犯和不正当竞争。最终法院驳回了汰渍公司的诉讼请求。

综上，本案例的判决也印证了我们的观点，域名可以与驰名商标并存。至于域名在今后的使用过程中，是否存在淡化驰名商标的可能性问题，已经超出本文探讨的主题。

（七）对本案的思考.

商标保护能否延伸至网络空间？域名与商标产生冲突的处理原则是什么？

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