商标隐形反向假冒的认定及处理-巨人网络通讯

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商标隐形反向假冒的认定及处理

【案例】如皋市某机械厂与某公司商标侵权纠纷案5〕

（一）案情简介

如皋市某机械厂系从事印刷机械生产及销售的企业，1991年12月20日通过转让方式，取得南通市某机械厂用于印刷机械的“银雉”商标，并将该商标标识同产品技术参数和厂名一起制作成产品铭牌，固定于其生产的胶印机上。“银雉”牌印刷机械在市场上享有一定的声誉，某公司于1997年7月注册设立，经营范围包括印刷机械的组装、修理和销售。该公司自设立以来，通过购买他人旧的印刷机械进行修整，去除原印刷机械上的商标标识，重新喷涂后，将不带任何标识的裸机或贴上自己的铭牌以大修机的名义销售给用户。其中包括印刷机械厂生产的“银雉”牌胶印机，至诉讼时止，某公司的这一行为仍在继续中。某公司在庭审中承认了这一事实，并自认对3台印刷机械厂的印刷机，进行整修后剥离原商标无标识再次出售，并在整修印刷机械时使用了印刷机械厂的图册。某公司在与用户所签订的合同中，注明所出售的胶印机“已大修”，用户并不清楚所购印刷机的原生产厂家。

（二）本案涉及的知识点

1.商标反向假冒的相关规定及其构成要件和分类；

2.对他人的旧机械加以整修能否成为自己的产品？去除原商品上商标无标识再次出售能否构成商标侵权？如果侵权其属于什么性质与类型？

（三）与本案有关的现行法规

商标法第52条第（4）、（5）项规定：“有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：4.未经商标注册人同意，更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的；5.给他人的注册商标专用权造成其他损害的。”

（四）当事人的意见及其理由

原告印刷机械厂诉称，被告某公司自设立后，长期从事回购原告生产的“银雉”牌胶印机进行翻新，在除去原告印刷机械厂的“银雉”商标后，不再使用任何标识进行销售，妨碍了原告“银雉”牌商标知名度的扩大，挤占了原告胶印机在相应市场的份额，构成了对原告印刷机械厂“银雉”商标专用权的侵犯，请求判令被告立即停止侵犯原告商标权的行为，并赔偿损失，承担本案的案件受理费及其他诉讼费用。

被告辩称，其受其他客户的委托，对原告印刷机械厂的旧胶印机进行修理，收取修理费，与客户之间并不是买卖关系，是合法的修理行为，没有侵犯原告印刷机械厂的商标权。请求判令驳回原告印刷机械厂的诉讼请求。

（五）法院的判决结果及其理由

法院认为，原告某机械厂通过受让取得原南通市某机械厂注册用于印刷机械的“银雉”牌商标，对该商标拥有合法的所有权及使用权，并享有禁止他人使用该商标的权利，对商品和商标的离断行为是侵犯商标专用权的行为。被告在购买原告印刷机械厂已经出售的旧印刷机械后更换破损部件并重新喷涂，这种整修和粉饰不可能改变原机械本身的功能和性质；整修后的印刷机械并不因此而成为被告自己的产品，仍属于印刷机械厂的产品，其去除印刷机械厂印有“银雉”商标的铭牌后作为自己的产品销售，构成了实质上的仿冒行为，侵犯了原告印刷机械厂对“银雉”商标的专有使用权。

由于双方当事人属同一行政区域，被告以低廉的价格销售其整修后的旧印刷机械，无疑将挤占一定数量的印刷机械市场，印刷机械厂受到一定的损失是毋庸置疑的，但印刷机械厂不能举证证明其所受损失，而被告由于其没有正常的财务记录，也难以确定其所获利润，因此本案适用法定赔偿。法院遂依法判决：1.被告自本判决发生法律效力之日起立即停止侵犯原告某机械厂注册商标专用权的行为；2.被告于本判决发生法律效力之日起5日内赔偿原告印刷机械厂损失计人民币40000元，并支付原告某机械厂的合理开支12000元，合计人民币52000元。

（六）评述

无论是实行注册取得商标，还是规定使用取得商标，商标均因使用而产生价值。所谓商标权，其实质就是商标权人使用注册商标标识的权利以及因使用商标而能够获得的利益。它首先表现为自主标识权，即商标权人有权自己决定是否使用及如何使用商标的权利。其次是他人禁用权，禁用权一般都是法律的明确规定。从现行法规来看，我国的商标权保护法规都是禁用权的规范，.而忽略了对商标标识权保护的明文规定，其实，就商标的侵权行为而言，商标权人的标识权本不该被忽视，因为商标侵权行为所损害的并非商标本身，而是损害商标权人因使用商标而能够获得的一种期待利益。随着消费者认牌购物消费习惯的形成，商标也从简单的标志功能逐渐扩张为一种商品信息的载体，消费者已经把商标与商品的质量、品质、生产商的信誉等联系在一起，商标的“本体”已不仅仅是由文字、数字、图形、颜色或其组合构成的标志、符号，而是商家的市场信息和声誉，能够加强该商标所标识的商品的竞争力，从而使商标成为生产者与消费者之间最为直接的纽带。从维护市场竞争秩序和消费者利益的角度，商标无疑担当起了服务公共利益的职能，其具有的公益功能与其私益性一样，同样不容置疑。因此，商标权人的商标标识权是商标保护体制中一个不可回避的问题。

1.除去他人商品上的商标，’属侵犯注册商标专用权的行为[1)

如上所述，注册商标专有权的内容就是自主标识权和他人禁用权，有学者将之概括为“行”与“禁”两个方面〔2〕，即商标注册人在核定的商品上有权自主选择商标的使用方式，有权许可他人使用。对商标权利人而言，使用权是“本”，是目的；“禁用权”是“标”，是手段。如果我们过于关注商标禁用权而忽视使用权，就难免本末倒置。〔3〕依照法律规定，未经商标注册人的同意，任何人都不得使用或近似使用与注册商标相同或相似之标记于同一商品或类似商品，商标权人还有权禁止他人未经许可撤换其依法贴附在商品上的商标标识。在商品上标识注册商标，是商标权人获得商标彰显的功能和各种利益之基础，没有使用行为，商标就不可能产生应有的功能并为商标权人带来利益。所以，擅自将他人标识在商品上的商标除去或更换，从外表上消灭了商标权人在其商品上标识商标的行为，分离了商标与商品的同一性联系，从而阻断了商标权人利用商标传递商品信息及商家信誉的渠道，使商标权人的商品在市场上“蒸发”，创牌的努力被化为乌有，在不知不觉中为假冒行为人做“嫁衣裳”，失去原本树立信誉的机会，损害了商标注册人在市场上的竞争力，使商标功能丧失,并由此损害了商标权人因使用商标而能够获得的利益。这无疑是对商标权人使用权的直接侵害，这种行为还属于未经许可擅自处分商标的行为，因而也是对商标禁用权的否定。同时，也剥夺了消费者对商品真实来源的知情权。所以，无论是除去注册商标人在商品上的商标，无标识投入市场，还是用其他商标更换原商品上的注册商标，再投放市场，都是对注册商标专有使用权的一种直接伤害，都属侵犯商标权的行为。因此，本案被告的行为，无疑构成了对原告“银雉”注册商标专有权的侵害。

2.本案被告的行为属于“隐性”反向假冒方式的商标侵权

商标上的假冒，一般是指未经商标注册人的许可，假冒者在自己制作或销售的同一种商品或类似商品上使用与注册商标相同或近似的商标，使人误以为假冒行为人制作或销售的商品系商标注册人生产的商品，此谓商标的正向假冒；与此相对应，未经商标注册人许可，擅自将其标识在商品上的商标除去或更换上自己的商标，向公众隐瞒商品的真正生产者，使人误以为假冒行为人出售的商品系其自己生产的商品，此谓商标的反向假冒。如前所述，除去或者更换他人商品上的商标的行为，直接侵犯了注册商标权人对注册商标的专有使用权，并严重地损害了注册商标的功能，损害了注册商标权人因使用商标所能够获得的利益，理应受到法律的制裁。国际社会普遍制定相应立法来制止这种反向假冒行为〔1〕，如法国知识产权法典第713-2条明确规定：非经所有人同意，不得消除或变动依法贴附的商标标识。澳大利亚1995年商标法第148条规定：未经许可撤换他人商品上的注册商标或出售这种经撤换商标后的商品，均构成刑事犯罪。我国香港特别行政区《商业标记法例》第32条规定：撤换他人所提供之商品上的商标而后再出售，构成商标侵权。

根据假冒行为人行为方式的不同，可以将反向假冒区分为两种情形：一是未经许可将商标注册人的商品上的商标除去，换上自己的商标，并将该商品作为自己的产品再次出售的行为；二是擅自将商标注册人的商品上的商标除去，无商标将该商品再次出售的行为。前者明显地在商品标识上表示出了假冒行为，因而被称为“显性”反向假冒，后者则无法直接从商品上辨别出假冒行为人，所以被称为“隐性”反向假冒。〔1〕反向假冒行为人往往都通过对商品进行再包装使公众误认为该商品来自于行为人。不论是“显性”反向假冒，还是“隐性”反向假冒，都反映了反向假冒的基本特征：即将他人商品虚假表述为自己的商品。我国于2001年10月27日修订后的商标法第52条第（4）项引入了制止反向假冒的制度，从法条文义上看，也许是受到“枫叶”诉“鳄鱼”替换商标案件的司法实践影响，侧重规定了以侵权人自己的商标替换原有商标的“显性”反向假冒。〔2〕对除去原有商标，无标识将该商品再次出售的“隐性”反向假冒规定不够明确。“隐性”反向假冒的商标侵权行为，其构成要件有5个:一是商品来源于原商标权人；二是商标权人为其商品在消费者心目中建立信誉已经付出了努力，即能使商标发挥其功能；三是行为人擅自除去商标权人商品上的商标使之成为无标识产品；四是行为人将该无标识产品再次投入市场；五是行为人的这种虚假表述引起或足以引起消费者的混淆，使消费者不能识别商品的真实来源，并使商标权人受到损害。

本案中，被告从原告印刷机械厂的用户手中购进“银雉”牌旧胶印机，经过修理并重新喷漆后，擅自除去“银雉”商标，不在产品上标识任何识别性标记，以自己的名义再次对外销售，使人误以为被告就是该胶印机的生产者，进而从印刷机械厂为自己生产的商品在用户中建立的信誉中获取不正当利益。所以，被告的行为构成了“隐性”反向假冒类型的商标侵权。

3.商标所有人已经售出的商品被他人去除商标后再次进入市场，其商标权并未“用尽”

本案中，被告侵权行为指向的标的物，是原告某机械厂的用户已经使用过的“银雉”牌旧胶印机。因此，审理中有观点认为，按照“商标权利国内用尽”的一般理论，某机械厂对于其已经售出的胶印机，不能行使商标专用权，用户如何处置该台印刷机，包括机器上的“银雉”商标在内，都不构成对某机械厂权利的侵犯。所以，被告的行为不构成商标侵权。这种观点有失偏颇。商标以其识别商品来源、证明商品品质的功能，为商标权人在市场上建立起自己的信誉，其强烈的私益性毋庸置疑；商标的这种识别性也极大地促进了商品的流转，市场的发展同样需要所有的商品便于识别才能有效地保护消费者的权益，这是商标公益性功能的体现。因此各国制定商标法的目的不仅仅是为了保护商标权人的合法利益，也是为了防止商品来源上的误认、欺诈和混淆，从而保护消费者的利益和市场应有的秩序。商标保护的核心问题是制止“混淆的可能”。所以，尽管商标权是私权，但保护商标权不能以牺牲商品的自由流通为代价。为了平衡商标权利与商品自由流通之间的矛盾，世界各国普遍采用了“商标权利国内用尽”的原则。“商标权利国内用尽”原则是就具体出售的商品而言的，即商标所有人本人或经其同意，将带有其注册商标的商品投放国内市场后的流通过程中，在一般情形下，商标赋予所有人的专用权不得用来禁止他人对带有其注册商标的商品进行转售或分销。换言之，如果商标权人自己许可了一批商品的销售，则他人再如何转卖这批带有其注册商标的商品，该商标权人无权过问。但是，我们也不能因为强调商品的自由流通而牺牲市场的秩序性。商品无论经过多少次转售，在到达最终用户之前必须保持商标权人第一次允许出售时的原样，这是市场秩序的必然要求，正因如此，“商标权利国内用尽”原则只有在商品到达最终用户之前保持商品原样的条件下才能发生法律上之效力，否则就不能适用该规则来对抗商标权人。正如《欧共体商标条例》第13条规定的那样：任何经商标权人许可而投入共同体市场上的商品上所带的商标，均不会在转售中构成侵犯商标权，除非转售人在转售之前改变了有关商品的原样。1988年12月21日《欧共体理事会第一号指令》第7条第1款也作了类似的规定，该条第2款还规定：如果商品状况在投放市场后被改变或损坏，如重新包装、重贴商标、标签等，则商标所有人有正当理由对抗该商品的进一步商业流通。

本案中，被告以低价从印刷机械厂的用户手中购进“银雉”牌旧胶印机，然后将购进的“银雉”牌旧印刷机除去带有商标的铭牌，经修理并重新喷漆后无标识再行销售。这一节事实表明，其一，经被告修理的“银雉”牌胶印机仍处于商业流通的过程之中，被告并非是最终用户，“银雉”商标对该胶印机所承担的功能还未最终完成。其二，被告在除去印刷机械厂的“银雉”商标标识后，以自己的名义将胶印机无标识销售给用户，破坏了“银雉”商标与其标识的产品的同一性，割断了商标权人与消费者之间的关系，使用户无从了解产品的真实来源，误以为该胶印机来自被告，从而造成了产品来源的混淆。因此，被告的行为显然不符合“商标权利国内用尽”原则的适用条件。

4.被告对其无标识销售的商品事先所作的修理，不影响“隐性”反向假冒行为的成立

本案审理中，被告已经将购入的“银雉”牌旧胶印机进行了整修并重新喷漆，因此有观点认为，被告已加入了自己的劳动，该胶印机已非原样商品，故其除去“银雉”商标后无标识销售给他人，不符合“隐性”反向假冒的商标侵权条件。我们以为，在假冒产品与真实产品之间的关系上，一般情形下，反向假冒只是除去或更换原商品上的商标标识，使之变成不法行为人的“产品”。但在现实生活中，不法行为人“搭便车”除了采用单纯的“拿来主义”方式外，为了隐蔽其侵权故意，还往往对用来假冒为自己的产品的原商品进行重新“包装”，加入了不法行为人自己的所谓“劳动”后再行投入市场。因此，如何认定“修理过产品”与原商品之间的关系，无论是对“显性”反向假冒的判定还是对“隐性”反向假冒的判定，都有现实的意义。对此，我国目前既无法律可供适用，也无相关的成例以资借鉴。国外类似案例如美国1947年的“火花塞”一案〔1〕，该案的被告收集已经使用过的原告生产的“冠军”牌火花塞，经修理后再次销售，并在销售时保留了原告产品上的“冠军”字样。法院认为被告的行为是使消费者误以为被告提供的是新产品，属于不正当竞争行为，因而法院下达禁令，要求被告必须在其修理过的产品上印上清晰可见的“修理”字样以示区别。该案虽然不属于反向假冒案，但该案中法官对“修理过的产品”的解释，对于我们理解反向假冒中假冒产品与真实产品之间的同一性很有帮助。审理该案的法官认为，“冠军”牌火花塞虽然已经使用过，但它仍然是“冠军”牌火花塞，修理并没有给予它们一种新的设计，究其可能性来说，只不过是恢复它们原有的状态。据此，在反向假冒行为中，行为人对他人商品的修理，从物质形态角度，并没有也不可能使原商品达到成为另一种产品的程度，“修理过的产品”仍是原商品。行为人的修理行为只不过是“重新包装”的一种形式而已，行为人以包括修理在内的“重新包装”过的他人商品冒充自己的产品的侵权故意，与行为人以他人的原样商品冒充自己产品的反向假冒的侵权故意没有实质性区别。从立法例看，我国香港特别行政区也在1991年《商业标记法例》第9条明确规定:无论以更换、增添或其他方式，虚假标识自己出售的或加工的商品，均构成商标犯罪不因此，反向假冒的产品应当既包括被用于假冒的原样商品，也包括被用于假冒的经过修理的原商品。本案中，被告对购进的“银雉”牌旧胶印机进行整修并重新喷漆，不仅使用了印刷机械厂的机械结构图册作为修理依据，而且更换的也是印刷机械厂生产、销售的零部件，没有也不可能改变原产品的架构和功能，使之成为其自己的产品。因此，其将修理后的胶印机除去“银雉”商标标识，无标识销售给其他用户，不影响其“隐性”反向假冒行为的构成。

（七）对本案的思考

什么是商标的反向假冒？其内容分类和构成要件是什么？

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