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商标续展期间的权利保护

案例：“飞天”商标续展期间侵权诉讼纠纷案

（一）案情简介

甲公司系一家生产齿轮产品的公司。1991年10月3日，甲公司为其产品注册了“飞天”商标。在商标有效期内的1998年3月11日，甲公司与乙公司签订了一份商标权使用许可合同，约定乙公司从合同签订之日起可以在自己生产的齿轮产品上使用甲公司的“飞天”注册商标，使用期为4年，使用费为每年25万元。之后，甲公司到商标局对注册商标使用许可合同进行了备案。在“飞天”商标10年有效期届满后的6个月宽展期内，2001年12月5日，甲公司向国家商标局递交了“飞天”商标的续展申请书。2002年1月，甲公司发现市场上出现了大量由丙公司生产的使用“飞天”注册商标的齿轮产品。经调查发现，由于丙公司与乙公司曾达成一份关于许可使用“飞天”商标的协议，但并未得到甲公司同意。

（二）本案涉及的知识点

1.注册商标的续展权、专用权受法律保护；

2.处理续展期间解决原则是贯彻私法自治和溯及力原则。

（三）与本案有关的现行法规

商标法第38条注册商标有效期满，需要继续使用的，应当在期满前6个月内申请续展注册；在此期间未能提出申请的，可以给予6个月的宽展期。宽展期满仍未提出申请的，注销其注册商标。每次续展注册的有效期为10年。续展注册经核准后，予以公告。

第46条注册商标被撤销的或者期满不再续展的，自撤销或者注销之日起1年内，商标局对与该商标相同或者近似的商标注册申请，不予核准。

最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释第5条商标注册人或者利害关系人在注册商标续展宽展期内提出续展申请，未获核准前，以他人侵犯其注册商标专用权提起诉讼的，人民法院应当受理。

商标法实施细则第27条注册商标需要续展注册的，应当向商标局提交商标续展注册申请书。商标局核准商标注册续展申请后，发给相应证明，并予以公告。续展注册商标有效期自该商标上一届有效期满次日起计算。

（四）当事人的意见及其理由

原告甲公司诉称，其作为“飞天”注册商标的所有人，依照商标法的规定，有向商标局进行续展申请的权利，注册商标在续展期内应当受法律的保护。丙公司在其齿轮产品上使用甲公司的注册商标，构成对甲公司商标权的侵犯，请求判令丙公司停止侵权行为，并要求赔偿损失。

被告丙公司辩称，在宽展期的6个月内提出续展申请的，注册商标的有效期已经届满，在商标局核准续展申请之前，法律对注册商标不予保护，续展申请人无权以商标权人的资格请求法律保护。

（五）法院的判决结果及其理由

法院认为，甲公司在其注册商标有效期满后的宽展期内提出了续展申请，丙公司对甲公司注册商标的使用发生在甲公司提出续展申请之后。甲公司在续展申请被核准注册之前起诉请求对其注册商标进行保护，人民法院应当受理。对于甲公司要求丙公司立即停止使用该注册商标的请求，法院应当支持。但是，对于甲公司要求丙公司承担赔偿责任的请求，视续展申请是否被核准注册而予以支持或驳回。

（六）评述

众所周知，我国实行的是商标注册管理制度。注册是商标原始取得的最重要的方式。与传统所有权制不同，注册商标权的法律保护采用的是“固定保护期限+续展”模式，该模式亦是国际通例。所谓注册商标的续展，是指商标权人依据国家相关法律的规定，在法定期限内提出申请以使注册商标有效期得以延续，并使商标权人商标专用权受法律保护的活动。然而，正是由于续展制的存在，使得注册商标专用权的效力在上下两个保护期的交接点上出现波动性，尤其是宽展期内的注册商标。这一波动性为商标实践带了难题，有必要加以厘清。

1.注册商标保护期的演变

从我国清朝政府于1904年颁布的历史上第一部商标法规——《商标注册试办章程》开始，包括新中国成立以来先后制定的五部商标法律和法规，即1950年政务院公布的《商标注册暂行条例》、1963年国务院公布的《商标管理条例》、1982年8月23日第五届全国人大常委会第24次会议通过的《中华人民共和国商标法》、1993年2月2日第七届全国人大常委会第30次会议通过的《关于修改〈中华人民共和国商标法〉的决定（第一次修正）》、2001年10月27日第九届全国人大常委会第24次会议通过的《关于修改〈中华人民共和国商标法〉的决定（第二次修正）》，均确立了商标有效期与续展制度，规定注册商标的有效期满可续展。但该制度在1963年的《商标管理条例》中发生了变化。该条例采用了两分法，对国内、国外注册商标的有效期规定了不同的有效期限，国内注册商标的有效期自商标核准注册之日起，到企业申请撤销之时止，即只要企业不倒闭，其注册商标的有效期是无期的，对外国商标的注册有效期规定为10年。〔1〕然而，这种内外有别的设置与国际惯例并不相吻合，不利于国际交往。如德、日、韩等国商标专有期间为1。年。从1982年起，我国现行商标法就将注册商标有效期统一规定为10年，期满如需要继续使用的可以在规定期间内申请续展。这一期限也略高于TRIPs协议所规定的“商标的首次注册及各次续展注册的保护期，均不得少于7年。商标的续展次数应系无限次”要求。由此可见，注册商标的保护期限规定是确定性与不确定性的统一。一方面，包括首次注册在内的每一次所获得的商标保护期均不得少于10年，这是确定的；另一方面，对于每一个具体的商标而言，其保护期又是不确定的，依该商标的续展次数而论。有一个公式可以对一注册商标的保护期限作出描述：X=10*(1+Y),其中X代表总的保护期，Y代表从0开始计算的续展次数。因此，只要需要，并在规定期间内办理续展手续，在经过商标局审查核准后，注册商标权人就可以继续享有商标专用权，并受法律保护。

2.续展期与续展期间商标的效力认定原则

续展期，是指法律所规定的商标权人申请延续其注册商标的有效期、进而对其注册商标进行继续法律保护的期间。我国商标法第38条规定：“注册商标有效期满，需要继续使用的，应当在期满前6个月内申请续展注册；在此期间未能提出申请的，可以给予6个月的宽展期。宽展期满仍未提出申请的，注销其注册商标。每次续展注册的有效期为10年。续展注册经核准后，予以公告。”换言之，一旦注册商标的续展申请经核准后，注册商标从原有效期届满之下一日起继续受法律保护；如果续展申请最终被驳回的，商标权自注册商标有效期届满时消灭。但注册商标的续展并不是任何时间都可以进行的。商标权人续展申请欲产生商标效力延续的法律效果，则必须在法律所规定的期间内进行。以注册商标的有效期满之日为界线，分为期满前的6个月和期满后的6个月，两者相加为一年(12个月)。注册商标有效期满前6个月，是注册商标的正常续展期间，此时若他人在该续展期内非法使用商标权人的商标，因商标权人的注册商标专用权仍在法律保护期内，其效力自无异议。但仍存在一个可能的法律问题，因商标权人续展申请至核准公告这一过程尚需假以时日，现实理想的状态是，核准公告在注册商标有效期满前公布；但事情有时并非如此，核准公告往往需跨越有效期满之日。于是，在注册商标有效期满后至续展申请是否被核准之间会出现一特殊期间，在此期间内注册商标专用权可以说是处于不确定的状态下。同样，作为宽展期内的注册商标续展，其更是从一开始就处于这样一个效力不确定的状态下。体现在以下两种情况：第一，若原商标权人在宽展期前未申请续展，则其他经营者在宽展期内在相同或相似商品上使用与该商标相同或相近似的商标或做其他相关使用，而后原商标权人又在宽展期内申请续展并得到了核准所产生的纠纷及权利的不稳定状态；第二，若原商标权人在续展期未申请续展或未被核准，而又在宽展期内使用该商标，并且同时其他经营者在宽展期内也在相同或近似商品上使用了相同或近似的商标所产生的商品的混淆和市场秩序的不稳定状态；第三，尤其是碰到企业改制（包括法人分立）或者原商标注册人歇业或破产的，商标期限届满后是否申请续展？由谁申请续展？更处于不确定状态。那么在该状态下的注册商标是否受法律保护？如何保护？各国法律上一般采用两个原则，即申请原则与溯及力原则。〔1〕所谓申请原则，是指如果商标权人（包括权利承受人）在法律规定的续展期内申请续展的，则注册商标受法律保护，否则不再受法律保护。所谓溯及力原则，是指在注册商标有效期满后的宽展期内申请续展的，经核准注册后，从有效期满之次日起开始计算续展注册的有效期。这样，注册商标可以不间断地受到法律保护。除此之外我国商标法规定了需有“需要继续使用的”之意思表示。

3.续展期间商标的法律保护

从上文的分析，我们可以看出处于续展期间注册商标的效力，尤其是在注册商标期满后至被核准之间的商标效力，既不同于处于有效期内的商标，效力无争议；又不同于期满未申请续展被注销的商标,完全失去效力。对此学界历来存在两种观点：一是认为续展属于商标权期限的延长，凡是基于该商标权所发生的一切法律关系，均应当随着商标权期限的延长而延长；二是认为注册商标的续展属于商标权期限的更新，因此，基于该商标权所发生的其他法律关系，不一定都随商标权期限的更新而更新。我们认为，总体上而言，注册商标的续展无论是国外还是国内，都是一项程序上的工作，不需要申请指定商品，附送的商标图样也与申请注册时相同，除个别情况外，注册商标权人提出的续展申请基本被核准，〔2〕因此，法院可以认可其效力的先定力。最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第5条就规定：“商标注册人或者利害关系人在注册商标续展宽展期内提出续展申请，未获核准前，以他人侵犯其注册商标专用权提起诉讼的，人民法院应当受理。”国家工商行政管理局也曾于《关于商标行政执法中若干问题的意见》（已于2004年6月30日失效）第12条规定：“在注册商标的宽展期内，商标注册人提出续展申请且被核准的，商标专用权连续存在，他人在此期间内使用与该商标相同或者近似商标的，属于商标侵权行为；商标注册人未提出续展申请，或者提出续展申请但未被核准的，该商标专用权自有效期满后不受法律保护。请求保护处于宽展期的商标的，投诉人应当提供续展申请证明，否则，工商行政管理机关不予立案；已经立案的，应当中止，待续展核准情况确定后再行处理。”

根据上述法律规定及原则，在司法上，对续展期间内的注册商标专用权的保护分三种情况：（1）续展期内，注册商标权人未提出续展申请的，因注册商标专用权处于待定状态，人民法院应不予干预。因为商标权作为一项私权，商标权人有权决定是否需要继续使用、是否需要享有商标专用权。因此，在商标注册人未提出续展申请、依法作出继续享有商标专用权决定之前，人民法院理应本着私法自愿原则，尊重当事人的意思表示，人民法院可不予立案受理。若商标权人确需以他人侵犯其商标专用权诉讼的，人民法院可在注册人作出续展申请之表示的前提下，予以立案受理。（2）续展期内，注册商标权人已提出续展申请的，未获核准之前，商标权人以他人侵犯其商标权提起诉讼的，人民法院应当予以受理。因为随着商标权的续展申请作出，商标权人已依法表达了其继续享有商标专用权并期望获得法律保护的意愿，若无意外情况，该商标将会获得续展，因此根据溯及力原则，人民法院应及时地对商标权人的专用权提供法律保护。当然在具体审理时，一般按照续展商标属于商标权的延长理论，直接裁决制止商标侵权行为；对于是否损害赔偿问题，等到商标权续展授权后，予以裁判。本案中，法院对于甲公司要求丙公司立即停止使用该注册商标的请求，予以支持。但是，对于甲公司要求丙公司承担赔偿责任的请求，视续展申请是否被核准注册而予以支持或驳回，是正确的。（3）续展期内，注册商标权人提出申请并获核准，他人在此期间内侵犯商标权人商标专用权的，商标权人在核准之后起诉的，因法律所规定各要件已完成，依溯及力原则，商标权人的商标的有效期自上一有效期满之日起算，此时的续展期内的商标专用权效力已处于现实的确定状态下，人民法院理应予以受理并及时作出判决，提供全面的法律保护。

（七）对本案的思考

引发续展期间注册商标效力争议的成因是什么？如何更好地保护宽展期内的注册商标？

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