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解决商标权、外观设计专利权、著作权冲突的对策

解决知识产权冲突问题的对策，是我国研究知识产权冲突问题的专家、学者研究的重点，不少专家、学者从不同的角度提出了自己的观点。如赵家华同志认为，在“处理著作权与商标权等权利之间的冲突时，首先应当从完善法律制度入手,尽快修改现行的知识产权法以及相关法律、法规”。但未具体指出如何完善法律制度，如何修改现行知识产权法以及相关法律、法规。高山行同志认为:“对善意注册不当的商标不应实施撤销程序，应坚持由版权人实施注册商标申请中的异议程序来保护自己的版权。”“利用版权原则对抗恶意的商标抢注行为。”安建同志认为，解决著作权与商标权冲突的实体上的对策是合理界定《著作权法》中的“使用”概念、合理界定《商标法》中的在先权利、合理解决著作权与商标权的冲突。解决著作权与商标权冲突的程序上的对策是完善商标审查与注册制度,建立法院与商标主管机关的会商制度。赵敏同志认为，在解决外观设计专利权与商标权的权利冲突时应遵循“保护在先权利人”的原则。上述观点对解决我国的知识产权冲突问题是十分有益的，但都不够系统、全面，要解决商标权、外观设计专利权、著作权冲突的问题,就必须对解决商标权、外观设计专利权、著作权冲突的对策作深入的探讨。

一、正确理解并执行相关法律、法规

我国《商标法》对商标注册申请、商标注册的审查和核准、注册商标的撤销及争议的裁定、商标权的保护等作了具体规定，我国《专利法》对授予专利权的条件、专利的申请、专利申请的审查和批准、专利权的无效、专利权的保护等作了具体规定，我国《著作权法》对著作权、著作权使用合同等作了具体规定，如果商标注册申请人、外观设计专利申请人、商标权人、外观设计专利权人、著作权人、商标局、专利局都能正确理解并执行相关法律、法规，可以在一定程度上解决商标权、外观设计专利权、著作权的冲突问题。

作为商标注册申请人，申请商标注册的商标使用了他人已取得专利权的外观设计时,应当在申请商标注册前与外观设计专利权人订立书面使用许可合同或者取得使用许可，就可以防止商标权与外观设计专利权发生冲突。作为外观设计专利权人,应当密切注视商标局编印的《商标公告》,外观设计专利权人认为商标局初步审定并予以公告的商标侵犯其合法的在先外观设计专利权的，可以在公告之日起3个月内提出异议，阻止商标局对该商标的核准注册,防止商标权与外观设计专利权发生冲突。商标局应当密切注视专利局授予外观设计专利权的情况，申请商标注册的商标使用了他人已获得专利权的外观设计且未取得许可时，驳回商标注册申请人的申请,防止商标权与外观设计专利权发生冲突。

作为外观设计专利申请人，申请专利的外观设计使用了他人注册商标的文字、图形等构成要素时，应当在申请专利前与商标注册人订立书面使用许可合同或者取得使用许可，防止外观设计专利权与商标权发生冲突。专利局应密切注视商标局编印的《商标公告》，申请专利的外观设计使用了商标局初步审定并予以公告的商标的文字、图形等构成要素,且该外观设计的专利申请日晚于该商标的初步审定公告日的,或者使用了他人注册商标的文字、图形等构成要素的，驳回其专利申请，防止外观设计专利权与商标权发生冲突。

作为商标注册申请人，申请商标注册的商标直接或者间接地来源于他人的作品时，应当在申请商标注册前与著作权人订立书面著作权使用合同或者取得使用许可，防止商标权与著作权发生冲突。作为著作权人，应当密切注视商标局编印的《商标公告》，著作权人认为商标局初步审定并予以公告的商标侵犯其合法的在先著作权时，可以在公告之日起3个月内提出异议，阻止商标局对该商标的核准注册，防止商标权与著作权发生冲突。作为外观设计专利申请人，申请专利的外观设计使用了他人的作品时，应当在申请专利前与著作权人订立书面著作权使用合同或者取得使用许可，防止外观设计专利权与著作权发生冲突。

二、切实执行在先权制度

关于在先权的概念，我国法律、法规、最高人民法院的司法解释及专利局、商标局、版权局的规章均无明文规定，国内外专家、学者尚未取得一致看法。有学者认为,相对于商标权而言,“在先权”系指他人在“待注册商标”申请注册之前依法享有的民商事权利。还有学者认为，在先权利(priorright),或先前权利，严格讲不是法律上的一个特定概念。人们通常所说的在先权利，是指同一权利客体，可以同时或先后受到多种权利的保护，对于依法先产生的权利，则被称为在先权利。笔者认为,在先权或者在先权利是一个相对性的概念,相对于某个特定的权利或者行为而言,在该特定权利或者行为之前产生的权利为在先权或者在先权利。

“尊重和不侵犯他人的知识产权在先权利是知识产权保护的重要原则。任何人在使用自己的知识产权时不得侵犯他人的知识产权。”根据《巴黎公约》第六条之五第二款的规定，申请注册的商标不得侵犯被请求保护的国家第三人的既得权利，否则,不予核准注册，已核准注册的应当撤销。根据《TRIPS协议》第十六条第一款的规定，商标权不得损害任何已有的在先权。由于各国对既得权利、在先权的理解、范围的界定等差异较大，《巴黎公约》未界定既得权利的概念和范围,Cnups协议》未界定在先权的概念和范围。马来西亚、新加坡、以色列、香港、爱尔兰、英国、圭亚那、南非、澳大利亚、新西兰等国家和地区的商标法规定,Patent（专利）、Patented（已获专利）、Registered（已注册）、RegisteredDesign（注册设计）,Copyright（版权）等不得作为商标的构成要素。白俄罗斯1993年2月5日生效的《商品和服务商标法》规定,下列商标不得注册:“与他人在同种商品上已获得商号名称权的商号名称相同或混淆相似的商标”，“他人在白俄罗斯受保护的工业品外观设计”，“非经版权所有人或主管机关的同意,用在白俄罗斯知晓的他人的科学、文艺或艺术作品的题目或引语做商标”。冰岛1969年1月1日起施行的《商标法》规定，“含有他人已受保护的文学和艺术作品的特有名称的，或者侵犯他人对该作品的版权以及他人的专利权、外观设计专利权和摄影作品的权利的”的商标不能取得注册。丹麦1992年1月生效的《商标法令》规定，对下列商标不予注册:“未经同意,可译成企业名称或个人姓名组成的商标或商标中的某一成分,或者由他人的真实财产的主要名称或复制品组成的商标或商标中的某一成分。”“未经批准，由可以译成他人已受保护的文学或艺术作品的主要标题组成的商标或者商标中的某一成分;或者侵犯了他人基于上述作品上的版权、摄影图片或者工业产权的商标。”意大利1992年12月4日生效的《商标法》规定，“会对他人已拥有的版权、工业产权或者其他专用权构成侵害的标记”不得作为商标的构成要素。墨西哥1991年6月制定并生效的《促进和保护工业产权法》规定，“文学艺术或科学作品的名称和小说或人物的名称”不能作为商标注册，“但依有关法律已取得作者同意的除外”。法国1991年的《商标法》规定，“有损于在先权利的标记”不得作为商标注册的标记。该法对在先权利的范围作了界定。印度尼西亚、爱沙尼亚、马来西亚、波兰、芬兰、挪威、葡萄牙、瑞典、西班牙、巴西、古巴、哥伦比亚、秘鲁、委内瑞拉等国的商标法对在先权问题也做了规定。

1982年的我国《商标法》对在先权问题未作规定，1993年修订的我国《商标法实施细则》第二十五条第一款第（四）项只使用了在先权利这一术语，对在先权利的概念、范围未作界定。1992年第一次修订的我国《专利法》对在先权问题未作规定。但是，2000年8月25日第二次修订的我国《专利法》第二十三条已将在先权制度引入了该法，该法的这一规定可以有效地防止外观设计专利权与合法在先的商标权、著作权及其他合法的在先权利发生冲突，在我国知识产权立法方面迈出了可喜的一步。我国《商标法》第九条第一款和第三十一条将在先权制度引入了该法，商标局在审查申请注册的商标时，就可以以申请注册的商标侵犯了他人合法的在先权利为由，驳回该商标注册申请人的申请，从而有效地防止商标权与合法在先的外观设计专利权、著作权及其他合法的在先权利发生冲突。

因此，我国应借鉴法国的做法,在我国《商标法》和《商标法实施细则》中规定“申请注册的商标不得侵犯他人合法的在先权利”，并对合法在先权利的范围作出规定。

三、建立人民法院与商标局、商标评审委员会、专利局、专利复审委员会的会商制度

为了解决商标权与外观设计专利权权利冲突问题，国家工商行政管理局与专利局协商后，就处理商标权与外观设计专利权权利冲突的问题取得了两点一致意见:“一、商标权与外观设计专利权是重要的知识产权，分别受《商标法》和《专利法》的保护，这些权利的取得应遵守《民法通则》中的诚实信用原则，不得侵害他人的在先权利;二、对于以外观设计专利权对抗他人商标专用权的，若该商标的初步审定公告日期先于该外观设计申请日期,在该外观设计专利被撤销或者宣布无效之前，工商行政管理机关可以依照《商标法》，及时对商标侵权案件进行处理。”最高人民法院就如何解决知识产权权利冲突问题也提出了自己的意见:人民法院受理的知识产权纠纷案件或者其他民事纠纷案件中,凡涉及权利冲突的,一般应当由当事人按照有关知识产权的撤销或者无效程序,请求有关授权部门先解决权利冲突问题后，再处理知识产权的侵权纠纷或者其他民事纠纷案件。经过撤销或者无效程序未能解决权利冲突的，或者自当事人请求之日起3个月内有关授权部门未作出处理结果且又无正当理由的，人民法院应当按照《民法通则》规定的诚实信用原则和保护公民、法人的合法的民事权益原则,依法保护在先权利人或在先使用人享有继续使用的合法的民事权益。应当指出的是，国家工商行政管理局、专利局和最高人民法院的上述做法在一定程度上可以解决商标权、外观设计专利权、著作权冲突的问题,但并不能解决商标权、外观设计专利权、著作权冲突的全部问题,且有部门规章、司法解释的效力高于法律、行政法规之嫌。

人民法院在审理与商标权有关的外观设计专利侵权纠纷案件、与外观设计专利权有关的商标侵权纠纷案件和与商标权、外观设计专利权有关的著作权侵权纠纷案件时，应当综合考虑各方面的因素，主动征求商标局、商标评审委员会、专利局、专利复审委员会的意见,取得一致认识，相互配合，避免人民法院的裁判与商标局的决定、商标评审委员会的决定或裁定,专利局的决定、专利复审委员会的决定不一致的情形，防止商标权、外观设计专利权、著作权发生冲突。

四、按照保护合法在先权利人利益的原则处理商标权、外观设计专利权、著作权之间的冲突问题

同一知识产权的客体既受我国《商标法》的保护，又受我国《专利法》、《著作权法》的保护时,其权利产生的时间有先有后，可以把先产生的权利叫做在先权利，后产生的权利叫做在后权利。在先权利和在后权利的主体为同一主体时，就会产生对同一知识产权客体的双重或者多重保护问题;在先权利和在后权利的主体为不同主体时，就会产生知识产权的权利冲突问题。如由甲企业主持、代表甲企业意志创作并由甲企业承担责任的一幅美术作品于1996年8月10日创作完成，甲企业于1996年8月16日分别以该美术作品作为商标申请注册、以某工业品的外观设计申请专利，商标局于1997年2月5日核准注册了该商标,国家专利局于1997年6月5日授予外观设计专利权，该美术作品既受我国《著作权法》的保护，又受我国《商标法》、《专利法》的保护。如果甲企业创作完成该美术作品后，乙企业以该美术作品作为商标申请注册，该商标于1998年9月6日被核准注册,丙企业以该美术作品作为某工业品的外观设计申请专利，国家专利局于1998年10月5日授予专利权，由于在先权利和在后权利的主体不是同一主体，就产生了商标权、外观设计专利权、著作权之间的冲突。

在处理商标权、外观设计专利权、著作权之间的冲突时，有人认为在先权利一定优于在后权利，在先权利和在后权利发生冲突时，保护在先权利而不保护在后权利①。笔者认为,上述观点是值得商榷的。商标权、外观设计专利权、著作权发生冲突时,在决定保护哪个权利而不保护哪个权利时,不是取决于权利取得的时间,而是取决于在后权利的取得有无实质上的法律依据。如果在后权利的取得既有形式上的法律依据，又有实质上的法律依据,就要在特定的范围内既保护在先权利又要保护在后权利;如果在后权利的取得仅有形式上的法律依据,而没有实质上的法律依据，就要保护在先权利而不保护在后权利。在上例中，如果乙企业以该美术作品作为商标申请注册之前,既未与甲企业签订使用该美术作品的书面合同,也未取得甲企业的许可，那么，乙企业就侵犯了甲企业合法的在先著作权,该商标权的取得仅有形式上的法律依据，没有实质上的法律依据。因此，乙企业的在后商标权与甲企业的在先著作权发生冲突后，就要保护甲企业的在先著作权而不保护乙企业的在后商标权。如果乙企业以该美术作品作为商标申请注册之前与甲企业签订了使用该美术作品的书面合同或者取得了甲企业的许可，那么，该商标权的取得不仅有形式上的法律依据，而且还有实质上的法律依据。因此,乙企业的在后商标权与甲企业的在先著作权发生冲突后，应在该注册商标的使用范围内保护乙企业的在后商标权，在该注册商标的使用范围之外保护甲企业的在先著作权。

笔者认为，按照保护合法在先权利人利益的原则处理商标权、外观设计专利权、著作权之间的冲突包括以下两层含义：

其一,在后权利的取得侵犯他人合法的在先权利的,该在后权利的取得仅有形式上的法律依据,而没有实质上的法律依据，该在后权利和在先权利发生冲突时，只保护该合法的在先权利不保护该在后权利。

其二，在后权利的取得未侵犯他人合法的在先权利的，该在后权利的取得既有形式上的法律依据，又有实质上的法律依据，该在后权利和在先权利发生冲突时，既要在特定范围内保护合法的在先权利，又要在特定范围内保护在后权利。作为合法在后权利的商标权与合法在先的著作权发生冲突时，既要在该注册商标的使用范围内保护合法在后的商标权，又要在该注册商标的使用范围之外保护该合法在先的著作权;作为合法在后权利的外观设计专利权与合法在先的著作权发生冲突时,既要在该外观设计专利的使用范围内保护合法在后的该外观设计专利权，又要在该外观设计专利的使用范围之外保护该合法在先的著作权;作为合法在后的商标权（外观设计专利权）与合法在先的外观设计专利权（商标权）发生冲突时,既要在该外观设计专利（注册商标）的使用范围内保护合法在先的外观设计专利权（商标权），又要在该注册商标（外观设计专利）的使用范围内保护合法在后的商标权（外观设计专利权）;作为合法在后的商标权、外观设计专利权同时与合法在先的著作权发生冲突时，既要在该注册商标、外观设计专利的使用范围内保护合法在后的商标权、外观设计专利权,又要在该注册商标、外观设计专利的使用范围之外保护该合法在先的著作权。

应当说明的是，在研究商标权、外观设计专利权、著作权冲突的原因和对策时，应充分注意“作为'在先权利’的著作权应当‘穷竭’于何处”、“美术作品用于工商业标记而产生的权利属于谁”的观点。刘春田教授认为:“一件美术作品的著作权,无论权利主体如何变更,只要该权利处于法定保护期间之内，权利人都享有以各种方式对作品进行利用，并享有获得收益的权利。”美术作品被用作商标时，该美术作品的著作权“应当在作品用作商标之际，就‘穷竭’了”。"美术作品用作商标或装潢，就使用方式和法律性质而言，都是一种质变。从使用方式上看，是将纯美术作品，转变为工商业标记，功能发生了变化;从法律性质上看，是从著作权法律关系，媛变为工业产权法律关系，已经超出了著作权人所支配和控制的范围。这种新的使用方式，形成了新的财产关系或财产权——商标权。相对著作权而言，它也是一个质变。为了和'在先权利'相区别，我们权且称之为'在后权利'。在这个前提下，对该图案的利用,只要不超出工商业标记这种识别标记的范围，无论其产品或服务的经营状况如何，都与‘在先权利'无关，其中都不再含有著作权的利益。所以，著作权人的利益，在'在后权利'面前'穷竭’了，‘在后权利‘不应属于著作权人,而应当属于工商业标记的利用人。”“谁把美术作品用于工商业标记，谁使用该标记向市场提供产品或服务，谁就是该标记的财产权所有人，即商标权人。该美术作品的著作权人无权分享商标权领域内产生的权利。”郑成思教授认为：“一个享有版权的作品，只要被他人未经许可而当做商标使用,版权人的权利就‘穷竭’了的观点是没有法律根据的。"“'未经许可而将他人的美术作品用作工商业标记而产生的权利属于谁？'答案只能是‘答非所问因为未经许可的侵权行为不应产生新的权利。”郑教授在其发表的文章和出版的专著中对上述观点做了详细的阐述。

笔者认为，他人经著作权人许可，将受著作权法保护的美术作品当做商标使用并取得商标权的，法律应在该注册商标的使用范围内保护商标注册人的商标权，在该注册商标的使用范围之外保护该著作权;他人未经著作权人许可,将受著作权法保护的美术作品当做商标使用,商标使用人的使用行为属于侵犯著作权的行为，不会导致该作品著作权的穷竭。如果未经著作权人许可而将受著作权法保护的美术作品用作商标时，该作品的著作权就穷竭了,就不会发生该商标权与著作权的冲突了。因此，美术作品被用作工商业标记而产生的权利属于谁应视具体情况而定。如果他人经著作权人许可，将受著作权法保护的美术作品用于工商业标记，由此而产生的权利属于工商业标记的使用人;如果他人未经著作权人许可，将受著作权法保护的美术作品用于工商业标记，该使用行为是侵权行为，不存在由此而产生的权利属于谁的问题。

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