在认定商标侵权行为时应注意的问题-巨人网络通讯

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在认定商标侵权行为时应注意的问题

1.关于商标权人未能正确使用的注册商标，是否影响商标侵权行为的认定问题

实践中，有的商标权人没有按照我国《商标法》的规定使用其注册商标,如自行改变注册商标的文字、图形等构成要素，在2001年12月1日之前使用注册商标时未标明“注册商标”字样或注册标记,等等。只要上述注册商标未被商标局撤销或者注销，其商标权就受法律保护,行为人未经商标权人许可在相同的商品或服务上或者类似的商品或服务上使用与商标权人未能正确使用的注册商标相同或者近似的商标的，不影响商标侵权行为的认定。如日本花王株式会社使用在香皂、肥皂上的“KAO花王”商标已在我国获得注册，但日本花王株式会社在使用该注册商标时，既没有标明“注册商标”字样，也没有标明注册标记髭）或广东汕头谷饶新美化工厂未经日本花王株式会社许可，在洗发水、护发素上使用“KAO花王”商标。广东汕头谷饶新美化工厂的行为就构成了侵犯日本花王株式会社“KAO花王”商标权的行为。

2.关于工贸双方注册的同一商标的问题

工贸双方注册的同一商标是指同一注册商标的商标权由工业企业和外贸进出口企业分别享有的商标。其中，工业企业只能在国内销售使用该注册商标的商品，但不得用于外销出口；外贸进出口企业只能向国外出口使用该注册商标的商品，但不得用于国内销售。工业企业将使用该注册商标的商品用于外销出口，或者外贸进出口企业将使用该注册商标的商品用于国内销售，必须取得对方的同意。

在我国《商标法》实施之前，我国曾经根据工业企业和外贸经营单位在国内外市场的需要，采取变通办法,核准工贸双方分别在内销和出口的相同商品上注册同一商标，出现了同一商标有两个或两个以上所有权人的情况。上述情况是20世纪60年代中央工商行政管理局根据当时我国工业企业没有出口经营权，只有外贸企业有出口经营权的外贸体制，并考虑到外贸企业到国外申请商标注册时，一些国家要求其必须先在原国注册该商标的实际情况,而在商标注册上采取的一项相应措施后形成的。十年动乱期间，我国的商标注册制度受到严重破坏，出现了许多混同商标。1979年，国家工商行政管理局对全国混同商标进行了全面清理,但鉴于当时外贸体制的状况，对工贸双方注册的同一商标决定暂时予以保留。随着经济体制改革和对外贸易的发展，工贸双方注册同一商标所产生的矛盾日益尖锐，由此引起的商标纠纷愈益增多，已影响了工业生产和外贸出口。所以,国家工商行政管理局经过调查研究和广泛征求有关部门的意见,本着既兼顾工贸双方的利益，又维护国家整体利益,既保护企业的合法权益,又维护社会经济秩序，保障我国出口贸易的顺利进行，具体问题，具体处理，不搞“一刀切”的精神，于1990年6月13日下发了《关于解决工贸双方注册同一商标问题的意见》,该意见对解决工贸双方注册同一商标的问题提出了如下处理意见：

第一,1966年11月以前注册的商标，依据当时的商标法规,谁注册在先，该商标归谁所有,注册在后的一方,不再享有商标所有权。

第二，在1966年11月至1979年10月期间注册的商标，谁先使用归谁所有，使用在后的，不再享有该商标所有权。

第三，注册商标曾经由转让人和受让人依法申请转让注册并经核准的，该商标归受让人所有,如当时未经原注册人同意，只由受让人或者某个组织单方面将该商标办成转让的,均视为无效，商标仍归原注册人所有。

第四，工贸双方注册的同一商标，其中一方多年来确实没有使用，或基本不使用，或经营不善、经济效益很差的,应放弃该商标，将商标归属于多年来一直使用的或经营管理能力强、经济效益好的另一方。

第五，在确定某一商标归一方所有后,另一方应将其在国内外注册的相同商标一并转让，不能因国内注册商标转让导致国外注册商标权的丧失。（个别不再用于出口商品的商标除外）

第六,商标归由一方所有后，应允许另一方继续使用两年，作为过渡;也可以由双方协商共同使用商标的期限，但应签订商标使用许可合同报商标局备案。

在正式确定商标归一方所有后，另一方应按照我国1982年的《商标法》的有关规定,办理注销注册商标的手续。

根据上述意见，大部分工贸双方注册同一商标的问题已经得到解决，但仍存在少数工贸双方注册同一商标的问题没有得到解决，对这部分未解决的工贸双方注册同一商标的问题，国家工商行政管理局于1990年12月29日下发了《关于重申工贸双方注册同一商标使用原则的通知》，重申了工贸双方注册同一商标的使用原则：

第一，外贸企业拥有出口商品商标专用权，只能用于安排出口货源、经销出口商品时使用，不得用于内销商品的生产和销售，也不得擅自许可他人在内销商品上使用;工业企业拥有内销商品商标专用权，不得擅自用于出口商品。

第二,外贸企业需要将出口商品转内销，或工业企业需要将内销商品转外销时,双方必须签订商标使用许可合同。若一方未经对方许可，超越自己商标专用权范围使用商标的，属于侵犯对方商标专用权的行为,应比照1982年的《商标法》第三十九条的规定予以处理。

人民法院和工商行政管理机关在认定和处理工贸双方注册的同一商标引起的商标侵权纠纷案件时,应当参照上述原则处理。

3.关于平行进口是否构成商标侵权行为的问题

平行进口通常是指甲分别在A国和B国申请注册同一商标，甲将在B国注册的该商标许可给乙在B国使用,A国的丙从B国购买乙生产的使用该注册商标的商品进口到A国的行为。

关于平行进口是否构成商标侵权行为的问题，理论上主要有两种观点:第一种观点认为，平行进口构成商标侵权行为。其理论根据是商标权的“地域原则”或者商标权的“地域性”，即商标权只在注册国受法律保护。甲分别在A国和B国注册的同一商标，虽然商标权都属于甲，但是，它们是相互独立的，分别受A国和B国的法律保护，丙将乙在B国生产的使用该注册商标的商品进口到A国，无疑是对甲在A国的商标权的侵犯。因此,平行进口构成商标侵权行为。第二种观点认为,平行进口不构成商标侵权行为。其理论依据主要有两点:一是“权利穷竭”或者“权利用尽”。商标权人一旦许可他人使用其注册商标或者将使用其注册商标的商品销售出去，其商标权就“穷竭”了。既然平行进口的商品所使用的注册商标是商标权人许可使用的，商标权人的商标权在许可他人使用其注册商标时已经“穷竭”了，他人进口使用该注册商标的商品就不存在侵犯商标权人商标权的问题。二是不会造成“公众误认”。法律保护商标权的目的在于维护商标权人的信誉，保护用户和消费者的利益，维护社会经济秩序,而不是让商标权人利用商标权去垄断和控制市场。商标的本质功能和作用是识别商品或者服务，进口商品所使用的确实是商标权人许可使用的注册商标,表明这些商品的来源或出处是真实的，不存在造成公众误认的问题。因此，平行进口不构成商标侵权行为。

关于平行进口是否构成商标侵权行为的问题，各国的立法都尚无明文规定，平行进口不构成商标侵权行为是大多数国家目前的做法。笔者认为，我国也应认定平行进口不构成商标侵权行为。

4.关于在先使用人在原商品范围内使用他人已注册的商标的问题

上海少年儿童出版社出版的《少年文艺》于1953年创刊，由宋庆龄书写刊名、题词和撰写发刊词。该刊是新中国成立后第一本以少年为读者对象的文艺刊物，也是在相当长的时期内我国惟一的少年刊物。“文化大革命”期间被迫停刊。1977年复刊,是国务院提名的六个“面向全国的儿童刊物”之一。1976年7月，江苏少年儿童出版社开始出版《少年文艺丛刊》，每年出版二至三期,属于图书性质，不是期刊。1979年1月改为双月刊,刊名亦改为《少年文艺》,并上报新闻出版署登记。当时期刊出版登记管理制度尚未规范化，也缺乏检索重名的现代化手段,因而未发现两个《少年文艺》重名，批准了江苏《少年文艺》的出版。上海《少年文艺》曾多次致函江苏省委宣传部，要求江苏《少年文艺》改名。江苏省委宣传部于1980年3月以国家出版、邮电部门对杂志取名没有具体规定，刊名相同并不影响刊物的发行为由，拒绝更名。

1987年2月6日，国家新闻出版署、国家工商行政管理局联合发出《关于报刊杂志名称作为商标注册的几项规定》，规定刊物名称可以作为商标进行注册，取得刊物名称的专用权。1987年3月28日，江苏少年儿童出版社将“少年文艺”向商标局申请商标注册,1987年11月被核准注册，取得刊物的名称专用权。1989年3月，江苏《少年文艺》以上海《少年文艺》继续使用该刊名，构成商标侵权为由，向法院起诉。一审法院认为，《少年文艺》重名由来已久，应先由有关行政主管部门处理重名问题，待解决重名问题后再恢复诉讼程序。故裁定此案中止审理。此后，国家新闻出版署多次调解无效,致使同名的两刊物并存。解决此案的关键是解决法律与公平之间的冲突问题。

就上述案件而言，我国司法实践部门和学术界对如何解决法律与公平之间的冲突问题有两种观点。

一种观点认为，在先使用人在原商品范围内使用他人已注册的商标构成商标侵权行为。其理由是:第一，我国只保护注册商标。就一个注册商标而言，在商标局或者商标评审委员会正式撤销或者注销该商标之前,未经商标注册人的许可，在相同商品或服务上或者类似商品或服务上使用与该注册商标相同或者近似的商标的，就构成了商标侵权行为;在先使用人如果认为商标注册人侵犯了其在先使用权，应向商标评审委员会申请撤销该注册商标。第二,国外有“共同使用”制度，即未注册商标的善意在先使用人在该商标被他人申请注册后，仍可以继续使用该商标，但不能扩大使用范围;如果出现实际混淆,商标注册人可以要求在先使用人在使用该商标时加上适当的标志。“共同使用”制度是我国《商标法》将来所要解决的问题之一，不能以将来的、可能的法律制度或者法学理论研讨的观点否定现实的商标侵权行为。

另一种观点认为，在先使用人在原商品范围内使用他人已注册的商标不构成商标侵权行为。其理由是:第一，根据我国《商标法》的规定，注册商标与未注册商标共存,商标注册人对其注册商标享有包括商标专用权在内的商标权，未注册商标的使用人对其未注册商标不享有包括商标专用权在内的商标权，但是,未注册商标的使用人使用其未注册商标是合法的,在先使用人的这种合法使用行为不能因他人对该商标的在后注册而变成非法行为。第二，我国《商标法》及其实施细则规定的各种商标侵权行为均以过错为归责原则，行为人主观上有过错是构成商标侵权行为的要件之一。在先使用人在该商标被核准注册之前就已使用，在先使用人在原商品范围内使用该注册商标,其主观上没有过错，缺乏构成商标侵权行为的主观要件。第三,确认和保护知识产权不得侵犯他人的在先权利,是我国和世界大多数国家在知识产权立法和司法中普遍适用的一项重要原则。在我国大量的未注册商标中，一部分未注册商标通过使用人的长期使用，已经为公众所熟知，并能为使用人带来巨大的经济利益。而在实践中,这些已为公众所熟知的未注册商标恰恰是他人猎取的对象，他人以该商标申请注册并获得商标权后,即指控在先使用人侵权,要求停止侵权、赔偿损失。商标注册人的这种行为本身就是不公平的竞争，损害了在先使用人的利益，违反了确认和保护知识产权不得侵犯他人的在先权利的公认的原则。因此,对这种侵权指控不应支持。

上述两种观点从不同的角度分析和论证了在先使用人在原商品范围内使用他人已注册的商标是否构成商标侵权行为的问题，都有一定的依据和道理。但是,上述两种观点都存在一定的不足之处。第一种观点强调了我国《商标法》的基本规定,但是，忽略了1993年修订的我国《商标法实施细则》第二十五条第一款第（二）项和第（三）项的规定。1993年修订的我国《商标法实施细则》第二十五条第一款第（二）项规定的“已为公众熟知的商标”指的就是已为公众熟知的未注册商标;第（三）项规定的“他人合法的在先权利”包括未注册商标使用人的使用权。这种观点没有考虑未注册商标在先使用人的利益，没有考虑恶意注册他人已为公众熟知的未注册商标的情况。第二种观点过分考虑了未注册商标在先使用人的利益,过分考虑了恶意注册他人已为公众熟知的未注册商标的情况，但是，此观点与我国《商标法》的规定不符。

在我国《商标法》对商标使用人的在先使用权做出规定之前，应当认定在先使用人在原商品范围内使用他人已注册的商标构成商标侵权行为。这是因为:第一，根据我国《商标法》的规定，商标注册人对其注册商标享有包括商标专用权在内的商标权，未注册商标的使用人对其商标不享有包括商标专用权在内的商标权,该商标未核准注册之前,未注册商标的使用人对该商标的使用是合法的,该商标被他人申请注册之后,未注册商标的使用人对该商标的使用就是非法的。第二，他人就自己在先使用的已为公众所熟知的商标申请注册时,未注册商标的使用人可以在该商标的核准注册过程中，以该商标侵犯其合法的在先权利为由提出异议,阻止商标局对该商标的核准注册;该商标被核准注册之后，未注册商标的使用人可以以该商标侵犯其合法的在先权利为由，申请商标评审委员会撤销该注册商标。第三，未注册商标的使用人应当阅读《商标公告》，由于自己没有阅读《商标公告》，致使其在该商标的核准注册过程中，没有以该商标侵犯其合法的在先权利为由提出异议，在该商标被核准注册之后，也没有以该商标侵犯其合法的在先权利为由，申请商标评审委员会撤销该注册商标，该商标被核准注册之后仍使用该商标，就侵犯了商标的注册人的商标权。

5.关于1993年7月1日以前的服务商标的侵权认定问题

服务商标的侵权认定与商品商标的侵权认定是一样的。但是，由于我国是从1993年7月1日才开始受理国内服务商标的注册申请，给服务商标的侵权认定带来了一些特殊问题。截止至111993年7月1日，在相同或者类似的服务上已经存在大量的相同或者近似的服务商标，而它们之中只能有一个被核准注册;如果它们之中的某一个服务商标被核准注册后,禁止其他使用人使用该服务商标,对该注册商标以外的服务商标的使用人是不公平的。为了公平、合理地解决上述问题，1993年修订的我国《商标法实施细则》第四十八条做了如下规定：“连续使用至1993年7月1日的服务商标，与他人在相同或者类似服务上已注册的服务商标（公众熟知的服务商标除外）相同或者近似的，可以依照国家工商行政管理局有关规定继续使用。”行为人在相同或者类似的服务上使用与他人在相同或者类似的服务上已注册的服务商标（公众熟知的服务商标除外）相同或者近似的，只要行为人的使用行为符合上述规定，该使用行为就不构成商标侵权行为。应当强调的是，行为人的使用必须符合下列条件：

第一，继续使用人所使用的服务商标必须连续使用到1993年7月1日。即使用人在1993年7月1日前已经开始连续使用该服务商标，且1993年7月1日仍在使用该服务商标。但是，1993年7月1日前3年内一直未使用的除外。

第二，继续使用人必须在原范围内继续使用该服务商标。即不得扩大该服务商标的使用地域，不得增加该服务商标使用的服务项目，不得改变该服务商标的文字、图形等构成要素。

第三，继续使用人连续使用的服务商标不得与他人在相同或者类似服务上已为公众熟知的服务商标相同或者近似。

服务商标的注册人与继续使用人发生纠纷的，继续使用人应提供其1993年7月1日前连续使用该服务商标的证据。继续使用人连续3年停止使用可以继续使用的服务商标的，原使用人不得再继续使用该服务商标。继续使用人的使用与该服务商标的注册人的使用发生实际混淆，造成用户和消费者的误认的,继续使用人应在使用该服务商标时，增加地理标志，以区别于该服务商标的注册人的使用。

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