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非传统商标实用功能性的认定

美国联邦最高法院在Morton-Norwich案中确立了商标实用功能性具体的认定标准，其被称为Morton-Norwich四要素。TTAB一直将其作为判断非传统商标实用功能性的指导原则。商标功能性认定有赖于事实信息，例如标记是否包含实用新型专利、申请人在广告促销中对实用特征的宣传、是否存在可替代性设计以及该功能性特征是否来源于更简单或便宜的制造方法。

1.是否存在一项实用新型专利揭示非传统标记的实用性优点

各法院对于包含功能性特征的实用新型专利在判断非传统商标功能性时应占据的分量一直存在分歧。Traffix案中美国联邦最高法院最终解决了该问题，认为实用新型专利是证明所主张商标具有功能性的强有力证据。如果申请注册的商标是某实用新型专利的对象，且该项专利揭示了该特征的实用性特点，那么申请人就负有一种特别沉重的举证责任，以求推翻强有力的、得到证据支持的功能性理论。只要该专利披露了该设计的优势，那么专利是否有效或是过期，以及商标申请人本身是否是相关专利的权利人均不具有重要意义。

申请标记为专利所披露的事实本身并不具有决定性，因为并非所有被专利包含的设计都自动具有功能性。存在实用新型专利将大大增加将该特征视为具有功能性的法律推定的分量，但是如果当事人能够提出相反证据推翻这一推定，例如表明该特征仅仅是装饰性、偶然的或任意的，该标记仍然可以获得注册。审查员应当判断该专利是否实际上对于非传统商标中的外观特征提出了权利主张。如果没有提出主张或虽然提到了该外观特征，但只是作为一种任意或附带的特征，则该专利作为功能性证据的证明力就实质上消失了或完全被否定了。例如，Zippo案中，TTAB认为尽管申请人之前拥有一个打火机的专利，但是该专利仅仅涉及打火机的内部构造而非打火机的外表、打火机的实用功能，因此该设计不具有功能性。

2.申请人所作的广告是否宣传该商标具有实用性特点

申请人宣传其设计具有实用性的广告，通常是证明非传统商标具有功能性的有效证据。商标所有人如果在广告中宣传“该饮水杯的形状设计方便婴幼儿的小手握住”，则该饮水水杯的形状将被视为具有功能性。申请人需要提供任何有关该商品或服务的广告、促销、说明性材料或进行广告宣传的网站。尽管申请人通常会声称促销材料中宣传商品特征的实用性特点，仅仅是吹嘘而已，对于功能性分析没有什么分量，但是如果广告的陈述明显地强调了申请注册的设计的具体实用特征，该设计则被视为具有功能性。

申请人在所作的广告中对设计具有实用性特点的宣传，在部分案件的功能性评估中是非常重要的因素。例如在GibsonGuitar案中，申请人在广告中称此类独一无二的形状能够创造出更加平衡而且浑浊更少的声音，TTAB据此认定该吉他琴体的设计具有功能性。但是有些广告对于商品实用性的宣传并不被法院视为功能性的依据，例如在AmericanGreetings案中TTAB接受了当事人的主张，认同该广告仅仅是吹捧而已。

3.申请商标是否存在可替代性设计的事实

美国《反不正当竞争法第三次重述》强调是否存在替代性设计是认定功能性的决定性要素。为了反驳功能性的初步证明，申请者通常会提交可替代性设计的证据，以此证明特定的商品设计在本行业并不存在竞争需要。审查员需要审查申请注册的商标所体现的特征是否存在替代设计，以及该替代设计是否会导致更大的生产成本。但是2001年在Traffix案中，美国联邦最高法院明确表示，如果由于某项实用新型专利或广告陈述，以及事实表明特定的设计对商品制造的成本或质量产生了积极影响，从而有明确的证据证明所申请的设计具有功能性，那么就不必再考虑是否存在可用的替代设计。如果不明确所申请设计的实用功能性，那么替代设计可行性的证据可能有所帮助。

许多法院认为，美国联邦最高法院的Traffix案判决并没有明晰替代性设计在判断功能性问题方面所起的作用。正如马里奥法官所说，美国联邦最高法院在此问题上的态度非常难以捉摸。小编认为，美国联邦最高法院在Traffix案中的观点并不意味着替代性设计不再作为认定功能性应考虑的要素。法院认为，如果一项标记根据InwoodLaboratories定义被视为具有功能性，则不能仅仅因为存在替代性设计而保护该标记。上述判决仅仅说明是否存在替代性设计并非判断功能性的独立要素。这并不意味着，替代性设计并非判断功能性的证据之一。一项标记是否具有功能性需要多种类型证据给予支持，替代性设计的考虑有助于判断一项标记是否符合InwoodLaboratories定义界定的功能性。替代性设计仍然是认定功能性必须考虑的要素之一。

4.申请商标是否来源于相对简单或便宜的制造方法的事实

如果非传统标记来源于一种相对简单或便宜的制造方法，则证明该标记具有功能性。如果特定设计可以起到节约成本的作用，则其具有功能性，反之并不亦然，即便申请人主张其设计的成本更高或更困难，并不能证明该设计不具备功能性。例如，在NorthAmericanPhillips案中法院认为三头剃须刀的三面圆角设计可能起到节约成本的作用，因此具有功能性。在MeadowCraft案中法院认为该商品设计不仅有利于储存和堆放，而且可以节约原材料。在Ameri?canNationalCan案中法院认为，尽管生产带有凹槽状的饮料瓶形状可能制作工序更加复杂，但是这种设计仍可能起到节约原材料的作用。

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