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分案申请，不是想分就分——从一件专利行政复议案件看分案申请的审查标准

来源：中国知识产权报/中国知识产权资讯网

　　分案申请制度为保护发明创造提供了便利，但有些专利申请人利用该制度，提交大量权利要求与原申请权利要求非常类似的申请作为分案申请，这既浪费了审查资源，也使公众很难对一项发明创造的保护范围进行预判。

　　专利审查工作是专利保护的源头和专利制度运行的基础，如何把握分案申请的审查标准，提高分案申请的审查质量和效率，发挥好审查的引导作用值得关注。笔者通过一件专利行政复议案例，在对比国外有关分案申请的法律规定和审查实践的基础上，论述和分析分案申请的审查标准，并提出适用建议。

　　典型案例

　　2017年10月31日，某公司向国家知识产权局提交了一件名称为“一种省力操作的旋转拖把”的实用新型专利申请（下称原申请）；2018年11月14日，该公司以原申请为基础，提交相同名称的分案申请（下称分案申请）；2018年12月14日，国家知识产权局针对原申请发出授予实用新型专利权通知书；2019年10月14日，国家知识产权局针对分案申请发出分案申请视为未提出通知书，通知申请人：原申请不包括两项以上的实用新型，不符合我国专利法实施细则第四十二条第一款的规定，该分案申请视为未提出。该公司对上述分案申请视为未提出通知书不服，向国家知识产权局申请行政复议。

　　在该案件的审查中发现，根据申请文件的记载，原申请对现有技术的贡献在于改善了旋转拖把的锁紧结构，原申请的说明书和说明书附图仅记载了一项关于旋转拖把的技术方案。分案申请说明书的背景技术部分、实施例部分、说明书附图部分与原申请相同，权利要求书部分与原申请的差异在于分案申请删除特征“旋转拖把杆包括拖把杆和旋转驱动机构”，增加特征“清洁体连接件上设有可让挂钩钩牢的台阶部或凹部”，上述删除的特征和增加的特征均为本领域常见的甚至是通用的设计，并不足以构成特定的技术特征，分案申请的权利要求与原申请的权利要求保护的技术方案差异较小，含有且仅含有相同的特定技术特征，仍属于同一发明构思。

　　因行政复议维持前述分案申请视为未提出通知书，申请人不服上述行政复议决定，依法向北京知识产权法院起诉。在已生效判决中，北京知识产权法院维持了前述分案申请视为未提出通知书（参见北京知识产权法院（2020）京73行初3088号判决）,并在判决中指出“专利法实施细则中的‘两项以上发明、实用新型或者外观设计’指的是两项或两项以上彼此独立、不同的发明创造，并不表示申请人可随意将原申请权利要求的技术特征简单修改或组合后，另行作为分案申请提出”。

　　近年来，因申请人不服分案申请视为未提出通知书而向国家知识产权局申请行政复议的情形多有发生。上述案例中的分案申请视为未提出通知书经行政复议和行政诉讼程序予以维持，反映和代表了行政机关和司法机关一致的态度和立场，对于类似案件的审查和审理，具有参考价值和指导意义。

　　审查标准

　　我国专利法实施细则第四十二条第一款和《专利审查指南》第二部分第六章第3.2节第（3）项规定了分案申请的审查标准，即一件申请包括“两项以上”发明、实用新型或者外观设计；分案以后的原申请与分案申请的权利要求书应当分别要求保护“不同的发明”。但上述法规和规章均未对“两项以上”“不同的发明”的具体含义进一步进行解释。

　　《保护工业产权巴黎公约》的相关规定与我国相同，也未明确规定以上概念的具体含义，但该公约G款第（2）条规定加入公约的各个国家有权决定这种分案申请被授权的具体条件。

　　美国专利法第121条规定，“两项以上”“不同的发明创造”的标准为“彼此独立（independent）、不同（distinct）”，《美国专利审查指南》§802.01节对“独立”和“不同”进行了举例说明。根据美国专利法的规定，美国的分案申请只有被动分案，即应审查员要求分案，而没有主动分案。《欧洲专利审查指南》第9章1.6节规定“两项以上”“不同的发明创造”要能“清楚”地区分，但未明确“清楚”的具体含义，仅在《欧洲专利审查指南》C部分第9章5.4节进一步解释分案申请与原申请保护不同的发明创造是为了避免申请人获得不应得到的利益以及为了避免重复授权。《日本专利法》也未对“两项以上”“不同的发明创造”进行解释，但《日本审查指南》第6章第1节规定设立专利分案申请制度是为不符合单一性原则的发明创造提供尽可能多的法律保护途径,同时也明确指出允许申请人将说明书中含有的两项或两项以上的发明创造进行分案申请。

　　通过比较，我们可以看到建立分案申请制度的初衷是：如果一件申请包括“两项以上”发明创造，即如果原申请包括两项以上发明构思，申请人通过主动或被动提出分案申请，将其在原申请文件中已经批露，但因单一性原因不能在原申请中获得保护的发明创造另行提出专利申请，同时保留原申请日。分案以后的原申请与分案申请应当分别保护“不同的发明创造”，即二者的权利要求保护的技术方案不属于同样的发明构思，同样的发明构思的标准为具有相同或相应的特定技术特征。该制度能保障发明人的合法权益，方便专利权获得与其贡献相应的权利，同时防止申请人将多项发明创造的内容囊括在一份专利申请中，以利于专利审批过程中的分类、检索，也便于公众更有效地利用。

　　审查建议

　　基于前述初衷，适用分案申请审查标准时，一方面应尊重申请人的合法权益，当申请文件披露了多项发明创造时，在满足期限规定的前提下，申请人可以就该多项发明创造主动分案；另一方面也不允许申请人通过非特定技术特征的增减或组合得出对现有技术贡献相同的多个技术方案，并利用分案申请制度去获得多个专利权，这样无疑会增加专利保护范围的不确定性，甚至变相鼓励申请人通过等待观察公众后续会生产什么产品从而定制分案申请的保护范围，这无疑违反了分案制度的立法本意，情况严重的可能构成《关于规范申请专利行为的办法》的公告(国家知识产权局公告第411号)第二条第二款第（一）项和第（二）项规定的非正常申请专利行为。

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