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撰写高价值专利申请文件，方能有效保护创新

来源：中国知识产权资讯网

台州朗进缝纫机电有限公司（下称“朗进公司”）是一家专业从事自动化缝纫机电设备制造及高精密度零配件研发制造为一体的高科技企业，其拥有发明名称为“一种自动橡筋机”的201620180916.4号实用新型专利权（下称“涉案专利”）。因认为浙江南邦科技有限公司（下称“南邦公司”）和义乌市华富缝纫机配件商行（下称“华富商行”）未经许可制造和销售全自动接松紧机设备的行为构成专利侵权，朗进公司将南邦公司和华富商行诉至法院。

　　近日，该案迎来二审判决，最高人民法院知识产权法庭（下称“二审法院”）经审理，认定南邦公司和华富商行构成侵权，但对侵权数额的认定进行了大幅降低的调整，仅判决南邦公司和华富商行赔偿朗进公司经济损失及合理开支共计5万元。

　　最高人民法院知识产权法庭官方网站将该判决作为最新的精品裁判进行了公布，判决中对于权利人在专利行政确权程序中对权利要求的修改导致技术方案发生变化，以及由此引出的侵权实施者应当如何承担赔偿责任的问题进行了详细的论述。该案既给出了新的审判思路，同时还对专利申请过程中权利要求的布局考量，以及专利侵权风险防控工作具有重要的指导意义。

　　权利要求修改导致侵权赔偿减少

　　2018年9月29日，朗进公司向宁波市中级人民法院（下称“一审法院”）提起诉讼，认为南邦公司和华富商行共同实施了侵害涉案专利权利要求1、2、7的行为。

　　2019年4月1日，案外人宋某某向国家知识产权局提出专利权无效宣告请求（下称“确权程序”），请求宣告涉案专利权利要求1-10全部无效。专利权人在确权程序中对权利要求书进行了修改，将从属权利要求7的一个单独的技术特征和从属权利要求9的全部技术特征补入原权利要求1中形成新的权利要求1。

　　2019年6月20日，一审法院经审理认为被控侵权技术方案落入权利要求1、2、7的保护范围，并作出第（2018）浙02民初1956号判决（下称“一审判决”），判令南邦公司立即停止制造、销售侵害涉案专利权产品的行为；华富商行立即停止销售侵害涉案专利权产品的行为；南邦公司向朗进公司赔偿经济损失以及调查和制止侵权行为支出的合理费用合计28万元；驳回朗进公司的其他诉讼请求。

　　2019年8月12日，国家知识产权局作出第41362号《无效宣告请求审查决定书》（下称“无效决定”），宣告在专利权人提交修改后的权利要求1-9的基础上继续维持涉案专利有效。

　　南邦公司不服一审判决，向最高人民法院提起上诉，该案于2019年8月26日被立案受理。针对权利基础变化的问题，南邦公司认为，在一审判决作出之前，专利权人在确权程序中对涉案专利的权利要求进行修改，修改后的权利要求的保护范围与被上诉人在一审中主张的权利要求1、2、7的保护范围均不一致，一审判决中以原授权公告文本的权利要求1、2、7作为涉案专利的保护范围属于事实认定错误。

　　2021年2月25日，二审法院作出第（2019）最高法知民终369号判决书（下称“二审判决”），判决中指出：被诉侵权产品采用的技术方案的技术特征与朗进公司在本案中主张保护的涉案专利权利要求的技术特征均相同，既落入涉案专利权修改前的权利要求1、2、7的保护范围，又落入涉案专利权修改后的权利要求1、2、7的保护范围；在考虑涉案专利类型、本案具体情节、朗进公司为本案所支付的合理开支以及综合考量法律责任承担多少的基础上，改判南邦公司向朗进公司支付经济损失及维权合理开支合计5万元。

　　公开换保护原则与利益平衡原则的博弈和权衡

　　二审判决确认了修改后的权利要求1在涉案专利的原始专利文本之中并不存在，并且确认了该维持有效的权利要求1在一审中由于朗进公司没有主张，故未进行审理。笔者认为，对于侵权行为的认定，二审判决认定被诉侵权产品采用的技术方案既落入涉案专利权修改前权利要求的保护范围，又落入涉案专利权修改后权利要求的保护范围，因此构成对专利权的侵害，也即裁判观点中总结的：专利权人在专利确权程序中，以对“权利要求的进一步限定”的方式修改原权利要求，修改后的权利要求所限定的技术方案不落入原各从属权利要求的保护范围，但仍落入原独立权利要求的保护范围，国家知识产权局基于该修改后的权利要求维持专利权有效。未经许可实施该修改后权利要求技术方案的行为，亦构成对涉案专利权的侵害，有关侵权实施者应当承担赔偿责任。

　　笔者认为，客观上看，虽然在被诉“侵权产品采用的技术方案是否侵犯修改后的权利要求1的保护范围”这一问题上，确实存在审级损失的情况，但本案一审判决作出在前，国家知识产权局对涉案专利修改后的权利要求的保护范围作出行政决定予以确认在后，因此一审法院基于原权利基础作出判决并无不当之处。此外，本案自一审立案到二审审结，历时近29个月，基于一审程序的认定内容，二审法院在能够直接认定侵权成立的情况下，直接确认了侵权行为，既避免了当事人在诉讼过程中因为程序震荡而产生的不必要诉累，同时节约了司法资源，提高了司法效益。

　　二审法院从当事人存在异议的根源以及专利法立法的终极目标等维度进行论述，同时充分考虑了专利确权程序中权利人对专利权利要求书的修改在后续专利侵权程序中可能产生对社会公众不公平的情形，在专利制度中的“专利公开换保护原则”和“权利人与社会公众之间的利益平衡原则”之间综合考量，最终大幅降低了侵权赔偿数额。

　　在笔者看来，专利确权程序中，对于权利要求书的修改增加了“权利要求的进一步限定”的方式，这既是鼓励创新，保护专利权人合法权益的有益方式，也是平衡不同主体利益诉求的重要手段，具有其存在的必然性和必要性。但这样的修改方式也客观上增大了社会公众对专利权保护边界确定的难度，对发明者获知专利信息并利用相关信息进行创新也是不利的。因此判决以降低侵权赔偿数额的方式，减少了专利权人采用这一修改方式对权利要求公示作用价值的减损。

　　从属权利要求高价值的重新考量

　　笔者认为，从专利新申请的角度来看，创新主体和专利代理人在权利要求书的整体布局和撰写过程中，首先需要对现有技术进行更为精确的检索，检索的策略不仅要考虑整体技术方案，还要更加精准地聚焦到具体技术特征，从而能够为相关技术特征是否属于现有技术的确定获得足够的证据支撑；其次，撰写权利要求时，对于具体技术特征在权利要求书体系中的定位要进行更为综合的考虑，对于权利要求层次的搭建、单个从属权利要求包含技术特征数量的多少，需要更多地将专利确权和侵权程序中的实务经验向申请环节进行输出和回溯，力争实现更为前瞻性的预判，从而为高价值专利的打造奠定坚实基础。

　　从侵权风险防控的角度来看，创新主体对目标专利的稳定性分析和针对相关产品的侵权风险排查过程中，首先需要精准确定独立权利要求的稳定性以及构成侵权的可能；在此基础上，针对从属权利要求，需要以技术特征为单位进行更为细致的判定，并且对分散在各个从属权利要求中的多个技术特征的重新组合而可能形成的新技术方案都要进行具体的排查，这无疑增大了分析和排查的工作量和困难程度，因此需要创新主体和专业机构更为紧密和深入的合作，以便于提高对潜在的侵权风险的识别程度，从而有效降低创新主体在技术研发、市场推广和商务谈判等过程中的知识产权侵权风险和未来可能产生的诉讼成本。

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