在先使用抗辩成立，人民法院可以主动判决要求在先使用人添加适当的区分标识-巨人网络通讯

———曹建兴与乐清瑞姿商贸有限公司、浙江天猫网络有限公司侵害商标权纠纷

【案例要旨】

商标在先使用抗辩成立后，法院有权依职权或依据商标权利人的申请，要求在先使用权人在原有的范围内对使用的商标添加适当的区分标识，以便与商标权利人的商标相区分，避免消费者的混淆。

【案情简介】

原告曹建兴于２０１３年１１月１８日向国家工商行政管理总局商标局提出了涉案“贝嘉琦＋ＢＥＩＪＩＡＱＩ”商标的注册申请，２０１５年２月７日，原告申请注册的涉案商标取得第１３５５６２９８号商标注册证，商标核定使用商品为第２８类：儿童游戏用踏板车（玩具）；玩具；玩具车；由无线电控制的玩具车；比例模型套件（玩具）；成比例的模型车；室内游戏玩具；晚会、舞会道具；玩具汽车；智能玩具（截止）。该商标由文字部分“贝嘉琦”及拼音部分“ＢＥＩＪＩＡＱＩ”组成，文字部分在上，拼音部分在下。注册有效期限为２０１５年２月７日至２０２５年２月６日，现在有效期内。

原告发现在被告浙江天猫网络有限公司（以下简称天猫公司）的天猫网络平台上，被告乐清瑞姿商贸有限公司（以下简称瑞姿公司）开设的网络店铺“贝嘉琦童车旗舰店”涉嫌销售、许诺销售侵害原告注册商标权的商品的行为。为保全证据，原告于２０１５年５月１８日至天津市西青公证处就被告瑞姿公司网络店铺涉嫌侵犯原告商标权的销售及许诺销售行为进行了公证。

２０１５年６月２日，原告委托天津益清律师事务所向被告天猫公司发送了律师函，告知天猫公司被告瑞姿公司在天猫网上存在以“贝嘉琦”名义发布并销售带有“贝嘉琦”商标的侵权商品的行为，要求被告天猫公司立即停止互联网侵权行为，下架侵权产品，并向原告提供所有侵权商品的销售数据。天猫公司收到原告的投诉后，将原告的投诉事实和理由提供给被告瑞姿公司，被告瑞姿公司的法定代表人林托针对原告投诉于２０１５年６月９日以反通知的形式提出了申诉。被告天猫公司自行审查认为申诉成立，因无法确定被投诉的商品是侵害原告商标权的商品，天猫公司对投诉商品没有作出删除处理。

【诉辩意见】

原告曹建兴起诉称：原告申请注册的第１３５５６２９８号商标，于２０１５年２月７日被国家工商行政管理总局商标局予以核准注册，商标核定使用商品第２８类：“儿童游戏用踏板车（玩具）；玩具；玩具车；由无线电控制的玩具车；比例模型套件（玩具）；成比例的模型车；室内游戏玩具；晚会、舞会道具；玩具汽车；智能玩具（截止）”。该商标经原告投入大量广告宣传，在市场上享有较高知名度与美誉度。

被告天猫公司经营的天猫网为提供商品或服务电子交易平台的网络服务运营商，疏于履行法律规定的审查义务，致使天猫网上存有未经原告许可擅自销售涉嫌侵权产品的网络店铺。侵权销售利润１００５５７８元，加之公证费２７００元、律师费４５０００元，故原告请求赔偿总额１０５３２７８元。经天津市西青区公证处证据保全被告瑞姿公司的侵权网络店铺“贝嘉琦童车旗舰店”未经原告许可，大肆销售、许诺销售含有儿童游戏用踏板车的童车。请求法院依法判令：１.确认两被告侵犯原告第１３５５６２９８号注册商标专用权；２.判令两被告立即停止销售侵权产品行为；３.判令两被告连带赔偿原告合理费用支出及损失额共计１０５３２７８元；４.判令被告二提供被告一店铺相关产品的销售数据；立即删除、封停被告一所有侵犯第１３５５６２９８号注册商标专用权的店铺网页；关闭被告一店铺；冻结被告一店铺资金；赔偿原告被告一店铺销售金额的５％；同时在其网页上发布启事、消除影响；５.本案诉讼费用由两被告承担。

被告瑞姿公司辩称：被告瑞姿公司不构成侵权，请求驳回原告的全部诉讼请求。１.被告瑞姿公司并不构成侵权。被告瑞姿公司在２０１３年１１月１８日之前，也是原告申请涉案商标之前已经在网络平台销售涉案滑板车，属于在先销售。２.被控侵权产品来源合法。被告瑞姿公司的产品采购自贝嘉琦自行车公司，已经取得贝嘉琦自行车公司商标授权，并且被告瑞姿公司并不知道原告抢注了２８类拼音加文字商标，在原告申请注册后到现在，原告都是知道被告瑞姿公司在网络上销售贝嘉琦牌滑板车，但是在商标核准之前，从来没有对被告瑞姿公司销售行为提出任何异议，在取得核准之后向各大网络平台进行投诉，分别是天猫、国美、京东，当时三个平台接收了被告瑞姿公司的答辩意见，所以继续销售。被告瑞姿公司在本案诉讼后，及时对网页标识进行了更换，并没有侵犯原告商标的故意，属于善意的销售。３.原告注册贝嘉琦加拼音的商标属于恶意抢注。原告与贝嘉琦自行车公司同在天津王庆坨镇，原告和贝嘉琦自行车公司老板娘是同学关系，原告也是贝嘉琦自行车公司的销售商，知晓贝嘉琦商标，其在２８类抢注商标之后，没有进行任何宣传，没有使用，没有生产或者销售相关产品。原告申请了商标后，向被告瑞姿公司提出了巨额赔偿，其主观有恶意。原告没有生产和销售，没有实际损失，请求赔偿额过高，依法不应支持。

被告天猫公司辩称：天猫公司已经尽到了审查义务，没有实施侵权行为，不应承担法律责任。１.天猫公司是网络服务的提供者，仅仅是作为用户交易对象就货物和服务的交易进行协商，以及获取各类与交易相关商品的地点，天猫本身并不作为买家或者卖家的身份参与到交易中，天猫公司因此没有直接实施涉嫌侵权的行为。２.天猫公司在原告起诉之前，并不知晓本案所提及的涉嫌侵权信息的存在，对于涉嫌侵权行为的发生不存在主观过错。３.天猫公司在事前已经尽到了注意义务，平台在用户开设店铺时要求提供真实的身份证明和联系方式，并进行审核和备案，并且在签署的服务协议中要求用户不得发布侵害他人的信息。４.本案诉讼之前原告以权利人身份通过淘宝知识产权投诉平台进行了投诉，接到原告投诉后，天猫公司立即组织核查了原告投诉的权利依据和投诉被告瑞姿公司的具体侵权行为，天猫公司发现涉案商标，核定使用商品是第２８类，被告瑞姿公司得到案外人贝嘉琦自行车公司１２类商品上贝嘉琦文字商标的授权，同时被告瑞姿公司在原告注册商标申请之日前已经大量使用贝嘉琦商标，符合商标法关于在先使用的规定，因此天猫公司没有对原告指控的被控侵权进行处理，并将信息反馈给了原告。天猫公司这样的处理符合法律规定，不应当承担法律责任。

【法院审理】

本案原告拥有的第１３５５６２９８号“贝嘉琦＋ＢＥＩＪＩＡＱＩ”注册商标合法有效，其对侵害其商标权的违法行为有权予以制止。

根据被告瑞姿公司提交的（２０１５）浙乐证内经字第３９０号公证书，被告瑞姿公司在原告申请“贝嘉琦＋ＢＥＩＪＩＡＱＩ”商标注册前，已经在天猫网络平台上开设了名称为“贝嘉琦童车旗舰店”的网络店铺，并在与原告注册商标相同或类似商品的介绍中使用了贝嘉琦中文文字。基于天猫网络平台的影响力以及被告瑞姿公司的销售情况，被告瑞姿公司对于贝嘉琦中文文字的在先使用行为形成了一定影响，故原告作为“贝嘉琦＋ＢＥＩＪＩＡＱＩ”注册商标的专用权人，无权禁止被告瑞姿公司在原使用范围内继续使用贝嘉琦中文文字，但可要求被告瑞姿公司附加适当区别标志。

被告天猫公司作为网络服务的提供者，在被告瑞姿公司开设店铺前对其进行了资质审核及备案，并在服务协议中对不得侵犯知识产权作了明确要求。原告投诉后，被告天猫公司也对被告瑞姿公司进行了必要的核查处理。因此，原告要求被告天猫公司承担连带责任的主张，无事实及法律依据，法院不予支持。综上，法院判决如下：１.被告乐清瑞姿商贸有限公司可在原告曹建兴申请第１３５５６２９８号“贝嘉琦＋ＢＥＩＪＩＡＱＩ”商标注册前的原使用范围内继续使用“贝嘉琦”中文文字，但应附加适当区别标识；２.驳回原告曹建兴的其他诉讼请求。

【案例评析】

商标法第五十九条第三款规定：“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。”在具体适用的时候，即便商标在先使用抗辩成立，法律也赋予了商标注册权利人对实际使用人使用行为进行适当限制的权利。

本案中，法院可以主动判令在先使用权人增加区别标识。法律尽管规定了在先使用权人有添加区分标识的义务，但究竟是注册商标权利人主动提出请求，还是依职权主动适用，法律没有明确规定。从权利性质看，在先使用抗辩本质上是一项抗辩权，旨在对抗注册商标权利人的请求权。在商标侵权案件中，原告的诉讼请求常常是请求判令被告停止侵害、消除影响并赔偿损失，而不包含请求被告附加区别标识。若经法院审理，在先使用抗辩成立，不构成侵权，则法院判决即面临两难：究竟是释明后由商标注册权利人提出，还是直接判决在先使用权利人添加区分标识。

对此问题可以分两个方面考虑：第一，作为注册商标权利人当然有权利主动提起诉讼，要求在先使用权利人添加区分标识。但是在实践中这么做的比较少，因为商标权利人一般不会主动认可在先使用权的存在，通常是起诉商标侵权，在无法确认商标侵权后才退而求其次要求在先权利人增加区分标识。第二，在侵权诉讼确认了在先使用权后，法院可以依法律规定，直接判令在先使用权人添加适当的区分标识。

如何界定“适当的区分标识”也是容易产生争议的问题。根据法律规定显然即便享有在先使用抗辩，实际使用人也只能在“原使用范围”内继续使用商标。因此实际使用权人的使用方式是受到限制的，值得讨论的是何种方式是符合法律要求的、必要的区分标识，法律对此没有明确的规定。但是从商标的立法目的看，所谓的“适当”应当是指可以起到区分商品或服务来源的功能。本案中法官尽管判决了添加适当标识，但对如何具体添加没有作出明确的限定。实践中可以尝试以下几种方式：第一，由商标权利人提出添加标识的具体请求与做法，由法院审核请求的可行性与合理性。第二，改变使用的商标标识，通过增加标识包括文字、图形等起到区分作用。第三，则是声明方式，在使用商标周边以文字的方式写明“与××注册商标无关”等字样，直接提醒消费者注意区分商品来源。

综上所述，即便司法实践中法院认定被控侵权人构成在先商标在先使用，商标权利人依然可以要求实际使用人添加标识区分商标。而且从当前的实践看，如何添加区分标识能够实现区分商品来源的目的，仍然有很多值得探索研究的地方。

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