被控侵权人提出商标实际使用抗辩后，商标权利人对商标实际使用情况承担证明责任，否则要承担不利后果-巨人网络通讯

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被控侵权人提出商标实际使用抗辩后，商标权利人对商标实际使用情况承担证明责任，否则要承担不利后果

———盘子公司与辛晓娜、浙江淘宝网络有限公司商标侵权案

【案例要旨】

商标实际使用抗辩在诉讼中是一个证明规则问题。商标权利人指控侵权人实施侵权行为，被控侵权人可以针对涉案商标提出商标未使用抗辩。商标权利人对涉案商标进行了实际使用的证明责任，由商标权利人承担，若无法证明涉案商标进行了实际使用，则被控侵权人不承担赔偿责任。

【案情简介】

盘子公司是第１０１９２８５４号、第１０１９２８４０号、第７４０６４４６号、第７４０６４４７号、第６９６００１１号、第９４３０３３７号、第９４３０２４５号、第９４３０３５３号、第９４３０３７４号的注册商标权人。注册商标的文字名称为“盘子女人坊”和“凤绫”。

２０１５年１１月，原告发现淘宝网上掌柜名为“影楼加油站”，经营者辛晓娜销售标有“盘子女人坊”和“凤绫”商标的摄影服装、头饰等商品，而且使用的图片为盘子公司享有版权的图片。盘子公司认为被告辛晓娜没有经过商标权人许可，侵犯原告注册商标专用权，原告盘子公司随后申请长沙市公证处进行了证据保全，并授权湖南中楚律师事务所律师向淘宝公司寄送了律师函要求停止侵权。被告淘宝公司向盘子公司提供了淘宝网上名为“影楼加油站”经营者的姓名、身份证号码和手机号码，但并没有要求辛晓娜停止侵权行为。盘子公司遂向法院提起诉讼。

【诉辩意见】

原告盘子公司起诉称：盘子公司是第１０１９２８５４号、第１０１９２８４０号、第７４０６４４６号、第７４０６４４７号、第６９６００１１号、第９４３０３３７号、第９４３０２４５号、第９４３０３５３号、第９４３０３７４号的注册商标权人。上述注册的文字商标名称为“盘子女人坊”和“凤绫”。２０１５年１１月，原告发现淘宝网上掌柜名为“影楼加油站”，销售标有“盘子女人坊”和“凤绫”商标的摄影服装、头饰等商品，而且使用的图片为盘子公司享有版权的图片。对于被告辛晓娜没有经过商标权人许可，侵犯原告注册商标专用权的行为，原告盘子公司已申请长沙市公证处进行了证据保全，授权湖南中楚律师事务所律师向淘宝公司寄送了律师函。

被告淘宝公司向原告提供了淘宝网上掌柜为“影楼加油站”经营者的姓名、身份证号码和手机号码。但被告淘宝公司和辛晓娜并没有停止侵权行为。原告认为，被告辛晓娜在没有获得商标使用权许可的前提下，使用“盘子女人坊”和“凤绫”商标，销售标有“盘子女人坊”和“凤绫”商标字样的商品，侵犯了原告的注册商标专用权，给原告造成了巨大的经济损失，应承担相应的法律责任。被告淘宝公司作为第三方交易平台经营者，未采取必要的手段保护注册商标专用权，在原告投诉的情况下，没有制止侵权行为，也应承担相应的法律责任。故诉至法院请求判令：一、被告淘宝公司、辛晓娜停止侵犯原告盘子公司第１０１９２８５４号、第１０１９２８４０号、第９４３０３３７号注册商标专用权的行为；二、被告淘宝公司、辛晓娜对原告造成经济损失和维权合理费用９３５０８.８元承担连带赔偿责任；三、被告淘宝公司、辛晓娜承担本案全部诉讼费用。诉讼过程中，因确认被控侵权链接已删除，原告自愿放弃第一项诉请，不违反法律规定，法院予以准许。

被告淘宝公司辩称：第一，从身份上来说，淘宝公司作为网站经营者，是提供信息发布平台的网络服务提供者，它仅为平台上进行销售的网络卖家提供技术服务，并非涉诉商品信息的发布者和涉诉商品的生产者、销售者，商铺销售和信息发布环节中的所有事宜均由卖家完成，淘宝公司未实施侵权行为，依法不应承担侵权责任。同时，经工信部审核的《增值电信业务经营许可证》亦载明，淘宝公司的经营业务种类也仅是互联网信息服务业务。

第二，主观上，淘宝公司在此事发生前，并不知晓侵权信息的存在，对侵权行为的发生不存在主观过错。因为淘宝网是我国最大的品牌及零售平台。平台存在海量的经营者与商品、服务信息，且这些信息处于实时变化状态，淘宝公司没有能力对每个经营者的经营活动及上架商品是否侵害他人商标权进行事前审查。

第三，采取措施上，淘宝公司在事前已尽到注意义务，在事后已采取制止侵权的必要措施。１.事前，淘宝公司在其《淘宝服务协议》和《淘宝规则》中均明确要求网络卖家不得发布侵犯他人合法权益的商品信息，不得发布侵犯他人知识产权的信息。淘宝公司尽到了事前提醒的注意义务；且淘宝公司尽到了对信息发布者身份的审核义务，淘宝公司要求所有淘宝网卖家必须经过支付宝实名认证，对网络卖家的身份进行确认，并对卖家的身份在该店铺的显著位置进行公示。２.事后必要措施：此事发生后，淘宝公司依法履行了作为网络服务提供者的义务，对涉嫌侵权的信息予以删除，确认链接已断开，在事后已采取制止侵权的必要措施，并对上述事实进行了公证保全。

综上，即使本案网络卖家的行为构成商标权侵权，淘宝公司亦未在知道上述侵权行为的情况下，为网络卖家的侵权行为提供便利条件，不构成帮助侵权，无须承担侵权责任。

被告辛晓娜辩称：一、本案争议注册商标“盘子女人坊”注册类别２５类，注册日期为２０１３年２月１６日，“凤绫”注册类别２５类，注册日期２０１２年６月１１日，即核定商品包含服装的两个商标，原告并未实际使用，而本案被告的实际经营商品为服装。此外，根据国家企业信息公示系统查询得知，原告在２０１７年１月２３日进行了企业经营范围变更，增加了服装销售这个经营项目，也就是在此之前原告没有开展服装经营销售这个业务，此外，从原告对外公布的中文名为“盘子女人坊”的网站的企业介绍上，也说明原告的主营业务是提供摄影服务，并未实际经营服装销售业务，也没有经营其他类似商品销售的业务。根据商标法第六十四条，“注册商标专用权人不能证明此前三年内实际使用过该注册商标，也不能证明因侵权行为受到其他损失的，被控侵权人不承担赔偿责任。”根据《最高人民法院关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》的通知，请求保护的注册商标未实际投入商业使用的，确定民事责任时可将责令停止侵权作为主要方式，在确定赔偿责任时可以酌情考虑未实际使用的事实，除为维权而支出的合理费用外，如果确无实际损失和其他损害，一般不根据被控侵权人的获利确定赔偿；注册商标已构成商标法规定的连续三年停止使用情形的，可以不支持其损害赔偿请求。因此，原告在起诉之前并未实际使用所争议商标，且已满三年，被告辛晓娜不应当承担赔偿责任。

二、被告辛晓娜的侵权行为轻微。本案中，被告辛晓娜店铺内的商品有一千多件，侵权商品仅占全部商品极小一部分，另外，被告辛晓娜的店铺属于淘宝店铺中的个人店铺，信用等级也不高（蓝冠），由于流量的限制，店铺的销售额比较少，利润额较低。

三、原告提供的有关湖南省工商行政管理局颁发的有关湖南省著名商标的认定，仅涉及“盘子女人坊”的４１类，不涉及“凤绫”，同时也不能证明“盘子女人坊”为驰名商标，不能适用跨类保护。

【法院审理】

盘子公司系第１０１９２８５４号、第１０１９２８４０号、第９４３０３３７号注册商标（以下简称涉案商标）专用权人，该些商标尚属保护期限内，其商标专用权应受法律保护。原告主张涉案店铺销售的商品名称中使用涉案商标侵犯其注册商标专用权，被告应承担相应赔偿责任。被告辛晓娜抗辩称原告未实际使用涉案商标，其不应承担赔偿责任。故本案的争议焦点为被告辛晓娜的行为是否侵犯原告注册商标专用权及被告辛晓娜是否应承担赔偿责任。

１.根据商标法第五十七条之规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的，或未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或在类似商品上使用与其注册商标相同或近似的商标，容易导致混淆的行为以及销售侵犯注册商标专用权的商品的行为均属侵犯注册商标专用权的行为。本案中，被控侵权店铺所销售的商品在商品名称中使用“盘子女人坊”“盘子女人”“凤绫”“风凌”等标识，明显起到识别商品来源的作用，属于商标使用行为。原告关于被告辛晓娜在商品名称中使用“盘子女人坊”标识的行为构成商标侵权且要求其承担赔偿责任的主张，法院予以支持。

２.关于商品名称中使用的“盘子女人”标识是否侵害原告商标权及辛晓娜是否应承担赔偿责任。如前所述，原告能够证明其实际使用了第１０１９２８５４号商标，商品名称中使用的“盘子女人”标识与第１０１９２８５４号商标构成近似，容易导致相关公众产生混淆，被控侵权店铺中，该标识所指向的商品为服装，而第１０１９２８５４号商标核定使用商品亦包括服装等，盘子公司明确未许可辛晓娜使用该商标，故被告辛晓娜在其销售的商品名称中使用“盘子女人”标识的行为，属于未经注册商标人许可，在同一种商品的名称上使用与其注册商标近似的商标，容易导致混淆的行为，属于侵犯盘子公司第１０１９２８５４号注册商标专用权的行为。被告辛晓娜应承担赔偿损失的责任。原告关于被告辛晓娜在商品名称中使用“盘子女人”标识的行为构成商标侵权且要求其承担赔偿责任的主张，法院予以支持。

３.关于商品名称中使用的“凤绫”标识是否侵害原告商标权及辛晓娜是否应承担赔偿责任。被告辛晓娜在商品名称中使用的“凤绫”标识，与原告第９４３０３３７号商标相同，被控侵权店铺中，该标识所指向的商品为服装，而第９４３０３３７号商标核定使用商品亦包括服装等，盘子公司明确未许可辛晓娜使用该商标，故被告辛晓娜在其销售的商品名称中使用“凤绫”标识的行为，属于未经注册商标人许可，在同一种商品的名称上使用与其注册商标相同的商标的行为，属于侵犯盘子公司第９４３０３３７号注册商标专用权的行为。被告辛晓娜抗辩称该商标未实际使用故其无须承担赔偿责任。法院认为，商标法第六十四条第一款规定，“注册商标专用权人请求赔偿，被控侵权人以注册商标专用权人未使用注册商标提出抗辩的，人民法院可以要求注册商标专用权人提供此前三年内实际使用该注册商标的证据。注册商标专用权人不能证明此前三年内实际使用过该注册商标，也不能证明因侵权行为受到其他损失的，被控侵权人不承担赔偿责任。”本案中，对于第９４３０３３７号商标，原告未能提供相应产品实物，在其提交的品牌加盟合作协议、店中店销售合同等授权第三方使用商标的协议中亦未体现该商标使用的内容，原告亦未提供其他证据证明其在此前三年内使用过该商标，亦不能证明因被告辛晓娜的侵权行为受到其他损失，故原告要求被告辛晓娜承担侵犯该注册商标专用权的赔偿责任的主张，法院不予支持。被告辛晓娜关于因原告未在此前三年内实际使用该商标从而免于赔偿责任的抗辩，理由成立，法院予以采信。

原告同时主张被告淘宝公司构成帮助侵权。本案中，被告辛晓娜发布在涉案店铺中的信息并不存在明显违法情形，原告以律师函方式向淘宝公司投诉时，并未提供涉案商品的链接，不构成有效通知，且淘宝公司已向原告披露了卖家有效身份信息，原告确认涉案商品链接现已不存在，原告并未举证证明淘宝公司存在明知或应知侵权行为存在而未采取必要措施的情形，淘宝公司已尽到作为网络平台服务提供者的义务，故关于原告要求淘宝公司承担帮助侵权责任的主张，法院不予支持。淘宝公司关于其不构成侵权的抗辩，理由成立，法院予以采纳。

综上，依据商标法第五十七条、第六十四条，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条、第十条、第十六条、第十七条，民事诉讼法第六十四条第一款之规定，判决如下：一、被告辛晓娜于本判决生效之日起十日内赔偿原告湖南盘子女人坊文化科技有限公司经济损失（含合理费用）４００００元；二、驳回原告湖南盘子女人坊文化科技有限公司的其他诉讼请求。

【案例评析】

本案中被告人辛晓娜提出了盘子公司未使用引证的商标，根据法律规定可以不用承担赔偿责任。商标未实际使用抗辩本身的立法是为了促进商标使用，防止有人囤积商标，浪费商标资源。但司法实践中却有着很大的劣势，导致抗辩被滥用，成了拖延诉讼，随意使用对抗商标权利人维权的一种工具，背离了这一抗辩的立法初衷，严重加剧了商标权利人的举证责任。

从法律规定看，商标未使用抗辩规定在商标法第六十四条，该条第一款规定：“注册商标专用权人请求赔偿，被控侵权人以注册商标专用权人未使用注册商标提出抗辩的，人民法院可以要求注册商标专用权人提供此前三年内实际使用该注册商标的证据。注册商标专用权人不能证明此前三年内实际使用过该注册商标，也不能证明因侵权行为受到其他损失的，被控侵权人不承担赔偿责任。”在具体的法律适用上，根据这一规定，当商标权权利人提起损害赔偿的时候，被控侵权人可以任意的行使商标未使用抗辩。此时实际上产生证明责任转移的效果，法院会要求商标权利人提交商标使用证据，如果不能证明商标在三年内进行了实际使用，被控侵权人则不承担赔偿责任。也就是说商标权利人除了证明侵权的事实外，还要证明自己商标的进行了持续的使用，证明责任增加。

从法律效果看，未实际使用抗辩增加限制了维权的难度，因为抗辩对侵权人来说毫无成本，且无论是否成功都会从策略上拖延诉讼，尤其容易导致滥用。当商标权利人主张多个商标侵权时，被控侵权人很可能会选择部分防御性注册，未实际使用的商标进行抗辩，导致诉讼周期延长。同时如果一旦商标权利人无法举出实际使用证据，其损害后果或者对法官的心证影响却是非常大的。

就本案而言，商标权利人主张了多达９枚商标，估计权利人为了证明侵权的恶意与严重程度将全部注册的商标———包括防御性商标，都作为权利商标主张了。被控侵权人辛晓娜则针对性地选择部分商标提出未实际适用的抗辩。法院结合证据分析认为，“原告未能提供相应产品实物，在其提交的品牌加盟合作协议、店中店销售合同等授权第三方使用商标的协议中亦未体现该商标使用的内容，原告亦未提供其他证据证明其在此前三年内使用过该商标，亦不能证明因被告辛晓娜的侵权行为受到其他损失，故原告要求被告辛晓娜承担侵犯该注册商标专用权的赔偿责任的主张，法院不予支持。”其中显然是认定了被控侵权人辛晓娜的抗辩成立。

值得注意的是，本案中也存在一些适用“未实际使用抗辩”的普遍问题。法院认定商标属于最近三年未实际使用存在一些不足，违反了该抗辩适用的法律流程。因为根据法律规定抗辩权的行使是一个证明责任转移的过程，而如果被控侵权人当庭提出抗辩，法院不能就当事人提交的证据进行审查，而是有释明的义务指引商标权利人进行举证。从程序上看：首先，是权利人提出侵权指控；其次，被控侵权人提出未实际使用抗辩；再次，法院有义务根据向原告释明并给予一定的期限来提交使用证据；最后，判决赔偿责任的有无。但是在实践中法院往往忽略法院的释明义务与权利人举证权利。

商标未实际使用抗辩是新商标法实施后增加的内容，从司法实践的效果看，已经成为了适用最普遍的抗辩之一。一定程度上促进了商标的使用，但更多的是赋予了被控侵权无条件的抗辩权。但实际适用时有两个问题也同样值得我们关注：一是被控侵权人未提出抗辩，法院主动适用；二是被控侵权人提出抗辩后，法院不能释明商标权利人举证，损害了商标权利人权利。

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