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在先使用应满足商标在先使用、使用有一定影响与原有范围使用的条件

———常熟市全优商贸有限公司与上海领弦实业发展有限公司、浙江天猫网络有限公司侵害商标权案

【案例要旨】

先用抗辩的适用应满足以下条件：１.他人在注册商标申请日之前存在在先使用商标的行为；２.该在先使用行为原则上应早于商标注册人对商标的使用行为；３.该在先使用的商标应具有一定影响；４.被诉侵权行为系他人在原有范围内的使用行为。

【案情简介】

常熟市全优商贸有限公司（以下简称全优公司）于２０１２年１２月７日在第２５类服装等产品上申请“古木夕羊”商标，商标于２０１４年６月２１日经商标局核准并成功注册，原告系“古木夕羊＋ｇｕｍｕｘｉｙａｎｇ”商标的合法注册人，对该商标在注册商品上拥有独占使用权。

全优公司发现被告上海领弦实业发展有限公司（以下简称领弦公司）在被告浙江天猫网络有限公司（以下简称天猫公司）平台上开设天猫旗舰店，并使用原告的“古木夕羊”商标作为店铺、产品宣传、使用，系对原告全优公司合法权益构成明显侵害。

杭州海桦时装有限公司（以下简称海桦公司）为海明控股公司前身，从１９９６年便开始在第２５类相关商品上使用“古木夕羊”商标，并于１９９７年在第２５类获准注册第１１００７２６号“古木夕羊”商标，该商标于２００４年转让给杭州明朗时装有限公司（以下简称明朗公司），后海桦公司注销。明朗公司受让“古木夕羊”商标后，一直在包括江苏省在内的全国数十个城市发展了代理商进行门店销售。明朗公司于２０１０年将企业名称变更为海明控股公司。海明控股公司目前旗下拥有４家全资子公司，总注册资本２.８亿元。２００８年，海明控股公司授权领弦公司进行“古木夕羊”品牌运营，负责对外签订相关特许经营合同。２０１０年，海明控股公司全资设立浙江海明实业有限公司（以下简称海明实业公司），并与领弦公司达成协议，约定原由领弦公司签订的有关“古木夕羊”品牌国内特许经营合同书，由海明实业公司代替履行。经营期间，因海明控股公司聘请的商标代理公司出现严重的工作失误，造成第１１００７２６号商标未能如期办理续展，后该商标被全优公司抢注。

２０１６年１２月２０日，全优公司认为领弦公司未经许可使用“古木夕羊”商标，构成商标侵权，遂向杭州市余杭区人民法院提起诉讼。

【诉辩意见】

原告全优公司起诉称：原告是“古木夕羊”商标的权利人，被告领弦公司在被告天猫公司平台上开设天猫旗舰店，并突出使用前述商标进行宣传、销售，二被告共同侵犯了原告的商标专用权。请求判令：一、被告领弦公司、天猫公司立即停止侵权，即停止在天猫店铺名称、商品标题、商品描述及天猫平台投放相应的广告时使用“古木夕羊”关键字样；二、被告领弦公司、天猫公司赔偿原告经济损失２万元，并承担原告的律师代理费及调查取证等所发生的费用；三、被告领弦公司、天猫公司承担本案的诉讼费用。

被告领弦公司辩称：海桦公司为海明控股公司前身，从１９９６年便开始在第２５类相关商品上使用“古木夕羊”商标，并于１９９７年在第２５类获准注册第１１００７２６号“古木夕羊”商标，该商标于２００４年转让给明朗公司，后海桦公司注销。明朗公司受让“古木夕羊”商标后，一直在包括江苏省在内的全国数十个城市发展了代理商进行门店销售。明朗公司于２０１０年将企业名称变更为海明控股公司。海明控股公司目前旗下拥有４家全资子公司，总注册资本２.８亿元，总用地２１０亩，在职员工１７００多人，在国内开设了约５００家专卖店和专柜，年零售额约８亿元。２００８年，海明控股公司授权领弦公司进行“古木夕羊”品牌运营，负责对外签订相关特许经营合同。２０１０年，海明控股公司全资设立海明实业公司，并与领弦公司达成协议，约定原由领弦公司签订的有关“古木夕羊”品牌国内特许经营合同书，由海明实业公司代替履行。

被告天猫公司辩称：１.天猫公司仅是提供信息发布平台的服务提供商，仅提供发布信息的平台，其既非涉案商品信息的发布者，也未实施销售、许诺销售等直接侵害原告商标权的行为。２.天猫公司在起诉前，并不知晓侵权信息的存在，对侵权行为的发生不存在主观过错。天猫公司网络交易平台拥有海量的店铺和店铺经营者，由于网络信息量的无限庞大，加上信息流动的即时性，网络服务商没有监视网络、寻找侵权行为的法律义务，也不具备这一能力。３.天猫公司已经尽到事前提醒注意义务，在事后也已采取合理必要措施。原告诉前未向天猫公司发起投诉，天猫公司在收到诉状后确认涉案商品信息已被删除；开庭前天猫公司再次确认涉案商品信息已不存在，采取了必要措施。请求法院依法驳回原告针对天猫公司的全部诉讼请求。

【法院审理】

商标法第五十九条第三款规定：“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。”本案主要争议焦点即领弦公司在其天猫店铺名称、商品标题、商品描述及在天猫平台投放相应的广告中使用“古木夕羊”的行为是否符合商标法第五十九条第三款的规定。

本案中法院认为在先使用抗辩的构成要件包括四个方面：１.他人在注册商标申请日之前存在在先使用商标的行为；２.该在先使用行为原则上应早于商标注册人对商标的使用行为；３.该在先使用的商标应具有一定影响；４.被诉侵权行为系他人在原有范围内的使用行为。

一、领弦公司在涉案商标申请日之前是否存在在先使用行为

本案原告全优公司第１１８６２９８４号商标申请日前，领弦公司经海明控股公司许可已开设天猫店铺“古木夕羊官方旗舰店”销售带有“古木夕羊”标识的服饰物品，该旗舰店于２０１２年１２月３１日之前售出９万多件服装。上述事实表明，领弦公司使用“古木夕羊”的时间远早于全优公司涉案商标的申请日。

二、领弦公司在先使用古木夕羊的时间是否早于全优公司使用涉案商标的时间

全优公司经核准注册第１１８６２９８４号“古木夕羊ｇｕｍｕｘｉｙａｎｇ”商标，但其并未提供有效证据证明其已经实际使用涉案商标，而领弦公司明确举证证明其在第１１８６２９８４号商标申请日前已实际销售带有“古木夕羊”标识商品。综上，领弦公司在先使用“古木夕羊”的时间早于全优公司使用涉案第１１８６２９８４号商标的时间。

三、领弦公司的在先使用商标是否达到“一定影响”

商标法第五十九条第三款系为未注册商标提供保护的条款，其主要目的在于保护那些已经在市场上具有一定影响但未注册的商标所有人的权益，其解决的是在先使用人对其未注册商标进行后续使用行为的合法性问题，在对“一定影响”的认定标准上不宜要求过高，如果在先使用人能举证证明在先商标有一定的持续使用时间、区域、销售量或广告宣传等，通常应认定其有一定的影响力。而商标权人自行使用、许可他人使用以及其他不违背商标权人意志的使用，均可认定属于实际使用的行为。本案中，领弦公司提交的证据显示，“古木夕羊”在第２５类服装上使用已历时十余年；使用方式除领弦公司经授权开设天猫店铺“古木夕羊官方旗舰店”，其涉案天猫店铺在２０１０年至２０１２年间已累计出售服装９万多件外，海桦公司、明朗公司等还与浙江、江西、黑龙江、新疆等多省份的多家商户签订特许经营合同经营“古木夕羊”“ＧＭＸＹ”服装销售。同时，《瑞丽》《潮流制造》等多家媒体杂志在２０１１年对“古木夕羊”进行宣传报道。上述事实足以说明“古木夕羊”使用已具有一定规模，符合商标法第五十九条第三款规定的“一定影响”要件。

四、领弦公司在经营活动中对于“古木夕羊”的使用是否符合“原有范围”的要求

全优公司指控领弦公司在其开设的天猫店铺名称、商品标题、商品描述及在天猫平台投放相应的广告中使用“古木夕羊”的行为侵犯其注册商标专用权，领弦公司提交的证据显示其自２０１０年开设涉案店铺“古木夕羊官方旗舰店”用于销售服装商品，商品类别与原告涉案的第１１８６２９８４号“古木夕羊ｇｕｍｕｘｉｙａｎｇ”商标核定使用的商品类别同属第２５类，领弦公司在其天猫店铺名称、商品标题、商品描述及在天猫平台投放相应的广告中使用“古木夕羊”的行为系对“古木夕羊”商标的描述性使用，故领弦公司在经营活动中对于“古木夕羊”的使用行为并未脱离“原有范围”的范畴。

综上，领弦公司在服装商品上使用古木夕羊的行为符合商标法第五十九条第三款的适用要件，未构成对原告注册商标专用权的侵犯。鉴于领弦公司未侵犯全优公司的涉案注册商标专用权，故对全优公司向领弦公司、天猫公司主张停止侵权、赔偿损失等全部诉请均不予支持。综上，依据商标法第五十九条第三款，民事诉讼法第六十四条第一款，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下：驳回原告常熟市全优商贸有限公司的全部诉讼请求。

【案例评析】

在先使用抗辩是２０１３年商标法修正后新增的抗辩，第五十九条第三款规定“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识”。对于该条规定，司法实践中要从立法目的上把握商标在先使用抗辩的认定，在先使用抗辩的立法目的在于，更好地实现在先使用人与注册商标权利人之间的利益平衡。

我国商标保护采取的注册制，只有依法申请并经国家核准注册的商标权才受到法律保护。因此，在先使用抗辩实际上是商标注册保护制度的例外规定，主要目的就是为了保护那些已经实际作为商标使用且具有较高知名度，但未注册的商标。因此在先使用抗辩的适用必须遵循严格的标准，避免在实践中出现过的在先使用的商标，破坏商标注册保护制度的基础地位。但是在先使用抗辩，在实际适用中一直存在很大争议，争议核心就在于对在先使用的构成要件认定不同。通常有两个误区，一是认为商标使用在先即可。二是认为有一定影响，是要求达到了较高的知名度，否则不予保护。本案对构成要件、在先使用与“有一定影响”都进行了探讨，具有很强的借鉴意义。

首先，关于在先的界定，要判断在商标申请日前是否存在实际使用。这里需要注意两点，一是时间判断的节点是商标申请日，二是使用必须是商标性使用，常见的作为企业字号、描述性的使用，不属于在先使用。如本案中，法院就查明了全优公司第１１８６２９８４号商标申请日前，领弦公司经海明控股公司许可已开设天猫店铺“古木夕羊官方旗舰店”销售带有“古木夕羊”标识的服饰物品，该旗舰店于２０１２年１２月３１日之前售出９万多件服装。上述事实表明，领弦公司将“古木夕羊”作为商标使用的时间，早于全优公司涉案商标的申请日，构成了使用在先。

其次，何谓“有一定影响”的商标。在先使用并有一定影响的商标，才受到法律的保护，但是由于立法含义上的模糊，对何谓有一定影响仍然存在争议，且存在很大的主观判断空间。本案中法院认为，“一定影响”的认定标准不宜要求过高，如果在先使用人能举证证明在先商标有一定的持续使用时间、区域、销售量或广告宣传等，通常应认定其有一定的影响力。也就是说“一定影响”远低于驰名的要求，只要商标进行了一定的使用、宣传行为，就可以认定为有一定影响。立法的要求显然不是希望在先使用商标为未注册的驰名商标，因此只要进行了真实的、持续的在先使用，在一定范围内具有知名度被消费者认知即可以。

最后，在先使用商标后续使用范围的界定。在先使用抗辩，从文义解释的角度看，尽管在先使用商标构成一种抗辩，但后续的使用行为仍然是受到限制的，使用人不得扩大商标使用范围。这充分体现了在实际使用与商标注册之间的利益平衡，也体现了商标注册保护制度在整个商标法中的基础地位。就本案的使用证据看，在商标申请日前，实际使用人一直将商标使用在第２５类，从其店铺开始之日到公司商标注册之日，再到本案商标的核准，都一直在从事服装的销售。因此可以认定，领弦公司在经营活动中对于“古木夕羊”的使用行为并未脱离“原有范围”的范畴。

商标在先使用抗辩本质上是商标注册制度的例外，根据商标使用遵循诚实信用的原则，商标在先使用需要保护的是善意的商标在先使用人，要维护的是商标注册权利人与实际使用人之间的利益平衡，而尤其要抵制的是本案中出现的商标抢注。

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