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发送侵权通知时应一并提供构成侵权的初步证明材料

———肇庆市衡艺实业有限公司与建阳顺意贸易有限公司、杭州阿里巴巴广告有限公司侵害发明专利权纠纷案

【案例要旨】

由于发明专利技术方案复杂，侵权判定难度高，且在侵权判定时，必须根据权利要求书记载的全部技术特征，逐项比对涉案侵权产品的技术特征是否落入上述发明专利权的保护范围，故在发明专利侵权判定时，侵权比对工作是必经程序。从比对效率、比对成本、过滤恶意投诉的角度，要求权利人在向电子商务平台经营者发送“侵权通知”时，一并提供侵权比对表等“构成侵权的初步证明材料”，具有较强的合理性。

【案情简介】

２００６年３月１７日，王晓冰、李良清向国家知识产权申请“磁斥型悬浮装置”的发明专利，并于２００９年９月２３日获得授权，专利号：ＺＬ２００６１００６××××.１。２０１０年９月１３日，经国家知识产权局核准，该专利权人变更为肇庆市衡艺实业有限公司（以下简称衡艺公司），该专利持续有效。

２０１５年１０月１０日，衡艺公司的委托代理人王辉登陆域名为１６８８.ｃｏｍ的网站，进入名称为“顺意贸易有限公司”的网店，在该网店下单购买产品名称为“磁悬浮地球仪６寸”的商品，该商品标注价格为２３０元，王辉同时完成了付款手续。庭审中，顺意公司认可该网店系由该公司开设，且该公司曾在该网店中销售过被诉侵权产品的事实。

２０１６年１月１９日，衡艺公司的委托代理人向杭州阿里巴巴广告有限公司（以下简称阿里巴巴公司）寄送律师函，告知衡艺公司为涉案专利的权利人，顺意公司销售的涉案产品侵害了衡艺公司的专利权，并在该律师函中附有涉案侵权产品的网络链接地址。

２０１６年１月２７日，阿里巴巴公司通过电子邮件向衡艺公司的委托代理人回函称：需要委托代理人提交经衡艺公司授权其进行维权的证明，以及提供侵权比对文件。在此期间，阿里巴巴公司未通知建阳顺意贸易有限公司（以下简称顺意公司）侵权投诉事宜或要求其将涉案产品下架。

２０１６年２月１日，衡艺公司向福州市中级人民法院提起本案诉讼，诉讼请求为：１.顺意公司、阿里巴巴公司立即停止销售、许诺销售侵犯衡艺公司ＺＬ２００６１００６××××.１号发明专利权的产品；２.顺意公司赔偿衡艺公司经济损失１０００００元及合理费用２４４０元，阿里巴巴公司承担连带赔偿责任；３.本案诉讼费用由二被告承担。

顺意公司在收到法院送达的起诉状后，自行将被诉侵权产品下架，阿里巴巴公司亦删除了涉案产品网络链接。

【诉辩意见】

衡艺公司诉称：衡艺公司持有专利号为ＺＬ２００６１００６××××.１的发明专利，该专利仍为有效专利，依法应予保护。衡艺公司为该专利的专利权人，有权提起本案诉讼。顺意公司在阿里巴巴公司运营的网络平台（域名：１６８８.ｃｏｍ）上开设名称为“顺意贸易有限公司”的侵权店铺，并违法销售、许诺销售侵犯涉案发明专利权的商品，构成专利侵权，理应承担侵权责任，阿里巴巴公司作为网络服务提供者，应针对涉案侵权行为，承担连带赔偿责任。

顺意公司辩称：侵权产品系向他人购买所得，并非由其销售，而是另行向他人下单并由他人向消费者发货，其不构成侵权，不应承担侵权责任。

阿里巴巴公司辩称：一、网络服务提供者采取事后必要措施的前提在于收到投诉人的有效通知。一个合格的有效通知应当具备的条件为：（１）权利人的身份证明、有效联系方式和地址，若委托他人投诉，还应当提供授权委托证明；（２）权属证明文件；（３）要求删除、屏蔽、断开链接的商品名称和具体互联网链接；（４）构成侵权的初步证明材料，如涉嫌侵权商品与专利权保护范围的比对材料等。阿里巴巴公司在官网上已有公示告知关于上述有效通知的要求，但衡艺公司委托律师投诉时，明显缺少：（１）权利人委托律师投诉的授权证明，也没有提供营业执照；（２）权利人未提供被投诉方构成侵权的初步证明材料，本案系涉嫌专利侵权，权利人应提供涉嫌专利侵权的比对材料。因此，衡艺公司的投诉是一个无效的通知，阿里巴巴公司要求衡艺公司补充材料的情况下，对其投诉未采取必要措施不存在过错的问题。二、阿里巴巴公司作为网络服务提供者，没有能力也没有义务主动审查涉诉商品是否属于侵权。阿里巴巴公司作为网络服务提供者，在大量的投诉通知中不可避免地存在不当投诉和恶意投诉的行为，由于本案涉案专利复杂，即使是法院审理也需要作专业的对比分析，阿里巴巴公司作为第三方平台没有专业判断专利是否侵权的能力，仅以普通人的身份基于合理审慎义务介入判断。在衡艺公司未提供有效通知材料时，阿里巴巴公司无能力判断涉案产品是否侵权。三、衡艺公司起诉后，阿里巴巴公司及时删除了销售网页地址链接，阿里巴巴公司不存在过错。

【法院审理】

一审法院认为：

衡艺公司持有专利号为ＺＬ２００６１００６××××.１的发明专利，该专利目前仍处于有效状态，其合法权利受我国法律保护。我国专利法第五十九条第一款规定：“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。”《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第七条中规定：“人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围，应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征。被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或等同的技术特征的，人民法院应当认定其落入专利权的保护范围；......”

经过比对分析，被控侵权产品的技术特征Ａ-Ｆ与涉案专利权利要求１限定的全部技术特征一一对应并完全相同，落入了涉案专利的保护范围。根据专利法第十一条第一款的规定：“发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。”

顺意公司在阿里巴巴网站（域名：１６８８.ｃｏｍ）展示涉案“磁悬浮地球仪”并发出销售要约，构成许诺销售行为。顺意公司接受消费者下单，即为与消费者就买卖“磁悬浮地球仪”产品达成合意，构成了专利法意义上的销售行为。至于顺意公司所称另行向他人下单并由他人向消费者发货等情由，系其具体履行出售义务的方式问题，不影响顺意公司的行为构成销售产品。顺意公司所销售的“磁悬浮地球仪”落入衡艺公司专利号为ＺＬ２００６１００６××××.１专利权的保护范围，且该销售行为未经衡艺公司允许，构成对衡艺公司合法享有的专利权之侵害，应当承担停止销售侵权产品的责任。顺意公司所销售的产品不符合产品质量法对于产品标识的规定，顺意公司未尽合理审查义务，主观上存在过错，不能依据合法来源免除赔偿责任。

阿里巴巴公司的经营行为主要是为商户与买家提供线上交易平台，本身并不从事商品的销售及许诺销售，即并未直接实施涉案专利。根据侵权责任法第三十六条中“网络用户利用网络服务实施侵权行为的，被侵权人有权通知网络服务提供者采取删除、屏蔽、断开链接等必要措施。网络服务提供者接到通知后未及时采取必要措施的，对损害的扩大部分与该网络用户承担连带责任”之规定，阿里巴巴公司作为网络服务提供者，衡艺公司在提起本案诉讼前曾以律师函的方式函告其所经营的网站上存在侵害涉案专利权的行为，并指明了侵权商户及侵权产品的销售链接地址，阿里巴巴公司以通知所附文件不齐为由要求衡艺公司的委托代理人补充提供材料，但在此期间并未及时通知其网站上的被投诉商户，即本案顺意公司，同时也未及时采取防止侵权损失扩大的必要措施，明显存在过错。但鉴于衡艺公司发出通知至提起本案诉讼的期间间隔较短，阿里巴巴公司在收到起诉材料后删除了侵权产品的销售网页地址链接，衡艺公司也未举证证明在此较短的期间内存在扩大损失，根据本案的具体情节，无须判令阿里巴巴公司承担损失扩大的责任。综上，专利权人的合法权利受法律保护。本案原、被告均未提交侵权损失、获利或专利许可使用费的证据，依法适用法定赔偿。考虑涉案专利权的类型、被告的主观过错、销售侵权产品的实际情况等因素，酌定顺意公司赔偿衡艺公司经济损失人民币２００００元。衡艺公司为调查取证支出的公证费用人民币２２００元，属于合理费用，亦应由顺意公司承担。顺意公司应合计赔偿衡艺公司经济损失人民币２２２００元。阿里巴巴公司在本案中可免于承担连带赔偿责任。

综上，一审法院依法判令：一、顺意公司自判决生效日起立即停止许诺销售、销售侵害衡艺公司“磁斥型悬浮装置”发明专利权（专利号：ＺＬ２００６１００６××××.１）的“磁悬浮地球仪”产品；二、顺意公司自判决生效之日起五日内赔偿衡艺公司经济损失人民币２２２００元（已包含合理费用）；三、驳回衡艺公司的其他诉讼请求。

二审法院认为：

网络服务提供者知道网络用户利用其网络服务侵害他人民事权益，未采取必要措施的，与该网络用户承担连带责任。本案中，阿里巴巴公司主张权利人投诉发明专利侵权的“通知”应当具备四个要件，即（１）权利人的身份证明（营业执照副本或身份证复印件）、有效联系方式和地址，若委托他人投诉，还应当提供授权委托证明；（２）权属证明文件（如专利证书）；（３）要求删除、屏蔽、断开连接的商品名称和具体互联网链接；（４）构成侵权的初步证明材料，如涉嫌侵权商品与专利权保护范围的比对材料。侵权责任法虽然没有进一步解释权利人发出的“通知”应具备的构成要件，但知识产权作为一种私权，行使该权利的方式不外乎是由权利人直接进行，或者由权利人授权他人行使。如果他人未得到权利人的授权而行使，除非得到权利人事后的追认，或者由公权力部门为了社会公共利益而进行执法，否则行使该知识产权的行为应属无效。因此，阿里巴巴公司主张权利人维权投诉发出的“通知”应当具备的四项要件中的前三项要件符合法律的规定，在实务中应具备上述三个要件，才能构成“有效通知”。

当前，电子商务迅猛发展，伴随而来的是知识产权权利人通过网络平台投诉越来越多，其中滥用投诉、错误投诉也占有相当比例。由于发明专利侵权判断具有高度的专业性，作为网络服务提供商要求发明专利投诉人还须提供“构成侵权的初步证明材料”具有一定的合理性，因为发明专利权利人提出投诉必然要先行侵权比对，判断网络商户销售的商品的技术特征与其发明专利的技术特征是否相同或者等同，然后决定是否投诉。根据二审法院补充查明的事实，网络服务提供商要求发明专利的权利人在网络上填写“侵权的初步证明材料”，因权利人决定向网络服务提供商提出投诉前，必然要先行专利侵权的技术比对，因此，并不会额外增加发明专利权利人的负担。相反，在当前恶意投诉和不当投诉海量增加的情况下，网络服务提供商要求专利权利人提交“侵权的初步证明材料”，可以在形式上过滤掉部分的不当投诉及滥用投诉，从而将合格的投诉及时传递给网络商户，以便根据网络商户的反应，采取进一步的措施，提高投诉质量，达到在网络环境下既维护知识产权保护的基本价值，又在一定程度上达到维护网络服务商及网络商户的合法利益，最终让广大消费者受益，促进电子商务的健康发展。

阿里巴巴公司在接到投诉通知后，要求投诉人补充“授权材料”及“侵权的初步证明材料”，因本案涉及的投诉并非权利人自己行使，而是委托律师代为行使，因此阿里巴巴公司要求投诉人补充授权材料及侵权的初步证明材料是符合电子商务当前的交易实际的。在投诉人未补齐上述两方面的材料的情况下，应当认定衡艺公司的投诉通知是一个无效的通知，阿里巴巴公司未及时断开有关链接没有过错，原审法院认定阿里巴巴公司“明显存在过错”应属适用法律错误，阿里巴巴公司的上诉有理，二审法院予以支持。鉴于原审判决虽认定阿里巴巴公司存在明显过错，但并没有判决阿里巴巴公司承担任何的法律责任，因此，对原审的判决结果应予维持，根据本案的实际，上诉费用由上诉人负担。综上，二审法院最终驳回上诉，维持原判。

【案例评析】

衡艺公司在起诉立案前曾向电子商务平台经营者阿里巴巴公司发送过“侵权通知”，要求其立即采取删除、屏蔽、断开链接等必要措施，并及时停止涉案专利侵权行为。然而，衡艺公司在发送上述“侵权通知”时，并未一并向电子商务平台经营者提供“构成侵权的初步证明材料”。阿里巴巴公司在接到该侵权通知后，与投诉人及时取得了联系，要求其补充提供上述“构成侵权的初步证明材料”，但投诉人并未如期提供。

根据侵权责任法第三十六条的规定，权利人发现电子商务平台上存起专利侵权信息后，有权利向电子商务平台经营者进行投诉，要求其及时采取删除、屏蔽侵权信息等必要措施。但是，专利侵权具有很强的隐蔽性，特别对发明专利而言，由于其往往涉及较为复杂的技术比对，因此，一般很难直观判断其是否构成侵权。以发明专利侵权判定为例，通常需要根据权利要求书记载的全部技术特征，逐项比对涉案侵权产品中的技术特征是否落入上述专利权的保护范围，因此，在发明专利侵权判定时，侵权比对工作是必经程序。

另外，由于电子商务平台上存在海量商品信息，电子商务平台经营者客观上难以具体甄别上述商品是否涉嫌侵犯他人的知识产权。投诉人在针对侵犯发明专利权的行为向电子商务平台经营者发送“侵权通知”时，若仅列举涉案侵权商品的名称、网络地址等基本信息，而未针对专利权利要求与涉案产品作详细的侵权比对分析，电子商务平台经营者往往难以判断投诉事项是否成立。

一般而言，权利人对涉案发明专利的技术方案、侵权产品的技术特征最为了解，因此由投诉人承担侵权比对工作，往往效率更高，也更准确。同时，根据“谁主张，谁举证”的基本原则，权利人无论是向行政机关进行行政投诉，抑或向司法机关提起民事诉讼，其均应承担专利侵权比对的法律责任，否则应承担举证不能的法律后果。因此，在权利人向电子商务平台经营者发送“侵权通知”时，要求其一并提供侵权比对表等“构成侵权的初步证明材料”，并未额外增加权利人的负担。同时，对权利人作上述要求，亦可在一定程度上过滤部分恶意投诉行为，并有益于我国电子商务的健康有序发展。

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