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美国：商标审判和上诉委员会决定的独家效力

2015年，美国最高法院发布了具有里程碑意义的商标裁决，该裁决可能会影响许多公司法律部门。在B＆B Hardware，Inc诉Hargis Industries，Inc（135 S Ct 1293，___ US ___（2015））一案中，最高法院裁定商标审判和上诉委员会（TTAB）的裁决在随后的法院诉讼中可能具有排他性效力。本文研究了该决定在美国和国外的一些实际含义。

事实

B＆B Hardware和Hargis Industries都生产金属紧固件。B＆B的紧固件用于航空航天业，而Hargis的紧固件用于建筑业。尽管他们的客户各不相同，但所有人都更喜欢将物品密封的紧固件。

B＆B于1993年获得了其商标SEALTIGHT的美国联邦注册。三年后，Hargis试图为其紧固件注册名称SEALTITE。B＆B在美国专利和商标管理机构TTAB之前反对Hargis的商标申请。办公室（USPTO）。B＆B反对Hargis的注册，认为SEALTITE无法注册，因为它可能与SEALTIGHT混淆。尽管双方的扣件销售到不同的行业，但B＆B解释说，两家公司都是在网上销售产品，扣件的最大分销商同时出售了公司的产品，而消费者有时会称错了下订单的公司。作为回应，哈吉斯认为，两家公司通过不同的贸易渠道向不同类型的消费者出售了不同用途的不同产品。

在TTAB决定是否应注册SEALTITE的同时，B＆B还起诉Hargis侵犯商标权。在注册程序和侵权诉讼中，仲裁庭询问寻求保护的商标（此处为SEALTIGHT）与另一商标（SEALTITE）之间是否存在混淆的可能性。

在地区法院裁定混乱的可能性之前，TTAB宣布了裁决。TTAB解释说：“ [可能]造成混淆分析的最关键因素是商标的相似性和商品的相似性”，TTAB赞成B＆B，并拒绝了Hargis的商标申请。然后，B＆B要求地区法院对TTAB的裁决施加排他性效力，并认定Hargis应对侵权承担责任。

地区法院不同意这一结论，认为该机构的调查结果不能具有排他性的效力。在上诉中，第八巡回上诉法院确认是因为：

TTAB使用与第八巡回法院（和地方法院）不同的因素来评估混乱的可能性；

TTAB过于强调两个商标的外观和声音；和

Hargis在TTAB之前承担了说服的重任，而B＆B在地方法院面前承担了说服的重任。

最高法院授予调卷令，以决定这一问题。

最高法院的裁决

首先，最高法院总结了关于排除问题的一般规则：“当对事实或法律问题进行实际诉讼并由有效且最终的判决确定时，而该确定对于判决是必不可少的，则该确定在随后的诉讼中是结论性的双方之间，无论是相同或不同的主张。”

法院指出，排除问题不仅限于在两个法院审理同一案件的情况，还可以同样适用于存在其他必要因素的代理机构裁决。法院随后对《兰纳姆法案》本身进行了分析，未发现任何证据表明国会试图排除其对TTAB先例的适用。法院认为，“真正的问题”是“为注册目的而混淆的可能性是否与为侵权目的而混淆的可能性相同的标准”。最高法院认为是。因此，它没有理由不要求对TTAB关于混乱的确定给予排他性效力，前提是满足了排他性排除的其他普通要素。退还时，

哈吉斯的实际效果

Hargis的实际效果尚未得到充分认识。权利人将继续在TTAB中提出异议和注销程序，这将与侵权诉讼分开。在哈尔吉斯会议之前，第二，第三，第七和第九巡回法院对TTAB的决定给予了尊重，即使不是完全的排他性效力。这些地区的法院现在是否更有可能发现随后的侵权案件所排除的问题？相反，第五，第八和第十一巡回法院明确拒绝了TTAB决定中的问题排除。这些地区的法院是否仍会保持怀疑态度，并寻找不采用问题排除的理由？

TTAB首席行政法官杰拉德·罗杰斯（Gerard Rogers）最近在美国知识产权法协会的年会上发表讲话，敦促哈吉斯不应对各方处理TTAB诉讼的方式产生重大影响。但是，问题不在于TTAB对Hargis的反应如何，而是当法院根据TTAB的最终裁决做出附带禁止反言的动议时，审判法院将如何反应。权利持有人在制定TTAB诉讼程序时必须考虑到这一点。

如果TTAB在其分析中考虑市场证据和因素，并且其决定成为最终决定，则法院在审理随后的侵权案件时，更有可能接受TTAB的决定对其案件具有约束力。因此，在当事人甚至认为在侵权案件中具有排他性效力的可能性的情况下，他们更有可能对TTAB不利裁定提出上诉。实际上，向联邦地方法院（相对于联邦巡回法院）的上诉可能会变得更加普遍，因为当事人可能会在这种情况下引入新的证据。

值得一提的是，最高法院在哈尔吉斯的推理可能不仅限于混乱可能性的问题。在适当的情况下，法院可能会对TTAB的其他裁定具有排他性作用，例如描述性，获得性独特性，名望，通用性，放弃和优先权。因此，在TTAB案件中，被告将不得不考虑是否可以并且应该提起诉讼以解决这些问题并中止TTAB诉讼。

商标申请人可能需要在其申请中对商品和服务的描述更具策略性。正如TTAB在Hargis中指出的那样，混淆分析可能性中最关键的因素之一就是商品和服务的相似性。仅当问题严重且在后续程序中相同时，才适用问题排除。因此，商标在市场上的使用方式与商标申请中使用的商标之间的差异可能足以避免不利决定的排他性影响。在某些情况下，可能会促使各方在范围或某些贸易渠道上限制商品或服务的描述，以限制TTAB不利裁决的影响。

哈吉斯它还根据《马德里议定书》根据《兰纳姆法》第44（e）条（外国注册）或第66（a）条在美国寻求注册的外国商标，提出了有趣的战略考虑。两种情况均不要求申请人在获得注册之前提交其商标在商业上的使用证据。如果外国申请人尚未在美国使用其商标，那么在异议或撤销程序中做出不利决定会否导致在随后的侵权诉讼中发现附带禁止反言的行为？乍一看，在这种情况下，TTAB不太可能考虑市场使用，并且“如果TTAB不考虑当事方商标的市场使用，Hargis，Slip op，第18页）。如果该决定包含经常被引用的主张，即商标的相似性以及当事方的商品或服务的性质和范围必须根据申请和/或注册中所包含的内容来确定，则该结论似乎更有可能。）记录，而不是当事方在市场中的实际使用情况。

但是，市场上的证据通常会通过文件，证词和发现回应而进入TTAB案件的证据记录中，甚至可能会让人混淆相似性。考虑2013年的Platts v M7 GmbH案（Opp No 91204773），在该案中，M7在答复和发现回复中承认其PRECISTA商标与反对者的商标相同，并且当事方的商品“在法律上不相同，即密切相关”。M7将防御重点放在优先权问题上，而TTAB则受到反对者的青睐。如果M7在美国开始使用该商标，那么在随后的侵权案件中，普氏很可能会提出强烈的附带禁止反言。

根据Hargis，外国申请人应仔细考虑其反对和取消策略，以避免陷入困境的陷阱。同样，反对第44（e）和66（a）条申请的当事方将需要计划其证据策略。根据各方对案情的评估，它可能希望寻求发现并在审判中引入实际的市场证据，以用于在随后的侵权诉讼中争论不容反悔。

在这一点上，Hargis的全部效果还有待观察。但是，很明显的是，当事方将需要对其TTAB案的含义具有更高的敏感性。

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