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警惕使用意向商标申请的陷阱

合并和收购通常涉及商标的收购和/或转让。获得商标的公司必须提防使用意向（ITU）商标申请（或始于ITU申请的申请）所潜伏的潜在问题，例如分配不当或缺乏善意使用该商标的意图。我们审查了强调这些问题的判例法，并提供了解决这些问题的实践指导。

背景：在美国，人们可以提出使用意图（ITU）申请，实际上是保留商标并在商标实际用于商业之前确定建设性的优先权日期。在申请人提交证明其在商业中使用该商标的证据之前，美国专利商标局（USPTO）不会注册ITU申请。申请人可以在商标审查员批准将商标发布为异议之前以声称使用的修正形式进行注册，也可以在商标在异议期限内有效并发出许可通知后以使用声明的形式进行注册。。从许可通知之日起，申请人最多可以提交三年的使用声明（SOU），以表示该商标正在被使用。

《兰纳姆法》（Lanham Act）第10（a）（1）节（也称为商标法的反转让规定）禁止在提交使用说明书（SOU）或对使用进行修正之前对国际电联的申请进行转让（ AAU），只有一个例外。参见15 USC§1060（a）（1）。如果国际电联的申请是“与商标有关的申请人或其部分业务的继承人，如果该业务正在进行且存在，则可以转让”。除其他因素外，法院和商标审判与上诉委员会（TTAB）在确定国际电联申请分配的有效性时，评估转让文件的充分性，受让人是否真的是企业的接班人，企业是否“持续存在”以及国际电联是否以正确的实体名称提交。颁布禁止转让国际电联的国会意图是防止贩运国际电联应用程序或从中牟利。参见Clorox Co.诉化学银行，40 USPQ2d 1098，1100-01（TTAB 1996）。

去年夏天，TTAB在中央花园和宠物公司诉Doskocil Manufacturing Company，Inc.案中的裁决。第91188816号异议（TTAB，2013年8月16日）（“中部”）很好地提醒了我们，在提交或获取ITU申请时，必须考虑第10（a）（1）节的要求。

该中心决定：在中央，全玻璃鱼缸株式会社（“全玻璃”）申请的吉拉标记的ITU申请于2006年12月7日，水族馆，玻璃容器和其他类型的设备。全玻璃由一家名为Pennington Seed，Inc.的公司所有，而Pennington Seed，Inc.又由中央花园所有。2007年6月26日，全玻璃将国际电联的申请分配给中央花园，并于2008年2月19日向中央花园发布了注册。但是，全玻璃继续其业务，并且没有将业务转让给中央花园。

中央花园随后介入了针对第三方（Doskocil）的异议程序，作为回应，Doskocil对中央花园的商标提出了质疑。权利，认为从全玻璃到中央花园的转让违反了第10（a）（1）条。TTAB得出结论，从全玻璃到中央花园的转让不符合第10（a）（1）条的法定例外规定，因为实体交换的唯一内容是商标和“与商标相关的企业的商誉”标记。”法院指出，与商标有关的业务没有任何部分从全玻璃公司转移到中央花园公司。在得出该结论时，TTAB拒绝了取消中央花园注册与第10节的目的背道而驰的论点，并发现该法规的用语很明确，即国际电联的申请只能被分配给转让人业务的继承人或至少与业务有关的部分。因此，TTAB取消了商标。TTAB裁决的影响是双重的：不仅中央花园失去了注册，而且失去了对Doskocil要求优先权（通过ZILLA申请的提交日期）的能力。

TTAB对第10节的严格解读最初是在Clorox Co.v。Chem。中提出的。银行，40 USPQ 2d 1098，1106（TTAB 1996）。在Clorox，在提交SOU之前，商标所有人已将国际电联的申请转让给其银行，作为贷款的抵押品。分配包括一项条款，一旦还清贷款，国际电联商标申请将被转移回所有者。TTAB分析了有争议文件的语言，发现无论当事人有何意图，该协议都是违反第10（a）（1）条的权利转让。TTAB的结论是，该申请不符合法定例外条件，因为该商标所涉及的持续经营业务没有权利转移，并且银行不是该公司的业务继承人，因为该公司仍将继续运营它的业务。TTAB裁定，不适当的转让会使申请无效，并且必须取消所有产生的注册。

其他TTAB小组也得出了类似的结论。在Railrunner NA，Inc.诉新墨西哥州交通部（“ NMDOT”）和新墨西哥州中部地区政府理事会（“ MRCOG”）中，反对号为91172581（TTAB，2008年7月17日）（非先决）（ “铁道行者”），MRCOG于2005年2月提交了国际电联的申请。2007年7月，MRCOG在提交AAU或SOU之前将其ITU申请移交给了NMDOT。提出了异议程序，对该任务提出了质疑。作为回应，NMDOT仅提供转让和简短的誓章作为业务继承的证据，而未提供有关业务转让或证明业务继承的文件的任何详细解释。TTAB指出，申请人有责任提供证明继承的文件或在誓章中背诵事实，事实发现者可以据此得出转让的结论。TTAB批准了Railrunner的即席判决动议，并且使国际电联的申请无效，因为反对的国际电联申请的转让并非是业务的继承人。Railrunner提醒您，收购方必须确保转让文件的充分性。

在Amazon Technologies，Inc.诉Jeffrey S. Wax中弗里兰德先生和Wax先生（反对号91187118（TTAB，2010年8月31日））于2000年3月共同提交了国际电联的AMAZON VENTURES申请。弗里兰德先生于2008年10月将其全部权利，所有权和权益转让给了以及AMAZON VENTURES致蜡先生。在后来的反对意见中，亚马逊技术公司辩称，弗里兰德和韦克斯违反了第10（a）节的规定，因为他们没有正在进行的和现有的业务。但是，TTAB认为，转让的定义是“ [a]转让或将任何财产的全部转让给他人”，在这种情况下，没有转让给“另一方”（因为Wax先生是最初的共同申请人，并且现在是唯一剩下的申请人）。

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