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高等法院说，商标审判和上诉委员会的裁决可能具有排他性效力

2015年3月24日，美国最高法院在B＆B Hardware，Inc.诉Hargis Industries，Inc.案中发布了裁决，裁定：“如果普通要素包含以下内容，法院应对[商标审判和上诉委员会]裁决具有排他性效力：排除了所有问题。”最高法院面临的问题是，地区法院是否应在TTAB关于“ SEALTITE”与“ SEALTIGHT”相混淆的决定中适用问题排除。

B＆B硬件的背景和过程历史

1996年，Hargis Industries，Inc.（以下简称“ Hargis”）申请注册SEALTITE商标，该商标为“用于制造金属和后框架建筑物的自穿孔和自钻孔金属螺钉”。作为长期商标的一部分双方之间的争端，B＆B Hardware，Inc.（“ B＆B”）于2003年反对该申请，理由是SEALTITE可能与B＆B的SEALTIGHT商标“螺纹或非螺纹金属紧固件及其他相关硬战[e]”产生混淆。用于航空航天业。”在异议程序未决期间，B＆B在美国阿肯色州东区地方法院对Hargis提起侵权诉讼。此后不久，TTAB拒绝注册Hargis的SEALTITE商标，认为该商标可能与B＆B的SEALTIGHT商标造成混淆。Hargis并未寻求TTAB裁决的司法审查。

B＆B随后就TTAB在涉及同一当事方和商标的事项中是否存在混淆可能性的先前发现是否应具有排他性效力的问题进行了简要判决。地方法院驳回了B＆B的即决判决请求，认为TTAB的裁决不排除陪审团考虑混乱问题的可能性。地方法院还拒绝在审判中将TTAB的决定作为证据。虽然陪审团被告知TTAB拒绝注册Hargis的商标，但未告知陪审团TTAB如何解决混淆问题的可能性。最终，陪审团认为Hargis使用SEALTITE商标不太可能与B＆B的SEALTIGHT商标混淆。

在对排除性问题的上诉中，美国第八巡回上诉法院分庭宣誓，由Shepherd，Loken和Colloton法官组成。Shepherd法官以多数意见发表意见，认为TTAB关于混乱可能性的调查结果既不应具有排他性，也不应受到尊重。B＆B Hardware诉Hargis Indust。，716 F.3d 1020，1026（8th Cir.2013）。第八巡回法院认为，要适用排除在外的问题，寻求排除在外的问题必须与原始诉讼中涉及的问题相同。此先决条件未得到满足，因为TTAB在异议程序中裁定的混淆可能性与地区法院在商标中裁定的可能性不同侵权行为。第八巡回法院指出，TTAB依靠In re EI DuPont DeNemours＆Co.，476 F.2d 1357（CCPA 1973）中阐明的13因子测试来评估申请商标之间是否可能混淆以及现有的注册，而第八巡回法院的地区法院则依靠SquirtCo列举的六因素测试。v。Seven-Up Co.628 F.2d 1086（8th Cir。1980），以评估混淆分析的可能性。法院还指出，TTAB的分析强调商标之间的相似性，而忽略了实际市场使用的证据。第八巡回法院发现此类证据对于在侵权诉讼中进行混淆分析的可能性“至关重要”，因此认为TTAB并未决定向地方法院提出的同一“混淆可能性”问题。因此，排除是不合适的。

持异议的法官Colloton法官认为，如果TTAB考虑到市场背景和排除的证据将适用，则TTAB的调查结果应具有排他性效力。地方法院和TTAB都在裁定同一问题（是否存在混淆的可能性），并且两种混淆测试的可能性之间的差异很小。此外，异议人士担心，多数人将TTAB诉讼中的分析与侵权诉讼中的分析区分开的努力意味着TTAB的调查结果将永远不会在联邦法院中具有排他性的效力。由于TTAB在确定注册权的过程中决定事实问题，

TTAB诉讼程序与地方法院诉讼之间的差异

正如B＆B硬件公司在第八巡回法院中指出的那样，并且其他法院也已经承认，TTAB的异议和注销程序与地区法院的商标侵权诉讼之间存在一些差异。即使两个法庭都必须分析是否存在混淆的可能性，但主要区别包括：

TTAB着重于商标是否有权注册，而地区法院则着眼于被指控的侵权人对有关商标的实际使用。

TTAB依靠13要素杜邦测试，并将这些要素应用于所涉及的申请或注册中包含的信息。但是，地方法院使用多因素测试（因巡回法庭而异），并将这些因素应用于有关商标在市场中实际使用方式的证据。

在TTAB进行的诉讼中，发现范围很窄，证词以书面形式提交给法官小组。在地方法院的诉讼程序中，发现的范围更广，证据在法官或陪审团面前实时提交。

一旦发现混淆的可能性，TTAB可以拒绝全部或部分注册该商标，或者可以在撤销程序中撤销注册商标。但是，地方法院可以判给金钱损失，费用和律师费，并且可以永久禁止一方使用商标。由于TTAB的补救措施有限，因此，与地区法院侵权诉讼一样，对TTAB诉讼提起诉讼的动机通常要少得多。

电路分割

除了第八巡回法院之外，每个解决此问题的巡回法院都得出结论，TTAB关于混淆可能性的决定至少应在随后的商标侵权诉讼中有所尊重。例如：

第三巡回赛和第七巡回赛对TTAB做出的有关混淆可能性的确定具有排他性作用。参见Jean Alexander Cosmetics，Inc.诉L'Oreal USA，Inc.，458 F.3d 244（3d Cir。2006）；EZ Loader Boat Trailers，Inc.诉Cox Trailers，Inc.，746 F.2d 375（1984年第7卷）。

第二巡回法庭认为，TTAB关于混乱可能性的调查结果应具有排他性作用，但前提是TTAB必须以有意义的方式考虑市场环境。参见美国公司的Levy诉Kosher Overseers Ass'n，104 F.3d 38，42（2d Cir。1997）。

第五巡回法院和第十一巡回法院虽然没有对TTAB的裁决产生混乱的可能性具有排他性影响，但他们认为，除非有有说服力的证据表明相反，TTAB的裁决有权受到尊重。参见《美国传统人寿保险公司诉传统人寿保险公司》，第494 F.2d 3（1974年第5卷）。自由储蓄和贷款协会诉Way，757 F.2d 1176（11th Cir。1985）。

最高法院：排除问题适用于TTAB裁决

在Alito法官的多数意见中，最高法院裁定，当争议商标的使用实质上相同且符合排除问题的普通要素时，TTAB关于混淆可能性的裁决在随后的地区法院诉讼中具有排他性效力。法院首先澄清说，机构决定可以构成排除问题的基础，而不会违反第三条。然后得出结论，《兰纳姆法》（Lanham Act）的文本或结构没有任何内容阻止问题排除的适用。

法院随后检查了是否有绝对的理由使TTAB的决定永远无法满足问题排除的一般要素，结果没有任何理由。法院驳回了第八巡回法院的裁决，该裁决认为，TTAB裁定的混淆可能性问题与地区法院在商标侵权诉讼中裁定的问题不同。法院认为，注册和侵权受不同的法律规定管辖，或者TTAB和第八巡回法院用来评估混淆可能性的因素均存在“微小变化”，这并不重要。

关键的询问是，出于注册目的的混淆可能性标准是否与出于侵权目的的混淆可能性相同的标准。最高法院的结论是相同的，因为：（i）注册规定的执行语言，《美国法典》第15篇第1052（d）节，与《侵权法》第15篇第1141（1）节相同。（ii）至少从1881年起，国会在第1141（1）和1052（d）节中使用的混淆性语言一直是商标注册的中心；（iii）区域法院可以在侵权诉讼期间取消注册，就像它们可以在寻求司法审查注册决定的行动中裁定侵权一样。

最高法院没有被Hargis的论点说服，该论点是Lanham Act的注册条款的文本询问所争议的商标是否彼此“相似”，而侵权条款的文本则针对商标的“商业使用”。TTAB并不总是考虑与地方法院相同的用法，这并不意味着它对所考虑的用法采用了不同的标准。如果商标所有者以与联邦商标中包含的用途实质上相同的方式使用其商标TTAB将在随后或同时发生的侵权诉讼中确定与地区法院相同的混淆可能性。但是，如果TTAB不考虑当事方商标在市场上的使用，则其决定不应在随后的侵权诉讼中具有排他性的效力，在该诉讼中，实际的市场使用是“首要”问题。

最高法院还驳斥了Hargis的论点，即不适用问题排除法，因为TTAB使用的程序与地方法院不同。最高法院指出，正确的查询是第一程序中使用的程序从根本上来说是差劲，粗暴或不公平的。由于没有理由怀疑TTAB程序的质量，广泛性或公平性，因此没有理由排除问题。

最后，法院驳回了Hargis的论点，即不应适用排除问题的理由，因为在TTAB进行的诉讼中所涉赌注比在侵权诉讼中低得多。法院发现注册的好处是巨大的，国会制定了详尽的注册计划，这证实了注册决定的重要性足以使问题排除在外。

金斯堡法官同意以下理解：当TTAB不考虑使用市场时，TTAB的意见无权排除混淆可能性的可能性。托马斯大法官发表了反对意见，斯卡利亚大法官也对此表示赞同。反对意见认为，给予TTAB裁决具有排他性效力的决定并非基于支持行政排除或《兰纳姆法》的文本，结构或历史的普通法推定。因此，TTAB的注册决定无权在随后的侵权诉讼中具有排他性效力。

实际影响

在做出B＆B硬件决定之前，失去异议或撤销程序的最大风险是无法获得，防止或取消商标注册。不论是否持有，都可以在联邦地方法院提起侵权诉讼。由于TTAB裁决现在可以具有排他性效力，因此，否定裁决可以阻止商标所有者在联邦法院禁止使用受质疑的商标。鉴于这些风险较高，商标业主应期望TTAB诉讼程序现在将更具争议性。各方将更倾向于将大量资源用于TTAB诉讼程序，采取积极立场，例如肯定性抗辩和反诉，并在必要时对TTAB的裁决提出上诉。

因此，商标所有人在提起TTAB诉讼之前，应仔细考虑他们是否将从TTAB或联邦法院的混淆判定中受益。如果商标所有者将从对市场使用的全面审查和更广泛的发现中受益，则它可能不希望采取TTAB行动，而该行动可能会阻止其在随后的侵权诉讼中提供实际使用的进一步证据。另一方面，如果相关商标的实际市场使用减少了混淆的可能性，则TTAB诉讼可能会为商标所有者提供机会，以增加发现相关商标之间混淆的可能性的机会。同样，如果是商标所有者预计其主要证人将不会在法庭上作充分的证词，TTAB可能会提供一个更有利的论坛来解决出现混乱的可能性，因为它没有听到现场证词。

B＆B硬件还可能影响商标所有者获得初步禁令的能力，该禁令在最终决定是非曲直之前限制或停止使用涉嫌侵权的商标。值得注意的是，这种救济形式是联邦法院专有的，并且与损害赔偿一样，TTAB诉讼中也无法获得这种救济。为了获得初步禁令，商标所有人必须（除其他事项外）确定，在没有初步救济的情况下，既有可能成功，又有无法弥补的损害。如果TTAB已经确定了混乱的可能性，那么根据案情确定成功的可能性应该容易得多。但是，与此同时，商标等待TTAB发出寻求初步禁令的最终决定的所有者可能会发现，鉴于提起诉讼的延迟，很难确定造成无法弥补的损害的可能性。最终，在申请人提出使用意向申请，在TTAB之前败诉后失去商标，然后再将其用于商业用途的情况下，给予TTAB裁决的独家效力将使商标所有人受益最大。在这种情况下，最高法院的裁决应使商标所有人更容易提出诉讼并获得初步禁令救济。

最后，B＆B硬件还可能会影响商标申请中识别商品和服务的方式。一方面，对反对派进行广泛的识别将是有益的。但是，如果申请人对申请提出异议，则对商品或服务进行更狭义的标识将有助于避免混淆的争论。

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