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电子商务是否正在改变加拿大商标“使用”的定义

加拿大法院和商标异议委员会（“委员会”）最近的几项裁决分析了电子商务对加拿大商标“使用”主张的影响。“使用”是在加拿大注册和维持商标注册的关键。这些决定对于在加拿大没有实体存在的情况下寻求商标保护的外国商标所有人（例如零售店或酒店）尤其重要。在异议和不使用程序中，当与消费者的主要联系是通过互联网进行时，董事会似乎正在仔细审查加拿大提供的服务的性质。

根据第4条商标法法案（以下简称“法案”），一个商标在关联使用的服务，如果它是“使用或这些服务的性能或广告显示。”这被解释为要求在加拿大提供服务。对于商品，商标必须在商品本身或可能在购买点的材料上显示，并且商品必须在正常贸易过程中在加拿大出售。

零售商店服务

从历史上看，与零售商店服务相关的商标“使用”要求在加拿大有实体存在-广告还不够。这些案件认为，在加拿大没有实体商店的外国商标所有人，只有能够执行正常的零售服务，例如从加拿大人手中下订单或向加拿大人发货，才能提出使用要求。在具有加拿大电话号码的网站上以加拿大元列出价格，在加拿大发行量较大的加拿大杂志或媒体上定期做广告，在确认加拿大交付的发票上显示注册人的姓名，或为加拿大人定制网站或目录也有帮助显示“使用”。

2011年，在未使用程序中注册服务商的决定中，联邦法院在TSA Stores Inc.诉商标注册服务商中裁定，应对“服务”进行自由解释；只要某些公众，消费者或购买者从该活动中受益，它就是一项服务。在这种情况下，注册人没有在加拿大拥有任何商店（商店曾经经营过，但是已经关门了），但提出了证据，表明相当多的加拿大人访问了其网站。法院裁定商标为在加拿大没有实体商店的情况下，即使没有从加拿大购买网站的证据，也可以维持零售商店服务的注册。TSA网站提供了诸如“帮助我查找装备”，“寻鞋器”和“商店定位器”工具之类的信息；法院认为，这些辅助零售商店服务提供了类似于参观实体商店的经验，并且受益于与知识渊博的销售人员的讨论。法院认为这对公众有利，因此是一项服务。保持注册。

相反，在Lapointe Rosenstein LLP诉West Seal Inc.案中，书记官长狭义地解释了TSA的决定，删除了West Seal的商标ARDEN B，该商标与零售服装商店服务和各种与服装有关的商品相关联注册。西海豹没有运送国际货物的设施。从该网站订购的加拿大客户使用第三方运输公司将购买的物品运送到加拿大。书记官长认为这样做不够；如果没有证据表明注册人自己将通过其网站发出的订单运送到加拿大，则该服务未在加拿大提供。

书记官长还在Poltev诉MMI-GOC LLC案中裁定，仅“ .ca”域名的注册和运营本身并不构成对加拿大服务商标的使用。

酒店及旅游相关服务

Bellagio Limousines诉Mirage Resorts Inc.最近的一项非使用程序裁决，在加拿大没有实际所在地的情况下，为酒店和旅游相关服务的商标使用问题增加了新的皱纹。

问题在于加拿大是否使用了Mirage Resorts Incorporated（“ Mirage Resorts”）拥有的与拉斯维加斯贝拉吉欧酒店有关的两个商标注册。一项注册涉及：（1）促销和宾客关系服务，即酒店和赌场预订和预订服务；（2）赌场和现场娱乐服务；（3）酒店，美容院和健康水疗中心。其他包括女士服装，运动服和服装配件。

Mirage Resorts的证据表明，它经营着拉斯维加斯的贝拉吉欧酒店，并花费了大量资金，特别是通过其网站在加拿大做广告和推广BELLAGIO标志。每年都有许多加拿大人访问酒店，并通过网站预订假期。来自多伦多的旅行社的进一步证据证明，他参观了贝拉焦酒店，并在那里为加拿大客户预订了假期。

尽管BELLAGIO商标在加拿大很出名，但Mirage Resorts的广告和促销不足以使用“酒店服务”，因为它实际上并未在加拿大经营酒店。书记官长说：“虽然技术已经发展到可以不必离开家就可以享受零售体验的地步，但没有证据表明酒店服务已经取得了这种进步；酒店服务需要在加拿大设有实体店。酒店无法通过互联网或1-800电话号码进行运营。”仅针对“促销和宾客关系服务，即酒店和赌场预订及预订服务”保留注册。该决定表明，董事会将缩小酒店服务的范围：商标所有者必须能够证明它已经准备就绪，愿意并且能够在加拿大提供服务。尽管有许多加拿大人参观了酒店，但即使仅是加拿大的促销活动也无法维持非常著名的商标。

这些决定以及其他决定证明了用来描述所使用服务的特定措辞的重要性。例如，在威尼斯Simplon-Orient-Express，Inc.诉法国法语国家SNCF案中，书记官长保持了ORIENT EXPRESS的注册，涵盖“旅行服务，即铁路和客运服务”，尽管事实是注册人没有在加拿大有营业所，并且仅在欧洲经营铁路服务。注册人为加拿大旅行社提供了研讨会，然后旅行社为其加拿大客户在注册人的欧洲火车上进行了预订。联邦法院维持上诉的登记，认为“旅行服务，即铁路客运服务”，包括偶然的或辅助的服务，例如火车票和火车预订服务，即使通过加拿大的中间旅行社提供。

2006年，书记官长在Borden Ladner Gervais LLP诉WestCoast Hotels，Inc.中对“酒店服务”进行了另一项注册。注册人表明，加拿大人在其网站上预订了美国WESTCOAST酒店，并参加了加拿大的注册人忠诚度计划。重要的是，注册人最近已将该商标许可为加拿大酒店的二级商标或房屋商标。书记官长认为不应对“旅馆服务”进行狭义解释；预订服务和会员计划服务的表现均构成了酒店服务的表现。

去年，联邦法院在Homeaway.com，Inc.诉Hrdlicka案中强化了这种做法。Homeaway.com试图将VRBO商标删除以用于“度假房地产上市服务”，原因是VRBO事先将相同商标用于相同服务，并基于商标所有者向商标局的欺诈性陈述。法院对该商标进行了删除，并通过其位于美国的网站发现Homeaway.com拥有有效的在先权利。事实还表明，加拿大人列出了出租物业并使用该网站进行了预订。在此基础上，大法官休斯说，一个商标无论在何处出现该信息，该信息都会出现在加拿大的计算机屏幕网站上，这构成了《商标法》在加拿大的使用和广告目的。

给商标所有人的建议

在没有向加拿大人销售商品和加拿大零售地点的情况下，外国注册人必须承担沉重的负担，以表明其网站是针对加拿大人的，并且模仿了传统的零售商店体验，其交互性类似于访问实体店。为了使涵盖零售服务的商标所有人能够表明自己已经准备好，愿意并且能够在加拿大进行注册服务，他们应该考虑：

客户购买并把交货加拿大（项目网上购买，通过目录，或电话必须交付给加拿大人，在加拿大，由注册人或其代理人，而不是由第三方）;

有加拿大的网站或目录；

上市价格以加元计算；

提供加拿大电话号码；

该商标在加拿大出版物或在加拿大发行量较大的出版物中做广告；

注册人的姓名显示在确认在加拿大交付的发票上。

在注册人未在加拿大经营旅馆的情况下，获得或维护“旅馆服务”的商标注册方面，商标所有者应考虑：

在申请中始终明确包含“预订服务”；

将其商标许可给本地企业；

向加拿大网站用户提供会员计划，并跟踪注册此类会员计划的加拿大人的数量。

重要的是要认识到，这些决定中的许多决定都是在未使用的简易程序中产生的，在该程序中，注册服务商行使有限的酌处权，并且只能根据《商标法》确定是否已经使用过“使用”。这些异议可能会在异议程序中出现，并可能影响商标注册的可执行性。与委员会的立场相反，联邦法院和联邦上诉法院已经意识到，商誉的存在并不取决于加拿大的使用；外国商标所有人可能会在其商标中保留有效的商誉，尽管事实上它不在加拿大开展业务。

需要法院作出进一步评论，以澄清在加拿大没有实物存在的情况下，在线商标使用是否以及何时构成在加拿大的“使用”的问题。

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