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对话！如何看待专利法新增惩罚性赔偿制度？

来源：中国知识产权报/中国知识产权资讯网

经过多年的等待和企盼，备受社会关注的专利法第四次修改迎来决定性的时刻：10月17日，十三届全国人大常委会第二十二次会议表决通过了关于修改专利法的决定，新修改的专利法将于2021年6月1日正式施行。此次修改在强化专利权人知识产权保护方面着墨颇多，其中一大亮点就是新增了惩罚性赔偿制度。为了帮助社会公众更好地了解该制度，本报邀请专家、法官和服务机构代表，请他们从各自视角对惩罚性赔偿制度进行解读。

对话嘉宾

宋河发中国科学院科技战略咨询研究院研究员、博士生导师

宋健江苏省高级人民法院资深法官、全国审判业务专家

刘芳北京同立钧成知识产权代理有限公司资深专利代理师、中国知识产权研究会网络知识产权委员会秘书长

记者：此次专利法修改引入了惩罚性赔偿制度，这对于打击知识产权侵权行为、保护专利权人合法权益等方面有何重要意义？

宋河发：此次修改的专利法规定了四种侵权赔偿方法：权利人的实际损失、侵权人的非法获利、许可费的合理倍数以及法定赔偿，确定赔偿方法也是按照此顺序依次进行的。

确定侵犯专利权的赔偿额原则主要有两种，即补偿性原则和惩罚性原则，补偿性原则又叫填平原则，意在弥补权利人因侵权所受到的“实际损失”。在此次专利法修改前，我国采用专利侵权赔偿的“填平”原则，其思想是通过权利人因被侵权所受到的“实际损失”来确定赔偿数额，但是由于专利权的无形性导致专利侵权证据难以获得，证据不足使得我国大多数案件采取法定赔偿，其数额一般低于“实际损失”，从而导致侵权成本低、专利侵权行为多发易发等现象。

专利法惩罚性赔偿制度是在前三种方法确定的赔偿数额上乘以一至五倍作为侵权赔偿额。惩罚性原则不仅补偿权利人的实际损失，还要对故意侵权人进行经济上的惩罚。惩罚性赔偿加重了故意侵权人的经济负担，对于遏制故意侵权行为具有重大意义，可以起到较好的警示作用。此次专利法修改，我国从原本的补偿性原则改为适用惩罚性原则，这是一次巨大的制度突破，对保护权利人的合法权益，严厉打击专利故意侵权行为，从根本上激励科技创新具有重大意义。

在打击故意侵权行为上，惩罚性赔偿制度施行后效果将十分明显，对侵权人来说，原本只是弥补权利人的“实际损失”，或将自己的侵权所得全部交出，或者按照许可费的合理倍数赔偿，专利法修改实施后将在上述赔偿额的基础上乘以一定倍数，将大大提高侵权成本，侵权的风险大于收益，会在较大程度上遏制专利的故意侵权行为，也将极大促进专利权的转让、许可。

宋健：在我国知识产权领域，最早建立惩罚性赔偿制度的是2013年商标法，其第六十三条规定：“对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额。”之后，2019年商标法第四次修改和反不正当竞争法第三次修改将惩罚性赔偿的倍数由原规定的“一倍以上三倍以下”提高为“一倍以上五倍以下”。此次专利法修改则直接引入惩罚性赔偿，明确规定惩罚性赔偿为一倍以上五倍以下。值得关注的是，此次专利法修改以及之前的法律修订都体现了当前严格知识产权保护的总体趋势。其重要意义在于，一方面通过惩罚性赔偿，切实提高侵权人的侵权成本，使得侵权无利所图；另一方面在有些案件中，恶意侵权、反复侵权的行为常常较为隐蔽，难以被发现，因而适用惩罚性赔偿在某种程度上也有助于补偿权利人损失。

刘芳：惩罚性赔偿具有惩罚、遏制功能。此次修改建立惩罚性赔偿制度，切中了当前专利保护的痛点。

首先，就惩罚功能而言，长期以来在代理专利纠纷业务实务中，深感相较于其它民事纠纷，专利侵权诉讼的成本居高不下，证据获取难度高、技术门槛复杂度高，更由于审理程序中可能出现技术鉴定等环节，导致专利维权成本高、相对侵权成本低的结果。现实中，有一些不法者实施规模性、持续性侵权行为，社会影响恶劣。长此以往，弱化了专利制度对于创新驱动的作用力，且难以在社会形成尊重知识产权的氛围，更难以创建创新文化。增加惩罚性，能够显著提高侵权成本，大力促进创新活动。

其次，就遏制或示范功能来讲，惩罚性赔偿制度的引入，除对具体被告故意的侵权行为加重赔偿、以防止重犯，亦展示面向社会的导向示范作用，更重要的是可实现惩戒的目的，重视对侵权者的惩罚以及对潜在侵权行为的遏制，亦是于全社会形成对法律的敬畏。引入了惩罚性赔偿制度，即为构建以充分实现知识产权价值为导向的侵权赔偿制度。

记者：根据修改后的专利法规定，什么情况下可以适用惩罚性赔偿制度？

宋河发：新修改的专利法对于惩罚性赔偿制度的规定为“对故意侵犯专利权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额”。此次修改对于采用惩罚性赔偿制度，规定了“故意侵权”和“情节严重”两个要件。

但是新修改的专利法没有进一步详细规定什么行为属于“故意侵权”以及达到何种程度称为“情节严重”，这需要在专利法实施细则或者相应的司法解释中予以明确，根据实际案件情形决定。

一般情况下，如果人民法院做出了专利权侵权裁决决定或司法调解书、知识产权行政执法机构做出了行政调处决定，或者仲裁机构做出了仲裁决定书，或者专利权人在向涉嫌侵权人发出律师函要求停止侵权行为并附以相应担保措施后，侵权人继续进行专利侵权行为的，则可以被认定为“故意侵权”。如果专利侵权行为对专利权人造成重大经济损失、非法获利数额巨大或者产生严重不良社会影响的，则可以认定为侵权行为“情节严重”。

此外，根据我国民诉法“不告不理”的原则，专利法的惩罚性赔偿制度的适用也应当以专利权人提出申请为前提条件。在专利权人没有明确提出惩罚性赔偿申请情况下，法院应当尊重当事人的权利，不能干涉当事人的选择自动使用惩罚性赔偿制度，这样可以避免对惩罚性赔偿制度的滥用。

宋健：修改后的专利法规定：“对故意侵犯专利权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。”从上述规定看，专利法规定的惩罚性赔偿的主观要件为“故意”侵权，客观要件为侵权行为“情节严重”。民法典“侵权责任篇”规定：“故意侵害他人知识产权，情节严重的，被侵权人有权请求相应的惩罚性赔偿。”较为普遍的观点认为，鉴于民法典系基本法，民法典对于知识产权领域中惩罚性赔偿规定具有统领作用，因而专利法就惩罚性赔偿的主观要件未采取商标法和反不正当竞争法的“恶意”规定，而是采取了“故意”侵权的规定。

但需注意的是，在适用惩罚性赔偿时，仍然应当将主客观要件结合起来综合加以判断，只有侵权行为达到“恶意”程度时，适用惩罚性赔偿才能真正发挥“对于故意侵权行为的威慑作用”，否则极易导致惩罚性赔偿的滥用。由于专利权客体涉及发明创造，其权利边界以及侵权行为的边界都具有一定模糊性，因而在专利侵权案件中如果过度适用惩罚性赔偿，则可能造成寒蝉效应，最终影响技术创新，因此专利案件中损害赔偿仍应当以填平为主、以惩罚为辅，通过加强精细化计算，尽量补足权利人的损失，同样可以达到严格专利权保护的目的。

刘芳：该条款适用的前提是：对故意侵犯专利权，情节严重的，即惩罚性赔偿应以故意侵权和情节严重为构成要件。故意，应明确知道或者具体知道侵权的可能性；情节严重，指侵权行为的恶性因素，包括应受到谴责、严重损害后果等。比如，侵权恶意明显、情节恶劣、数额巨大等实际情况，依法适用惩罚性赔偿，先计算侵权人获利额或导致权利人损失额的基础上，确定与侵权主观恶意、情节恶劣、侵权后果严重程度相适应的倍数惩罚幅度。

记者：被侵权人主张惩罚性赔偿应当如何举证？

宋河发：被侵权人主张惩罚性赔偿应当按照专利法的明确要求，需要举证证明侵权人的专利侵权行为符合“故意侵权”和“情节严重”两个要件。一般来说，满足“故意侵权”至少需要举证人民法院做出的专利权侵权裁决决定或司法调解书，知识产权行政执法机构做出的行政调处决定，或者仲裁机构做出的仲裁决定书，或者被侵权人向涉嫌侵权人发出律师函并附以相应担保措施。

对于“情节严重”，被侵权人可以通过列举对方侵权行为持续时间长、侵权行为频发、侵权产品数量多、对权利人造成相关专利产品销售数量严重下降、经济损失数额巨大，或因侵权非法获利巨大、社会影响巨大等作为证据。

宋健：2020年9月14日公布的《最高人民法院关于依法加大知识产权侵权行为惩治力度的意见》第十一条规定：“人民法院在从高确定法定赔偿数额时应当考虑的因素包括：侵权人是否存在侵权故意，是否主要以侵权为业，是否存在重复侵权，侵权行为是否持续时间长，是否涉及区域广，是否可能危害人身安全、破坏环境资源或者损害公共利益等。”上述规定虽然主要针对从高确定法定赔偿，但对于适用惩罚性赔偿的举证同样具有指导意义。具体而言，被侵权人主张惩罚性赔偿应当重点举证两方面：一是主观故意达到恶意程度的证据，尤其是反复侵权特别是在先生效判决或行政处罚已经认定侵权的证据；二是涉及侵权损失或侵权获利的证据，从而为按照倍数确定赔偿额打下事实基础，当然涉及由被诉侵权人实际掌握的财务账册等侵权获利证据，专利权人可以申请法院责令被诉侵权人提供。

刘芳：主张惩罚性赔偿，需要提供侵权人存在故意侵权且情节严重的证据，或至少应包括：侵权人知道权利存在、知道具体侵权事实，比如权利人向侵权人曾发出具体侵权事实的通知或律师函、或者诉前与侵权人就专利技术交流的证据等，以及侵权人故意抄袭仿冒、反复侵权、多次侵权、明显侵权，以及侵权规模大、持续时间长、对创新动力的损害严重等。

记者：关于惩罚性赔偿制度，国外的专利法是如何规定的？与我国相比，有哪些异同？

宋河发：在英美法系国家，都有关于惩罚性赔偿制度配套的陪审团制度，通过陪审团评估来确定实际损失，以此确定赔偿数额。美国现行专利法第二百八十四条规定了损害赔偿救济方式的两种方式：补偿性赔偿和惩罚性赔偿。补偿性赔偿适用于一般专利侵权，惩罚性赔偿是在补偿性赔偿不能有效保护受害人和制裁主观恶意侵权人的情况下适用的，赔偿额是补偿性赔偿额的三倍以下，具体数额可以由陪审团或者法院决定。

刘芳：美国专利法（1793）即提出了惩罚性赔偿，且侵权者最终支付的损害赔偿可以提升至初始数额的三倍，充分体现了对创新与知识产权的激励与保护的重视，并出现过若干件惩罚性赔偿著名案例。英国版权、外观设计与专利法（1988）年规定了附加性损害赔偿金，即以附加性损害赔偿金的形式规定知识产权惩罚性赔偿制度。德国在侵权损害赔偿责任方面遵循的是填平原则。但在具体的司法实践中经常将各种惩罚性因素加入到判决中。近年来，德国在专利侵权的司法实践上，鼓励被侵权人可以要求更高的损害赔偿，这事实上达到了与惩罚性赔偿相同的效果。

新修改的专利法规定了对故意侵犯专利权，情节严重的，可以处以一倍以上五倍以下的惩罚性赔偿，从惩罚性赔偿适用基础规则上，与各国规定或实践相似；赔偿角度不仅有明确的定性属于惩罚性的，还有明确的赔偿倍数规定，且赔偿倍数上高于域外各国规定，说明我国现阶段更倾向于保护创新，更倾向于为鼓励创新营造创新文化环境。

记者：除了引入惩罚性赔偿制度，此次专利法修改还将法定赔偿额由“一万元以上一百万元以下”调整为“三万元以上五百万元以下”，提高了法定赔偿额的下限和上限，这样调整的主要意义是什么？

宋河发：专利法规定的法定赔偿属于权利人的实际损失、侵权人的非法获利、许可费的合理倍数之后的“第四顺序”，是在前三种方法都难以确定赔偿数额时才使用的方法。由于专利侵权行为与产生损失的因果关系难以证明，侵权证据的难以取得以及可能没有发生许可行为等原因，前三种方法在确定实际判赔时常常难以使用，所以很多专利侵权案件采用法定赔偿形式。

此次修改后的专利法将法定赔偿额由“一万元以上一百万元以下”调整为“三万元以上五百万元以下”，上调了法定赔偿额的上下限，这是落实中央关于实行知识产权严保护的重要举措。根据国家知识产权局发布的《2019年中国专利调查报告》，我国2018年“赔偿额度在10万元以下和无赔偿”所占的比例为72.1%，2019年为54.6%，而目前我国专利侵权赔偿中采取法定赔偿的比例较高，但赔偿额较低，提升法定赔偿额标准对于提高我国的专利保护力度意义重大。同时，法定赔偿虽然不是惩罚性赔偿，但标准提高后可以使法定赔偿与惩罚性赔偿额保持一致，不至于有较大的差异。

宋健：这次法定赔偿的上下限都进行了较大幅度的提升，主要还是为了解决以往长期以来存在的司法判赔额较低、不足以弥补权利人损失并有效遏制侵权的问题。前述《最高人民法院关于依法加大知识产权侵权行为惩治力度的意见》第十一条规定：“人民法院应当依法合理确定法定赔偿数额。侵权行为造成权利人重大损失或者侵权人获利巨大的，为充分弥补权利人损失，有效阻遏侵权行为，人民法院可以根据权利人的请求，以接近或者达到最高限额确定法定赔偿数额。”可以预期，在法定赔偿额上限提高到五百万元后，对于较为严重的侵权行为，司法判赔额将有较大幅度的提高。

刘芳：提高法定赔偿本身即是加大创新保护力度，这一提高与当前技术创新投入、专利维权成本一定程度上是相适应的。一项制度功效的发挥在于匹配有力的执行力度，否则再完善的制度亦会形同虚设。比如，若一件专利权从创新到授权、维护，整体投入成本若是低于赔偿额，那么可想而知这样的保护制度难以得到应有的尊重。提高法定赔偿额，一定程度上亦可考虑情节严重等因素。

引入惩罚性赔偿制度，是对于故意侵权且情节严重者，大幅提高保护力度。比如对于一些改头换面、但持续不断、影响恶劣的专利侵权行为，在基于实际损失赔偿基础上，课以惩罚性赔偿，进一步提高道德层面的谴责、彰显法律的威力、发挥知识产权价值为导向的作用。

提高法定赔偿额、并引入惩罚性赔偿制度，可预见如此加大对专利侵权的惩罚力度，必然会有效地遏制专利侵权，有利于在全社会促进创新活动，有利于大幅提高我国知识产权价值，亦有利于提升我国在世界上知识产权保护的形象。

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