在今年早些时候在Mission Products Holdings,Inc.诉Tempnology LLC(In re Tempnology LLC)一案中,第一巡回法院与第七巡回法院分裂,879 F. 3d 389(2018年1月1日)。在中作出的商标许可人的权利的商标没有生存拒绝当事人的合同中,法院指出,商标11 USC§101(35A)的知识产权定义中未列出许可证,该法规也未包括任何可能扩展到商标的包罗万象的条款或剩余条款。法院指出,国会明确提及了一个相对模糊的财产(掩盖作品受标题17的第9章保护),并且如果它打算将知识产权例外扩展到商标,则会确定一个更明显的类别,例如商标。法院承认,尽管某些权利可能会在驳回中幸存下来,并且驳回不会“蒸发”一项权利,并且法院可能有权承认根据11 USC§365对驳回的影响的“未成文”限制,但商标不适合用于这种司法认可的例外,因为有效许可商标要求许可人监督和控制以该商标出售给公众的商品质量,否则,可能会损害所有者权利的有效性,从而有可能放弃该商标。结果是破产的债务人将被迫在履行与延续许可有关的执行义务或冒其商标损失的风险之间做出选择,不应强迫拒绝债务人做出选择。
2018年10月26日,美国最高法院就Tempnology案批准了证明书的请愿书。(Mission Product Holdings,Inc.诉Tempnology,LLC,nka Old Cold LLC,案号17-1657。最高法院同意根据11 USC§365决定是否由债务人-许可人拒绝许可协议,根据11 USC§365(g)构成对合同的违反,终止了被许可人的权利,该权利将在适用的非破产法规定的许可人的违反下幸免。最高法院针对该问题的裁决将解决电路之间是否存在商标被许可人可以继续使用商标在破产许可人拒绝许可之后。被许可人可能会争辩说,《破产法》未能明确规定继续保持商标被许可人权利这一事实并不能改变以下事实:正如Sunbeam法院所裁定的那样,根据第365(g)条作出的拒绝仅仅是违反许可人和商标侵权许可人不终止被许可人的知识产权使用权。换句话说,被许可人的权利不应终止,但被许可人对未履行义务的补救措施仅限于破产案件中的损害赔偿要求。相反,破产财产可能将依赖于第一巡回法院基于法定依据的论点,即承认持续使用许可商标的权利将颠覆破产债务人因拒绝许可协议而违反国会意图而“重新夺回”许可商标权的行为。