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加拿大商标许可：控制是关键

即将出台的《商标法》修正案可能会带来所有权和许可问题的短期不确定性。不可能改变的一件事是证明许可人对商标的控制权的既定原则。

C-31法案于2014年6月实施的《商标法》修正案，预计将于2019年生效，并将对加拿大商标法做出重大修改，其中最重要的是取消使用作为注册要求。

由于商标所有者和从业人员一直期待着这些修改已有一段时间，因此许多人都质疑它们的含义，并且-鉴于即将生效的日期-为早期提交和续展策略提供了建议。但是，很少有人讨论该修正案可能对商标许可产生的影响。

特别是取消使用要求可能会带来商标所有权和许可方面的短期不确定性。许可可能会影响各种情况，包括异议和撤销程序，以及商标争议中的权利主张。

商标法第50条

商标被许可使用时，必须注意确保其与众不同，以便其有效和可执行。根据拟议的变更，“区别性”的定义基本上保持不变（即商标必须区分或改编以便将一个商人的商品或服务与另一商人的商品或服务区分开）。

商标法第50条保护了许可商标的独特性，但前提是许可人和被许可人必须遵守其中的规定。第50条规定，如果许可人对被许可商品或服务的特征或质量保持“直接或间接控制”，则被许可人对商标的使用被视为许可人使用，从而保持了商标的独特性。此外，如果同时发布了商标的许可使用及其所有者的身份的公告，则可以假定该使用是由所有者许可的，并且商品或服务的特征或质量由所有者控制。

但是，第50节没有详细说明应如何实现控制，也没有指定许可证必须采用的形式（例如，是否必须写成许可证）。因此，必须考虑使用判例法来指导这些问题。

许可判例法

最佳做法是书面规定许可条款。但是，判例法表明，许可可以是书面的或口头的，明示的或暗示的。缺乏书面许可协议通常会导致难以确定当事人的意图，以便确定许可人是否已达到必要的控制权。一个相关的困难是证明哪些当事方以及何时签署口头协议。最近的两个案例表明，要保持许可商标的有效性，需要多少控制证据。

亚洲里程与航空里程

联邦法院在国泰航空公司（Cathay Pacific Airways Ltd）诉Air Miles International Trading BV（2016 FC 1125）中重新评估了相关方之间的不成文许可协议。在较早的决定（2014 FC 549）中，法院裁定，在没有书面许可协议的情况下，公司子公司使用ASIA MILES商标可以使母公司受益，因为被许可人的唯一目的是为了实施使用了哪个商标。进一步的控制证据包括一份协议，其中详细说明了母公司与子公司之间的报告关系，以及公司母公司为子公司使用而开发的营销材料。根据这一证据，联邦法院对存在间接或直接控制权感到满意。

2014年的裁决随后由联邦上诉法院撤消，并由联邦法院重新决定（2015 FCA 253），但由于审查标准的原因，2016年，联邦法院得出了基本相同的结论。再次，它采用了广泛的观点，即不成文的许可安排可以满足第50条的要求，认定被许可人的使用可以使许可人受益，“只要许可人对商品的特性或质量直接或间接地施加足够的控制，服务”。但是，它偏离了先前的决定，并以被许可人对商标的使用本身不构成商标使用为由而拒绝了ASIA MILES申请。关于商品。关于服务，法院得出结论认为，“亚洲里程”将与“ AIR MILES”商标相混淆。

该航空里程的情况说明，法院都愿意找到在没有书面许可协议的一个有效的许可协议的存在，但是，即使在相关公司的情况下，必须有正确的商标使用本身和必要的水平许可方的直接或间接控制。

相比之下，1400446 Alberta Ltd诉Fogler Rubinoff LLP（2018 FC 79）证明了可归因于书面许可协议的重大分量。在此，联邦法院根据《商标法》第45条，撤销了商标注册处长关于撤销不使用的注册的决定，并且面对新证据，发现当事方之间存在有效的许可安排，并且被许可人对商标的使用使许可人受益。在上诉中，商标所有人提交了书面许可协议的副本，法院指出：

尽管没有证据表明[许可人]已采取措施检查商品或服务，或以其他方式行使根据许可协议授予其的权利，但该代理人表示：“根据许可协议，所有者对商品或服务保持控制被许可人与商标相关联提供的商品和服务的性质和质量（强调后加）。

代理人的陈述足以建立必要的控制权，而没有必要证明许可方采取的步骤。

该案表明，在第45条撤销程序中，该程序旨在概括性地讲，在没有证据表明已采取实际步骤来确保必要的证据的情况下，法院可能愿意找到有效的许可安排。控制级别，前提是已签订书面许可协议。

修正案的发牌

尽管C-31法案没有对第50条进行实质性更改，但是由于删除了用于确保注册的使用，但是在修订许可协议时可能会带来挑战。目前，未经注册或未申请的未使用商标无法获得许可，因为许可人将对该商标没有任何许可权。但是，一旦修正案生效，商标所有者将能够许可未使用的注册商标。即将撤消使用已经导致“拖钓”活动，因为一些申请人已经针对所有45类商品和服务提出了新的申请。这也可能会刺激巨魔的许可活动，因为使用权的取消可能使一个当事方向另一方施加压力，要求其在加拿大针对已注册但未使用的商标达成许可协议。如果受压方不想达成协议，但对开始使用该商标感兴趣，则它将无法注册，直到自注册之日起三年不使用。虽然可以通过法院诉讼质疑注册的有效性，但这可能会导致成本过高。

最佳实践

由于独特性是加拿大商标法的要求，因此，即使与当事方相关，许可人也必须采取适当的步骤对其商标实施控制。在加拿大，子公司或关联公司对商标的使用并不一定仅仅由于两方之间的关系而使母公司受益–验证许可还需要更多。虽然判例法表明法院愿意提供一些余地，但应考虑以下实用技巧。

执行书面许可协议

尽管第50条和相关判例法均未规定绝对许可是绝对要求，但如果有书面协议，则许可人将更容易确定许可的存在和条款，并证明商标具有不会因不受控制的使用而失去特色。

指定标准和检查权限

为了证明许可人对商品或服务的特征或质量保持直接或间接的控制权，许可应规定必须使用商标的标准。此外，它应赋予许可人定期检查被许可人许可活动的权利。例如，许可人可以：

向被许可人提供手册或培训材料；

定期检查被许可人的处所；

独立获取产品或营销材料的样本以进行质量审查。

运动控制

许可证颁发者除在许可证中有此类规定外，还应控制商品或服务的特征或质量。这可以通过代理（例如，关联公司）直接或间接完成。

使用正确的商标声明

许可人应要求被许可人采用公共公告，以表明其对商标的使用已获得许可，并在可能的情况下列出商标所有者的名称。

通过授予许可，商标所有者允许第三方使用其商标，必须谨慎进行以保持其独特性–否则，商标可能会遭到成功质疑。证明许可人对商标的控制是加拿大有效商标许可的关键，并且在《商标法》修正案生效后很可能仍然如此。

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