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知识产权诉讼季度更新

在2020年第二季度，最高法院裁定了5个以知识产权为重点的案件，其中解决了Romag Fasteners长期以来的电路分裂问题，并为Booking.com中的“ generic.com”域名商标注册打开了大门。联邦巡回法院还维持转让人禁止反悔的学说，讨论了固有的独特彩色商标，并决定向联邦政府赔偿数百万美元的律师费，等等。

美国最高法院：

消费者的看法决定了通用域名是否为商标注册目的通用。美国专利商标局诉Booking.com BV，第19-46号（2020年6月30日）（意见）

在备受期待的商标法案件中，最高法院在第8-1号判决中裁定，在互联网域名后缀中添加通用名称是商标通用名称仅当最终组合对消费者通用时才进行注册。USPTO拒绝注册“ Booking.com”商标，理由是通用名称“ booking”仅添加到“ .com”后缀中，尽管双方最终同意“ Booking.com”不是通用名称给消费者。最高法院认为，《兰纳姆法案》的基本原则是商标的性质取决于其对消费者的含义。通用术语向消费者表示商品的类别或类别，而不是标识该商品或类别的特定成员。因为有证据表明，消费者将标记“ Booking.com”视为特定旅行预订网站的来源标识符，而不是一般类别的旅行预订网站的来源标识符，该商标不是通用商标。因此，最高法院在Booking.com中的裁决为其他通用域名的注册打开了大门，这些通用域名被消费者视为源标识符。

尽管拒绝承认“辩护排除”的概念，但最高法院仍然没有提出将主张排除适用于辩护的可能性。Lucky Brand Dungarees Inc.诉Marcel Fashions Group，Inc.，第18-1086号案（2020年5月14日）（意见）

幸运品牌Dungarees与Marcel Fashions Group之间的诉讼历史由来已久，距今已有20年之久。在2001年，Marcel首次对Lucky Brand提起诉讼，声称Lucky Brand在广告中使用“ Get Lucky”一词侵犯了Marcel的“ Get Lucky”商标。双方随后签署了和解协议，其中Lucky Brand同意停止使用“ Get Lucky”一词，而Marcel同意释放有关Lucky Brand使用其自己商标的任何主张。双方于2005年展开了第二轮诉讼。幸运品牌提起诉讼，指控马塞尔（Marcel）以新的服装系列侵犯了其商标。马塞尔（Marcel）对Lucky Brand继续与Lucky Brand有关使用“ Get Lucky”提出反诉，但没有声称Lucky Brand的任何一个仅s标志就侵犯了“ Get Lucky”标志。Lucky Brand最初回应说，和解协议禁止索赔，但是此后并未提出抗辩。

第三轮诉讼始于2011年，Marcell对Lucky Brand提起诉讼，原因是该公司继续以Lucky Brand自己的商标侵权其“ Get Lucky”商标，而不是使用“ Get Lucky”一词。Lucky Brand提出撤职，理由是自2005年以来，Marcel首次宣布其对Lucky Brand在原始和解协议中使用自己的商标的主张。马塞尔（Marcel）提出反对，认为“幸运辩护”是根据2005年反诉和答辩后没有进行辩护而采用“辩护排除”理论进行的。

最高法院在一项一致决定中明确表示，它从未明确承认“辩护排除”是司法裁决的特定类别。但是，它先前已经指出，排除辩护必须满足发出问题排除或要求排除索赔的要求。当事人一致认为，排除问题并不适用，法院还认为，排除理由并不适用，因为2005年和2011年的诉讼涉及不同的标记和行为-它们没有“涉及操作事实的共同核心”。因此，Lucky Brand并不排除提出新的防御措施的必要。对于知识产权从业者而言，重要的是，最高法院还指出，“其原则对商标具有特别的效力。在这种情况下，商标的可执行性和商标之间混淆的可能性常常会随着时间变化而变化。

政府的法令禁止对官方注释法典进行版权保护。乔治亚州诉公开案。资源组织第18-1150号（2020年4月27日）（意见）

在版权法领域，最高法院以5-4的比例裁定，佐治亚州官方注释代码中包含的注释不具有版权。Public.Resource.Org（非营利性组织，致力于改善政府信息的可访问性）被复制并免费提供给佐治亚州带注释的官方代码（OCGA），该代码先前隐藏在收费墙后面。LexisNexis集团与乔治亚州一家名为“代码修订委员会”的州实体密切合作，为OCGA制作了注释。该委员会最终起诉了大众。复制OCGA后因Resource.Org侵犯版权。

最高法院在判决中以政府e令学说为依据，审视了19世纪的三起案件。政府命令教义的首要原则是没有人可以“拥有法律”。本质上，法院以前仅在司法意见中讨论过的政府法令不能享有版权。最高法院认为，与司法意见一样，OGCA中的注释由州政府机构-这里是格鲁吉亚州立法机构的一个部门-撰写。此外，像法官一样，立法机关有权制定法律。因此，立法者以官方身份执行的任何工作（包括佐治亚州官方注释法典）均属于政府法令规定，并且不受版权法保护。

见Banks v.Manchester，128 US 244（1888）;Callaghan诉Myers，128 US 617（1888）；Wheaton诉Peters，33 US 591（1834）。

故意不是违反《兰纳姆法》第43（a）条追回侵权人利润的先决条件。Romag Fasteners，Inc.诉Fossil Group，Inc.等人，第18-1233号（2020年4月23日）（意见）

最高法院解决了长期存在的分歧，即是否需要商标所有人表现出故意，然后法院才会考虑判给侵权人利润以补救违反《兰纳姆法》第43（a）条的行为。第三巡回法院，第四巡回法院，第五巡回法院，第六巡回法院，第七巡回法院和第十巡回法院没有要求原告在授予侵权者利润之前表现出故意，而第一巡回法院，第二巡回法院，第八，第九，第十和联邦巡回法院则视故意为恢复侵权的前提。侵权者的利润。

Romag紧固件公司根据15 USC 1125（a）的《兰纳姆法》第43（a）条起诉Fossil Group，Inc.，指控Fossil侵犯了其商标权。虚假陈述化石产品中包含的紧固件来自Romag。陪审团裁定，尽管Romag违反了第43（a）条，但Fossil并未故意采取行动。结果，根据控制第二巡回法庭的先例，地方法院驳回了罗马格要求赔偿化石公司利润的请求。法院根据规约的明文规定，裁定“当原告根据1125（c）进行诉讼时，规约的确将故意表明故意作为获利的前提。”但是，正如法院所指出的那样，罗马涅公司已确定违反了1125（a），而不是1125（c）。法院拒绝暗含故意性要求，因为该法规的纯文本中没有关于1125（a）的任何先决条件或精神状态要求。

因此，故意性不是授予侵权人利润的前提。但是，多数意见和同意意见都明确指出，被告的精神状态（即故意）仍然是确定利润分配是否适当的“非常重要的考虑”。

PTAB案件中的时限性上诉不能在上诉中进行审查。Thryv Inc.诉Click-To-Call Technologies LP，第18-916号（2020年4月20日）（意见）

最高法院再次受命根据《美国发明法》解释专利审判和上诉委员会（PTAB）的程序。法院认为，当PTAB批准对当事人进行复审的请愿书并驳回该请愿书有时间限制的论点时，该驳回在上诉时不可复审。

相关法规35 USC 314允许PTO进行跨部门审查，以重新考虑先前授予的专利的有效性。它规定：“ [专利商标局]对是否根据本条规定进行当事人间审查的决定是终局的，不得上诉。”第315条规定：“如果请求诉讼的请愿书在以起之前将要实行的程序中。

最高法院以7票对2票裁定，该规约的明文规定：“根据315（b）提出的申诉失败的论点是该机构应拒绝“进行当事人之间的复审”的论点，” 314（d）节禁止此类决定的上诉。法院主要依据最近在Cuozzo Speed Technologies，LLC诉Lee，136 S.Ct.一案中的判决。2131（2016），其中确定第314（d）条禁止对与知识产权制度有关的“与法规的适用和解释密切相关的事项”进行审查。法院指出，如果专利权人不能就可专利性的优点而不能胜诉，则专利所有人可能会根据第315（b）条提出不合时宜的上诉，因此，“ 315（b）上诉将挽救不良的专利权要求。”

美国最高法院：Certiorari Grants and Denials

最高法院拒绝处理对AIA之前的专利进行当事人间审查的合宪性。Enzo Life Sciences诉Becton，Dickinson and Co.，第19-1097号案；Celgene Corp.诉Peter，第19-1074号案；Collabo Innovations，Inc.诉Sony Corp.，第19-601号。

本季度，最高法院驳回了三起案件的诉讼，这些案件对在《莱希—史密斯美国发明法》（AIA）通过之前对专利申请进行跨部门审查的宪法性提出了质疑。请愿人认为，对AIA之前的专利进行当事人之间的审查构成了第五项修正案，或者违反了《正当程序》条款，因为AIA的前身没有通过当事人之间的审查规定无效。联邦巡回法院先前拒绝了这一论点，并解释说，当事人之间的审查与先前的程序相差无几，不足以构成诉讼。

最高法院在2019年礼来（Eli Lilly）裁决中保留了联邦巡回法院对等值原则的处理。Hospira Inc.诉Eli Lilly and Co.，第19-1058号案；Reddy's Laboratories，Ltd.诉Eli Lilly and Co.，第19-1061号案。

最高法院还在两起由礼来公司（Eli Lilly and Co.）诉Hospira，Inc.诉F.3d 1320（联邦巡回法院，2019年）的请愿书中驳回了原告诉讼。联邦巡回法院在其礼来公司（Eli Lilly）的裁决中认为，专利权持有人在起诉过程中缩小其主张以克服驳回，如果缩小的修正案与所讨论的等效内容“相切”，则以后可以重新获得某些标的。

联邦巡回法院：侵权和无效

当技术术语仅包含标准组件时，使用特定的“技术术语”不足以克服对抽象主题的确定。爱立信公司诉TCL Commc'n Tech。Holdings Ltd.，No. 18-2003（Fed。Cir.Apr 14，2020）（优先意见）

美国专利第7,149,510号（“ 510专利”）的所有者爱立信公司（Ericsson Inc.）起诉TCL侵犯专利权。′510专利广泛地要求保护“一种用于为无线电信系统的移动终端控制对平台的访问的系统和方法”。TCL提出了基于专利不合格的简易判决，地区法院在发现专利并非针对抽象概念后予以驳回。此案继续审理，TCL最终提出上诉。

联邦巡回法院的第一个问题是，TCL是否放弃根据35 USC 101提出的不符合资格问题提起上诉的权利，因为它没有就法律问题提出动议以提出上诉。依靠Lighting Ballast Control LLC诉Phillips Elecs案的先例。NA Corp.，790 F.3d 1329（联邦巡回法院，2015年），联邦巡回法院裁定，该问题仍保留。当地区法院拒绝对不合格资格进行即决判决时，它没有得出事实问题排除了判决的结论。因此，对不合格资格的即决判决的否认实际上等于对效度的即决判决的授予-这是有吸引力的。

在确定TCL不放弃其上诉权后，联邦巡回法院根据最高法院的两步Alice调查对510专利的专利资格进行了分析。在爱丽丝调查的第一步中，尽管法院承认爱立信以“技术行话”撰写了索赔，但法院仍认为相关索赔是抽象的。联邦巡回法院剖析了索赔限制，发现该限制仅添加了“崩溃”为“裸露的抽象思想”的标准组件。尽管法院指出，它注定要研究该索赔的“整体特征”，但仍为对限制的分析辩护。法院特别指出In Re TLI Commc'ns LLC Patent Litig。，823 F.3d 607，612（Fed。Cir。2016），寻求支持，它认为，当一项权利要求的大部分是抽象概念，而其余的限制仅提供必要的后续组成部分时，“权利要求作为一个整体”就是抽象的。在爱丽丝调查的第二步中，联邦巡回法院裁定，该主张没有包含足以支持资格的发明概念。法院拒绝考虑该规范以帮助其确定，并特别指出，爱立信未能提供具体要素来主张比执行抽象概念的通用计算机更多的权利。联邦巡回法院认为，该申诉书所包含的发明概念不足以支持该资格。法院拒绝考虑该规范以帮助其确定，并特别指出，爱立信未能提供具体要素来主张比执行抽象概念的通用计算机更多的权利。联邦巡回法院认为，该申诉书所包含的发明概念不足以支持该资格。法院拒绝考虑该规范以帮助其确定，并特别指出，爱立信未能提供具体要素来主张比执行抽象概念的通用计算机更多的权利。

根据爱立信法院的分析，专利从业人员应特别注意如果在联邦巡回法院提出专利要求，尤其是要求克服艾丽斯障碍的特殊要求，则应提高警惕。

参见Alice Corp.诉CLS Bank International，573 US 208（2014）。

联邦巡回赛：知识产权许可和转让

联邦巡回上诉法庭现在维持传教士禁止反言的理论。Hologic，Inc.诉Minerva Surgical，Inc.，第19-2054号（联邦法院，2020年4月22日）（优先权）

在Hologic，Inc.诉Minerva Surgical，Inc.案中，联邦巡回法院的任务是解决两项Hologic专利（美国专利号6,872,183（“ 183专利”）和9,095,348（“ 348专利”）的转让人禁止反言的问题。 ”）。这两项诉讼专利的历史非常广泛。简而言之，`183专利的原始发明者和`348专利的前身Csaba Truckai将其专利权转让给了他的公司，该公司最终被Hologic收购。一段时间后，特拉基离开Hologic成立了竞争对手公司Minerva Surgical，Inc。后来，Hologic起诉Minerva侵犯专利。随后进行了一系列法律斗争，在当事人之间的审查（IPR）中，`183专利被取消，随后，地方法院裁定，由于转让人禁止将密涅瓦州（Minerva）禁止对地区法院的诉讼申请撤销183号专利的知识产权。地方法院还对密涅瓦（Minerva）对348专利的质疑适用了转让人禁止反言。各方对该决定提出上诉。

联邦巡回法院推翻了地区法院对183号专利的裁决。尽管密涅瓦无法在地区法院对183项专利主张提出异议，但它可以通过对AIA规定的知识产权诉讼提出异议来规避转让人禁止反言原则。法院进一步承认该判决将Hologic置于似乎不公平的“困境”，但仍拒绝适用该学说。

相反，联邦巡回法院认为，转让人禁止反言适用于密涅瓦对348项专利主张的质疑。尽管348专利是对最初由Truckai要求保护的发明的显着扩展，但“权衡有利于在这种情况下应用”。法院发现情况与先前判定的案件相似，其中发明人将一项发明转让给其原始公司，前往一家竞争公司，然后直接涉嫌侵权。有趣的是，斯托尔法官另外写信建议法院考虑将转让人禁止反悔的原则“澄清这种奇怪的，看似不合逻辑的制度”。

联邦巡回法院：损害赔偿

如果政府的诉讼立场没有充分理由，则根据28 USC 1498（a）可以向政府支付律师费。Hitkansut LLC诉美国，第19-1884号案（联邦巡回法院，2020年5月1日）（优先意见）

Hitkansut LLC是美国专利号7,175,722（“ 722专利”的所有者）的所有者，根据28 USC 1498（a）起诉美国，称美国政府工作人员撰写了出版物，并根据以下文献获得了研究经费：未经授权使用`722专利。联邦索偿法院对希坎苏特（Hitkansut）作出判决，对上诉的实质是肯定的。联邦索赔法院随后裁定Hitkansut的律师费超过$ 4,000,000。美国提起上诉。

第1498（a）节允许专利拥有人“在美国或未经许可的情况下”为美国专利所涵盖的发明的使用和制造获得“合理的全部赔偿”。但是，如果“在美国的地位有充分理由”，则这种补偿不应包括律师费。Hitkansut辩称，联邦索赔法院也同意，相关调查应包括政府在诉讼和诉讼前的立场。鉴于第1498（a）节的立法历史，联邦巡回法院拒绝了这一观点，认为法院不能考虑政府的诉讼前行为。尽管联邦索赔法院在考虑政府的诉讼前行动时犯了错误，

根据PTAB的成功经验，可以发现根据35 USC 285授予律师费的现行当事人身份。Dragon Intellectual Property，LLC诉Dish Network，Dragon Intellectual Property，LLC诉Sirius XM Radio Inc.，第19-1283和19-1284号（联邦法院，2020年4月21日）（优先权）

Dragon Intellectual Property，LLC分别起诉了包括Dish Network和Sirius XM Radio Inc.在内的十名被告侵犯专利权。PTAB随后在Dish提出并由Sirius XM参加的当事人间审查请求中使Dragon专利的所有权利要求无效。继在PTAB上取得成功之后，Dish和Sirius基于成功使PTAB上的专利无效而移居律师行。地方法院驳回了双方的动议，认为双方都不是PTAB的“普遍方”，因为他们没有根据案情获得实际救济。

上诉后，联邦巡回法院撤回并发回重审，认为“普遍党”问题不需要“对案情实质上的实际减轻”。相反，重要的是被告是否“成功地拒绝了Dragon在侵权诉讼中改变当事方法律关系的企图”。

不带偏见的解雇不会导致胜诉方根据第285条收取律师费。诉Mossberg＆Sons，Inc.，诉Timney Triggers，LLC，第19-1134号（联邦法院，2020年4月13日）（优先权）

Mossberg＆Sons，Inc.对Timney Triggers，LLC和Timney Manufacturing，Inc.（统称Timney）提出专利侵权诉讼。作为回应，在回应投诉之前，蒂姆尼（Timney）通过单方面和各方之间的重新审查进行了授权后无效的努力。最终，地方法院的诉讼被搁置了近五年。PTAB确认了Mossberg起诉Timney的所有索赔均无效。莫斯伯格随后就美联储下达的地方法院诉讼提出了自愿解雇通知。R.文明P. 41（a）（1）（A）（i），地区法院在不影响本案的情况下驳回了该案。然后，蒂姆尼（Timney）提出一项动议，宣布该案为特殊案件，以便根据35 USC 285判给其律师费，这使法院“在特殊情况下”可以“

联邦巡回法院申明并且还发现，由于没有最终的法院裁决，诉讼中不可能有“盛行的一方”。根据规则41（a）（1）（A）（i）的规定，Mossberg的解雇是允许当事方“在没有法院命令的情况下撤消诉讼的”，在Mossberg提起诉讼后立即生效，并且地区法院的解雇命令没有法律依据影响。根据本规则发出的通知只能在被告回答之前提出。

将来，打算使用重新审查来使已被起诉的专利无效的被告将需要在请求中止诉讼之前考虑是否回答投诉，以便避免该程序结果。

联邦巡回法院：程序问题

有关程序问题的讨论，请参见《联邦巡回法院的爱立信：侵权与无效》。

联邦巡回法院：外观设计专利

外观设计专利的范围不能扩展到涵盖外观设计的商业实施，以阻止几乎相同的竞争对手的产品。Lanard Toys Ltd.诉Dolgencorp LLC，第19-1781号（联邦巡回法院，2020年5月14日）（优先意见）

Lanard Toys Limited，外观设计专利，版权和商标的所有者与一种看起来像铅笔的玩具粉笔架有关，与竞争对手Ja-Ru，Inc.及其分销商提起诉讼，涉及相似的玩具粉笔架的专利侵权，版权侵权和商业外观侵权。毫无疑问，Ja-Ru使用Lanard产品作为设计其产品的参考。地方法院对Ja-Ru作出了简易判决，裁定类似的玩具粉笔持有人没有侵犯Lanard的专利或商业外观，并且版权无效，因此没有受到侵犯。联邦巡回法院申明，而且重要的是，不允许Lanard扩展其外观设计专利的范围，以涵盖该外观设计专利引起的商业实施，以阻止Ja-Ru生产几乎相同的“仿制”产品。

联邦巡回法院：商标

在产品包装上使用时，某些颜色商标可能具有固有的独特性。关于Forney Indus。，Inc.，第19-1073号（联邦议院2020年4月8日）（优先权）

Forney Industries，Inc.对其产品包装上使用的商标提出了商标申请，商标由“红色变成黄色，顶部附近有黑色横幅”组成。美国专利商标局拒绝了商标。在上诉中，PTAB确认拒绝，理由是在最高法院Qualitex和Wal-Mart案件中，产品或包装上的颜色永远不可能具有固有的独特性。

联邦巡回法院撤消并撤回了PTAB的决定，并认为，“根据产品的颜色设计特征，颜色标记在产品包装中使用时可以具有固有的独特性”。联邦巡回法院指出，与Qualitex和沃尔玛的商标相比，Forney包装上的彩色商标与《两个比索》中固有的独特商业外观更为相似。联邦巡回法院认为，就像“两比索”中的商业装束一样，不同的，基于颜色的产品包装可以向消费者表明商品的来源，因此具有内在的独特性。参见Wal-Mart Stores，Inc.诉Samara Bros.，529 US 205（2000）；Qualitex Co.诉Jacobson Prod。Co.，514 US 159（1995）。

参见Two Pesos，Inc.诉Taco Cabana，Inc.，505 US 763（1992）。

联邦巡回法院：专利审判和上诉委员会

PTAB必须给予适当的通知，以确保可专利性问题的迅速识别。Nike，Inc.诉Adidas AG，第19-1262号案（2020年4月9日，联邦法院）（优先意见）

专利所有人耐克公司（Nike，Inc.）对PTAB的再审决定提出上诉，该决定拒绝其提出替代要求的动议，理由是新的要求显然不具有专利权。耐克辩称，PTAB通过使用现有技术参考来违反《行政诉讼法》（APA）的通知规定，但该参考文献从未在对立的情况下被对方Adidas AG引用。联邦巡回法院最终同意，对其中一项索赔未给予耐克适当的通知。法院撤消了PTAB的决定，并退回进一步诉讼。

先前的联邦巡回法院判例法明确规定，PTAB在确定修改后的权利要求的可专利性之前必须考虑整个记录。但是，联邦巡回法院先前拒绝根据案件记录来解决PTAB是否可以发起专利权挑战的问题，即使当事各方没有提出该挑战。在耐克公司，法院认为PTAB可以根据现有的记录技术，为替代权利主张确定可专利性问题。但是重要的是，PTAB还必须遵守APA的通知规定。因此，必须给所有有关方面一个合理的机会，根据PTAB提出的新理论来考虑和提出论点。

联邦巡回法院：美国专利商标局的做法

限制要求不需要满足第132节中的通知要求就可以是正确的。Idorsia Pharm。，Ltd.诉Iancu，第19-2346号（联邦法院，2020年5月11日）（非优先意见）

美国第8,518,912号专利（“ 912专利”）的拥有者Idorsia Pharmaceuticals，Ltd.向地区法院就美国专利商标局对912专利的专利期限调整决定提出的即决判决提出上诉。在对912号专利进行起诉期间，审查员发布了限制条件，要求确定六个发明组。在没有选择限制要求的任何组的情况下，感兴趣的Idorsia的前身Actelion通知审查员，要求保护的范围中省略了特定主题，审查员同意对之提出新的限制要求。第二套限制要求类似地将某些主题排除在权利要求的范围之外，审查员再次同意发布新的限制要求。遍历

最终，当`912专利发布时，Idorsia挑战了USPTO确定的专利期限调整，这导致了立即的诉讼。具体而言，Idorsia声称，“延迟”调整或因PTO的“未能在某些列举的期限内采取行动而引起的延迟”在将近100天之内是不正确的，因为第一和第二限制要求未达到35的通知要求。 USC 132。

联邦巡回法院裁定，第一和第二限制要求符合第132条的通知要求。法院明确裁定，限制要求不需要满足法定通知要求就必须正确。取而代之的是，第132条仅要求申请人“至少被告知（拒绝）其主张的广泛法定依据”。如果“拒绝的信息不足以至于它阻止了申请人承认并试图反驳拒绝的理由”，就会违反第132条。

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