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美国最高法院裁定不得对涉及不同商标行为和主张的后续行动辩护

关键要点：

一个商标所有者可以在打击侵犯同一商标的同一被告人的后续行动面临新的或以前提起诉讼抗辩，因为最初的行动后发生的事件可能会产生新的物质性事实。

美国最高法院解决了巡回上诉法院之间的分歧，即何时有可能在以后的诉讼中提出抗辩理由，认为“抗辩理由”不是独立的既判类别，但必须满足问题抗辩的要求或要求排除。

索赔排除通常不会禁止基于最初投诉后发生的事件进行的索赔，这些事件通常会引起新的实际事实和新的救济要求。这在商标上下文中尤其重要，因为混淆的可能性和侵权责任取决于外部事实和随时间变化的市场现实。

法院认为，在先前的诉讼中未对辩护人提起诉讼并不排除在随后的诉讼中主张辩护，从而挑战了在不同时间发生的不同行为并提出了不同的法律理论。

幸运品牌Dungarees，Inc.等。v.MarcelFashions Group，Inc.，2020年第18-1086号美国LEXIS 2642（于2020年1月13日争论，于2020年5月14日判决）

索托马约尔大法官发表的意见中，美国最高法院裁定，不排除被告提起诉讼的理由，认为它在较早的诉讼中未能提起诉讼，因为这两个诉讼未主张相同的救济要求。一致的决定解决了关于何时将索赔排除适用于以后诉讼中提出的辩护的分歧。

该决定是服装公司Marcel Fashions Group与Lucky Brand Dungarees之间长达20年的商标侵权之战中的最新裁决，涉及Marcel的“ Get Lucky”商标，Lucky Brand的“ Lucky Brand”商标以及Lucky Brand拥有的其他“ Lucky”商标。

在2001年，Marcel起诉Lucky Brand声称侵犯了Marcel的注册商标“ Get Lucky”。该诉讼在2003年通过和解协议得以解决，根据该协议，Lucky Brand同意停止使用“ Get Lucky”一词，Marcel宣布了有关Lucky Brand使用其自有商标的任何主张。

2005年，Lucky Brand起诉Marcel，指控其侵犯Lucky Brand的设计和徽标是新服装系列的一部分。马塞尔（Marcel）主张反诉，称幸运品牌（1）继续使用“获取幸运”违反双方的和解协议，以及（2）使用口号“获取幸运”和幸运品牌的其他商标侵犯了Marcel的“获取幸运”标志。一种引起消费者困惑的方式。吉利·布兰德（Lucky Brand）撤消了因双方达成和解协议而被释放的反诉，但该动议被拒绝。在对反诉的答复中，Lucky Brand提出了释放辩护，但未提起诉讼。地方法院裁定，Lucky Brand继续使用“ Get Lucky”商标违反了和解协议，并永久禁止Lucky Brand使用或复制Marcel的“ Get Lucky”商标。

2011年，Marcel对Lucky Brand发起了另一项侵权诉讼，这次断言Lucky Brand使用自己的商标加上“ Lucky”一词，而不是“ Get Lucky”的任何使用，侵犯了Marcel的“ Get Lucky”商标，违反了2005年行动中发布的禁令。地方法院最初作出了对Lucky Brand有利的简易判决，裁定Marcel的主张与2005年诉讼中的反诉基本相同。第二巡回法院撤消了判决，裁定Marcel的主张与2005年“较早侵权”诉讼中的主张不同，并且Lucky Brand使用其自己的商标包含“ Lucky”一词并不违反2005年禁止使用“幸运。”

经还押后，Lucky Brand提出以马塞尔（Marcel）通过加入和解协议释放其索赔为由撤职。Marcel辩称，Lucky Brand不能提出释放辩护，因为Lucky Brand可以在2005年的诉讼中完全追求该辩护。地方法院批准了Lucky Brand的驳回动议，认为不排除释放辩护的权利，并且和解协议禁止了Marcel的要求。在上诉中，第二巡回法院撤消了地区法院的判决，裁定辩护排除令Lucky Brand在2011年诉讼中提高了释放辩护。第二巡回法院认为，类似于要求排除原则，应排除被告提出其在先前诉讼中应提出的未经提起诉讼的辩护。

最高法院推翻了第二巡回法院的判决，并指出“它从未明确承认'防卫排除'是独立的判决书类别，不受制于问题排除和要求排除的两个指南。”法院认为，在此处不适用排除问题的情况下，只有在两起诉讼中“诉讼因由相同”时，才可以禁止抗辩，这意味着它们具有“执行事实的共同核心”。

如适用于有争议的2005年和2011年的诉讼，最高法院的结论是，它们没有“操作事实的共同核心”，因为它们基于“在不同时间发生的不同行为，涉及不同的标记”。2005年诉讼中的主张基于Lucky Brand所谓的“ Get Lucky”的使用，而2011年诉讼并未指控“ Get Lucky”的任何使用，其依据是2010年后的行为。法院解释说，2011年诉讼的不同判决不会损害对2005年诉讼的判决，因为诉讼涉及不同的行为和不同的商标。

此外，索赔排除通常“不禁止以提起初次投诉为基础的事件所基于的索赔”，这通常会引起新的“实质性实际事实”，从而产生新的救济索赔。法院指出，“他的原则在商标背景下发挥了特别的作用，在这种情况下，商标的可执行性和商标之间混淆的可能性常常会引起随着时间变化的外部事实，”并且“商标侵权的责任也随之打开。市场现实每年都可能发生巨大变化。”2011年诉讼中指称的行为发生在2005年诉讼解决后。因此，2011年诉讼中的主张和抗辩均不受2005年诉讼的限制。

最高法院的结论是：“最起码，2011年诉讼涉及不同的商标，不同的法律理论和不同的行为，发生在不同的时间。因为这两个诉讼因此缺乏“实际操作的共同核心”，所以要求排除理由并不能阻止Lucky Brand在2011年诉讼中主张其和解协议抗辩。”

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