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认定“以不正当手段”抢注商标的司法实践——兼评上海“耳光馄饨”不正当竞争案

来源：中华商标杂志

近日，上海市徐汇法院对 “耳光馄饨”不正当竞争纠纷一案作出一审判决，认定上海再高公司构成不正当竞争，判令其停止侵权行为。除了构成不正当竞争，本案还涉及到以不正当手段抢注商标。以不正当手段抢注商标在实务中如何判断一直缺乏统一标准。对此，本文试图从《商标法》等相关规定入手，通过上海“耳光馄饨”案，对“以不正当手段抢注商标”的判断标准进行法律分析。

关于以“不正当手段抢注商标”存在不同的认定标准

01

《商标法》

《商标法》第三十二条规定：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”与之类似，《商标法》第四十四条第一款规定了：“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局宣告该注册商标无效；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。”

《商标法》没有对“不正当手段”的具体认定标准做出进一步解释。但通过解读《商标审查与审理标准》（以下简称“审理标准”）可以发现，虽然上述规定都提到了“不正当手段”，但所要保护的法益与认定条件却不尽相同。

02

《商标审查及审理标准》

2017年国家工商行政管理总局商标局、国家工商行政管理总局商标评审委员会修订了《商标审查及审理标准》，对应上述两个法条中提及的“不正当手段”分别作了新的解读。

针对《商标法》第三十二条，涉及抢注他人已经使用并有一定影响商标，有以下四个适用条件：

（1）他人商标在系争商标申请日之前已经在先使用并有一定影响；

（2）系争商标与他人商标相同或者近似；

（3）系争商标所指定的商品/服务与他人商标所使用的商品/服务原则上相同或者类似；

（4）系争商标申请人采取了不正当手段。

同时，在先使用并有一定影响商标的所有人或者利害关系人依据《商标法》第三十二条的规定对系争商标提出无效宣告的，应自系争商标核准注册之日起五年内提出。

对于《商标法》第三十二条“不正当手段抢注”的认定标准，《商标审查及审理标准》给出了如下判断因素：

（1）系争商标申请人与在先使用人曾有贸易往来或合作关系；

（2）系争商标申请人与在先商标使用人共处相同地域或者双方商品/服务有相同的销售渠道和地域范围；

（3）系争商标申请人与在先使用人曾发生过其他纠纷，可知晓在先使用人商标;

（4）系争商标申请人与在先使用人曾有内部人员往来关系;

（5）系争商标申请人具有以牟取不正当利益为目的，利用在先使用人有一定影响商标的声誉和影响力进行误导宣传，胁迫在先使用人与其进行贸易合作，向在先使用人或者他人索要高额转让费、许可使用费或者侵权赔偿金等行为；

（6）他人商标具有较强独创性，系争商标与之高度近似；

（7）其他可以认定为不正当手段的情形。

对于《商标法》第四十四条第一款，以其他不正当手段取得注册的情形，《审理标准》指出此种情形是指确有充分证据证明系争商标注册人采用欺骗手段以外的扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益等其他不正当手段取得注册，其行为违反了诚实信用原则，损害了公共利益。对于只是损害特定民事权益的情形，

则应适用商标法第四十五条及商标法的其他相应规定进行审查判断。而商标法第四十五条即包含了违反上述《商标法》第三十二条的规定。可见，第四十四条所要规制的是损害公共利益的商标注册行为，与第三十二条主要保护特定民事权利的法益有所不同。

对于第四十四条的“以不正当手段取得注册”，《审理标准》列举了如下情形：

（1）系争商标申请人申请注册多件商标，且与他人具有较强显著性的商标构成相同或者近似的；

（2）系争商标申请人申请注册多件商标，且与他人字号、企业名称、社会组织及其他机构名称、知名商品的特有名称、包装、装潢等构成相同或者近似的；

（3）系争商标申请人申请注册大量商标，且明显缺乏真实使用意图的；

（4）其他可以认定为以不正当手段取得注册的情形。

跟2005版的标准相比，新的标准针对第四十四条，列举了几种典型的不正当手段注册商标的情形，也删除了原先“对在先使用商标的保护范围原则上限于与该商标所使用商品/服务相同或者类似的商品/服务上”的限制。由此可见，2017年版的《审理标准》已经将《商标法》中的两处“不正当手段”做出了一些区分。此处的不正当手段注册商标主要指向的是大量囤积商标或者出于不正当竞争目的的商标注册行为，与第三十二条不同，不需要受到相同或类似商品/服务的限制。

司法解释的相关规定

2010年发布的《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》（以下简称“意见”）第19条规定：人民法院在审理涉及撤销注册商标的行政案件时，审查判断诉争商标是否属于以其他不正当手段取得注册，要考虑其是否属于欺骗手段以外的扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益的手段。对于只是损害特定民事权益的情形，则要适用商标法第四十一条第二款、第三款（现四十五条）及商标法的其他相应规定进行审查判断。即印证了商标法中的两项“不正当手段”采用不同的认定标准。

2017年发布的《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》与2010年的《意见》基本相同。第二十三条第一款规定，在先使用人主张商标申请人以不正当手段抢先注册其在先使用并有一定影响的商标的，如果在先使用商标已经有一定影响，而商标申请人明知或者应知该商标，即可推定其构成“以不正当手段抢先注册”。但商标申请人举证证明其没有利用在先使用商标商誉的恶意的除外。第三款规定，在先使用人主张商标申请人在与其不相类似的商品上申请注册其在先使用并有一定影响的商标，违反商标法第三十二条规定的，人民法院不予支持。

第二十四条规定，以欺骗手段以外的其他方式扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者谋取不正当利益的，人民法院可以认定其属于商标法第四十四条第一款规定的“其他不正当手段”。

整体而言，司法解释对于“不正当手段”的认定比较宽泛，仅针对第三十二条规定了推定“以不正当手段抢注”的条件，减轻了在先权利人的举证责任。

“耳光馄饨案”何以构成“恶意抢注商标”？

据媒体报道，耳光馄饨起源于上海，源自1997年潘国仙、潘南云姐弟俩在肇周路上的街边馄饨摊。凭借着“个大馅好”的馄饨，名气渐响，甚至吸引了娱乐圈的明星前来打卡。因有顾客形容馄饨味道极好，以至于“被打耳光也不肯放手”而命名为“耳光馄饨”。2016年底，为规模化经营，潘南云注册尔广公司，担任公司法定代表人。此时，沪上已经出现了另一家“耳光馄饨”，并且“耳光馄饨”的商标也早已经被注册。

注册“耳光馄饨”的公司名为“美亚”，早在2012年10月就申请注册了“耳光”商标，并陆续申请注册了“耳光馄饨”、“网红耳光馄饨”、“再高耳光馄饨”等多个相关商标。2015年，上海再高公司获得美亚公司旗下“耳光馄饨”商标的独家授权，目前已经在江浙沪地区开设有百余家分店。

一审法院认为，虽然潘氏姐弟并未注册商标，但“耳光馄饨”已经构成一定影响的商品和服务名称，并与潘氏姐弟之间建立了稳定的指向关联，应对其累积的商誉给予保护。认定被告构成不正当竞争，要求其立即停止侵权行为，并向原告赔偿总计近200万元的经济损失。

笔者认为，在“耳光馄饨”商标已构成一定影响的前提下，判断再高公司是否构成恶意抢注商标，重点在于对“不正当手段”的判断。第一，依据本案事实，“耳光馄饨”商标主要涉及的是特定的民事权益，应适用《商标法》第三十二条的判断标准。第二，依据媒体报道，再高公司曾以肇周路“耳光馄饨”的名义，对外招商加盟；也曾与潘南云谈判以1000万的对价转让“耳光馄饨”商标。若上述事实成立，再高公司则构成《商标审查与审理指南》中“系争商标申请人具有以牟取不正当利益为目的，利用在先使用人有一定影响商标的声誉和影响力进行误导宣传……向在先使用人或者他人索要高额转让费……等行为”，从而构成商标申请人明知或者应知该商标，以不正当手段抢先注册。

一审判决后，再高公司已决定将原旗下“耳光馄饨”全国100多家门店，统一变更为“包大祥”手工馄饨。截至本文发布时，上海已有7家门店完成变更。

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