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产品开发周期长能否作为商标未使用的正当理由

来源：知识产权报

注册商标核定使用商品的开发周期长，是否可以作为注册商标连续3年不使用的正当理由？围绕第G977293号“URUS”商标（下称诉争商标）引发的商标权撤销复审行政纠纷案，北京市高级人民法院日前在判决中给出了答案。

北京市高级人民法院指出，如果商标权利人因不可抗力、政策性限制、破产清算等客观事由，未能实际使用注册商标或者停止使用，或者商标权人有真实使用商标的意图，并且有实际使用的必要准备，但因其他客观事由尚未实际使用注册商标的，均可认定有正当理由。该案中，意大利兰博基尼汽车股份有限公司（下称兰博基尼公司）作为诉争商标权利人于2013年11月18日至2016年11月17日期间（下称指定期间）内虽没有将使用诉争商标的商品投入市场，但确有证据能够证明其具有真实使用诉争商标的意图，并进行了必要准备，特别是诉争商标核定使用的车辆商品已在中国市场销售，指定期间之后的连续使用行为也可以用来佐证其具有真实使用意图，诉争商标在指定期间内的真正状态不符合连续3年不使用应予撤销的情形。

据了解，诉争商标在中国获得领土延伸保护的专用期自2008年8月5日至2018年8月5日，核定使用在第12类的汽车及其零部件商品上。2016年11月18日，安徽省芜湖澳彩保健品销售有限公司（下称芜湖澳彩公司）以指定期间内连续3年不使用为由，向原国家工商行政管理总局商标局（下称原商标局）提出撤销诉争商标的申请。经审理，原商标局认为兰博基尼公司提交的指定期间内的商标使用证据有效，决定对诉争商标不予撤销。

芜湖澳彩公司不服原商标局所作决定，于2017年8月28日向原国家工商行政管理总局商标评审委员会（下称原商评委）申请复审。

兰博基尼公司向原商评委提交了国家图书馆中以“URUS”为检索词在指定期间内的检索报告、太平洋汽车网等网络宣传报道截图，主张其一直为诉争商标的商业使用做实质性准备和推广，使其为中国消费者所熟知，并致力于产品改进和测试以满足在中国投入市场销售的条件，在获得中国行政许可登记后于2018年1月6日已投入公开、合法和真实的商业使用。

芜湖澳彩公司认为，兰博基尼公司已明确承认诉争商标在指定期间内并未商业使用，诉争商标首次在中国进行商业使用的时间为2018年1月6日，兰博基尼公司将其全新车型从概念车到真正进行市场量产视为商标使用的前置必要条件没有法律和事实依据。

经审理，原商评委认为，兰博基尼公司提交的检索报告中虽然显示了诉争商标，但仅为报刊杂志上相关报道中他人对“URUS”车的预期，并非兰博基尼公司针对该款车的市场推广进行的广告宣传，不能视为对诉争商标的商业使用，网络宣传报道截图也均不在指定期间内，在案证据无法形成证据链证明诉争商标于指定期间内在核定商品上进行了真实有效的商业使用。兰博基尼公司主张其未使用诉争商标是产品本身开发周期的客观规律等客观原因所造成，但并未提交证据证明其于指定期间为满足市场销售条件进行了相应的测试、检验及为符合相关政策规定申报相关审批文件等实际使用诉争商标的必要准备。综上，原商评委于2018年4月9日作出对诉争商标予以撤销的复审决定。

兰博基尼公司不服原商评委作出的复审决定，向北京知识产权法院提起行政诉讼，并补充提交了国家图书馆检索报告文献，用以证明诉争商标已经投入真实的实际使用，而且汽车整车开发时间至少需要43个月的行业规律。庭审中，兰博基尼公司自认诉争商标在指定期间内未实际进行商业使用，2018年1月6日标有诉争商标的实车在北京完成了中国市场的首发，诉争商标自此在中国市场开始进行商业使用。

北京知识产权法院经审理认为，检索报告上的宣传报道一定程度上能够证明兰博基尼公司具备真实使用诉争商标的意图，并进行了必要的准备，兰博基尼公司提供了国家图书馆检索报告予以佐证其未使用诉争商标系因产品本身开发周期长等客观原因所导致。结合证据规则和行业规律，法院认为兰博基尼公司的主张具有一定的合理性和证明力，据此一审判决撤销原商评委所作复审决定，并判令国家知识产权局（根据中央机构改革部署，原商评委的相关职责由国家知识产权局行使）重新作出决定。

国家知识产权局不服一审判决，向北京市高级人民法院提起上诉。经审理，法院判决驳回上诉，维持一审判决。（王晶）

行家点评

郝政宇北京观韬中茂律师事务所高级顾问、律师：注册商标连续3年不使用的正当理由一般包括不可抗力、政府政策性限制、破产清算等客观事由。根据《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十六条第四款规定，商标权利人有真实使用商标的意图，而且有实际使用的必要准备，但因其他客观原因尚未实际使用注册商标的，可以认定其有正当理由。

该案中，兰博基尼公司主张其未使用诉争商标是汽车产品本身开发周期长等客观原因造成，但其在商标撤销复审阶段并未提交有真实使用诉争商标的意图且进行了必要准备的相关证据，也未提交汽车产品开发周期长的相关证据，导致其主张未能获得支持。在行政诉讼阶段，兰博基尼公司提交的相关证据可以在一定程度上证明其具有使用诉争商标的意图，并在持续为使用诉争商标进行准备；同时，兰博基尼公司提交了汽车产品开发周期长的相关证据，而且在标注诉争商标的汽车商品上市后其持续使用了诉争商标，可以佐证其具有真实使用商标的意图。

产品开发周期有其客观规律，但是并不能当然成为阻却注册商标连续3年不使用被撤销的正当理由，商标权利人需要证明在产品开发期间具有真实使用商标的意图且有实际使用的必要准备，如在产品开发的模型或样品中贴附有诉争商标、在与第三方合作或市场拓展中明确提及待上市产品的商标并持续推进产品的研发与上市等工作。同时，商标最终的使用状态非常重要，如果因为研发等原因导致产品迟迟不能上市，商标始终处于闲置状态，此时可以适用注册商标连续3年不使用撤销制度予以撤销；如果商标在合理期限内使用在核定商品之上，表明商标并没有闲置，一般不属于注册商标连续3年不使用撤销制度所规制的情形。

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