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“稻香村”商标纠纷案中基础商标延伸注册问题的思考

“苏稻”和“北稻”之间的商标纠纷案中，就基础商标的延伸注册问题而言，主要涉及以下几个商标：

下面从基础商标的延伸注册理论出发，论证“苏稻”在此前圆形基础注册商标核定使用范围内申请注扇形商标的正当性、合法性。
（一）基础商标与在后商标在标识及指定商品的相关度问题。第一，关于基础商标与在后商标所指定商品的相关度问题。“苏稻”所拥有的并一直在使用的圆形基础商标与其在后申请注册的扇形商标所指向的商品都是“糕点、面包、饼干”等第3006群组商品。因此，圆形基础商标与在后申请注册的扇形商标所指定商品的相关度没有问题。第二，关于基础商标与在后商标在标识的相似性问题。根据《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》①和《2012商标民事纠纷案件司法解释》②的规定，考察“苏稻”的圆形基础商标与在后扇形商标的相似性，应该主要考虑二者之间的继承性、延续性，以及二者的显著性部分是否相同。首先，“苏稻”的圆形基础商标与在后扇形商标之间的继承性、延续性非常明显。“苏稻”在后申请注册的扇形商标，是以其圆形基础商标为基础，结合我国清末流行的常用“扇面”，进行设计，最终成稿的。“苏稻”在后申请注册的扇形商标完全延续了原圆形基础注册商标、老店店招上的“315422" target="_blank">稻香村”文字和弧形状涉及，达到了既不隔断老字号的历史又迎合了现代消费者的认知习惯，适应了进一步发展老字号的现实需求。其次，“苏稻”的圆形基础商标与在后扇形商标的显著性部分都是“稻香村”三个字。基础商标的“DXC”（稻香村三个字的大写拼音首字母）区别部分不是便于识别的部分，不具有显著性。同样，被异议商标的扇形部分也不具有显著性，其显著性部分应当也是“稻香村”三个汉字部分。作为一个百年老字号，“稻香村”三个字已经深入人心，无疑是“苏稻”的圆形基础商标与在后扇形商标的显著性部分。“苏稻”申请注册扇形商标的初衷，就是为了适应重振百年老字号的需求，通过延续基础圆形商标、完善商标设计，达到强化其显著性部分“稻香村”三个字的目的。
综上所述，“苏稻”的圆形基础商标与在后扇形商标在标识及指定商品的相关度问题上是符合基础商标延伸注册要求条件的。
（二）基础商标的使用情况，以及基础商标的商业信誉能否在在后商标上得到延续的问题。第一，关于“苏稻”圆形基础商标的使用情况。自从上世纪八十年代圆形基础商标由“保稻”注册后，一直由“保稻”拥有及使用；2004年11月，为了使字号与商标及品牌起源地统一，更好的发展“稻香村”老字号和品牌，“保稻”将自己拥有的圆形基础商标以55万元的价格转让给苏州稻香村，至此稻香村注册商标完成了历史性回归，商标与“稻香村”糕点老字号统一，“苏稻”成为圆形基础商标的唯一合法所有人。从2005年起，“苏稻”将基础注册商标、稻香村字号、稻香村文字商标同时使用在糕点、月饼、面包等产品包装、公司网站、公司及专营店等营业场所、广告宣传中，还同时标注苏州稻香村公司、苏州稻香村食品厂生产或出品，其产品被广泛销售到全国超过十个省份，深受消费者喜爱，尤其是苏式月饼、桃酥、麻饼、蛋糕、蛋卷类产品销售供不应求，仅2006年当年月饼订货会就销售“稻香村”月饼超过一亿元，销售量、销售额、市场占有率各项指标在同行业中连年名列前茅。苏州稻香村公司及苏州稻香村食品厂还持续通过电视电台、报纸期刊、网络、户外广告等多种形式对圆形基础商标、稻香村字号进行广告宣传，扩大了圆形基础商标、“稻香村”在糕点上的知名度。因此，“苏稻”的圆形基础商标不但连续使用，而且获得了较高的声誉。第二，关于“苏稻”圆形基础商标的商誉能否在其在后扇形商标上得到延续的问题。商誉是商品生产者或经营者在其生产、流通和与此有直接联系的经济行为中逐渐形成的，反映社会对其生产、产品、销售、服务等多方面的综合评价。③在市场竞争的环境中，商标表示的是商品的质量，彰示的是商品的声誉。商标与商誉之间存在非常紧密的关系，一方面商标是商誉的载体；另一方面商誉是影响商标价值的首要因素。“商标的延伸注册”是对自身在先商誉的“合理使用”，即“商誉”的延续或移转。④苏州稻香村食品厂经过持续200多年的经营和使用 “稻香村”老字号、商标，在“稻香村”商标注册之前，其作为老字号企业已通过其卓越的商品质量、诚信及优质服务以及持续的经营，积累了巨大的商业信誉。苏州稻香村公司作为苏州稻香村食品厂承继人，很好的延续了苏州稻香村食品厂“稻香村”老字号、商标所获得的商誉，为消费者所迅速认知并认可，企业也获得了超速发展，成为“中华老字号”发展的典范。“苏稻”通过合法的商标转让关系，受让获得了圆形基础商标的所有权，当然的承接了该商标所负载、积累的商标及商品信誉。“苏稻”是在圆形基础商标的基础上，在原有范围内申请注册在后扇形商标，是在相同商品范围内承接“苏稻”自己圆形基础商标已经形成的商誉。从2005年起，“苏稻”将在后扇形商标与原型基础商标、稻香村字号、稻香村文字商标同时使用在糕点、月饼、面包等产品包装、公司网站、公司及专营店等营业场所、广告宣传中，还同时标注苏州稻香村公司、苏州稻香村食品厂生产或出品，客观上达到了以圆形基础商标声誉带动在后扇形商标的声誉，同时以多元化的品牌形式提升苏州稻香村公司的总体品牌形象的目的。2006年、2008年标注在后扇形商标的月饼被评为“金牌月饼”；2009、2012年圆形基础注册商标被评为江苏省著名商标，2014年更被评为“中国驰名商标”。上述事实充分证明，“苏稻”圆形基础商标的商誉在其在后扇形商标上得到了很好的延续。
（三）引证商标阻断能力的考量。第一，关于“北稻”的引证商标本身合法性、正当性的问题。“北稻”在1988年，申请注册“三禾”商标，在糕点月饼上注册“三禾”商标，并在糕点月饼上使用，长期大量广告宣传。1996年1月5日，北京稻香村公司申请注册包含“稻香村”字样的引证商标，1997年5月21日被核准注册，核定使用商品是第30类3007群组“馅饼、粽子、元宵”等。“北稻”的引证商标，不但注册时间明显晚于“苏稻”圆形基础商标，而且其显著性部分与“苏稻”在先注册并连续使用的圆形基础商标的显著性部分明显相同，都是“稻香村”三个字。根据《商标法》有关规定①，“北稻”申请注册引证商标的行为明显侵犯了“苏稻”对其在先注册并使用的圆形基础商标的商标专有权。因此，“北稻”引证商标的合法性、正当性是存在瑕疵的。2004年4月14日，经商标局许可备案保定稻香村新亚食品有限公司许可北京稻香村公司使用圆形基础商标，使用期限从2003年3月1日至2006年6月30日。2004年11月，“保稻”将自己拥有的圆形基础商标以55万元的价格转让给苏州稻香村，双方约定保定稻香村新亚食品有限公司继续使用该商标，该公司与北京稻香村公司签订的商标许可协议继续有效。保定稻香村新亚食品有限公司与北京稻香村公司签订的《商标许可合同》到期后，“北稻”与“苏稻”协商再次许可事宜。2008年1月22日，苏州稻香村公司与北京稻香村公司签订《商标许可合同》，许可其使用圆形基础商标，许可使用期限从2008年1月22日至2008年12月30日。这两次商标许可合同的签订与实施，也从另一个侧面证明，“苏稻”对包含“稻香村”字样的圆形基础商标的专有权。另外，“北稻”引证商标不但其本身的合法性、正当性有瑕疵，而且其核定使用的商品是第30类3007群组“馅饼、粽子、元宵”等明显不同于“苏稻”圆形基础商标所核定使用的第30类3006群组商品“糕点、面包、饼干”等。因此，“北稻”的引证商标本身合法性、正当性存在瑕疵，而且其核定使用商品范围与“苏稻”圆形基础商标，在后扇形商标核定使用商品范围完全不同。第二，关于引证商标与在后商标的近似度高于基础商标与在后商标的近似度的问题。由于“北稻”引证商标的合法性、正当性是存在瑕疵的且核定使用的第30类3007群组商品“馅饼、粽子、元宵”等与“苏稻”的圆形基础商标、在后扇形商标核定使用的第30类3006群组商品“糕点、面包、饼干”等完全不同。因此，没有必要考量引证商标与在后商标的近似度高于基础商标与在后商标的近似度的问题。第三，关于引证商标持续使用且产生一定知名度的问题。“北稻” 在1997年核准注册了引证商标，核定使用的第30类3007群组商品“馅饼、粽子、元宵”等，均为现做现卖或季节性商品，保存时间极短，通常还需要冷柜保存和运输，消费受传统节日的影响；“苏稻”的圆形基础商标和在后扇形商标指定使用的第30类3006群组商品“糕点、面包、饼干”等，属于包装且流通性比较强的日常消费食品，完全为工业化流程化制造。两类群组的商品者在生产、原料、销售渠道、消费群体等方面存在明显区别。如果“北稻”在核定使用商品范围内依法依规使用引证商标，完全可以避免消费者混淆误认。“北稻”的引证商标经过使用获得的知名度，必须要证明是在自己经过核定使用的第30类3007群组商品“馅饼、粽子、元宵”等上使用引证商标获得的，而不应该包括通过两次签订商标许可使用合同被许可使用 “苏稻”圆形基础商标获得的知名度。但由于北京稻香村将其近似商标使用混同，对外标识、宣传也没有做任何必要的区分，应当自行承担未履行与他人商标近似避让的义务而导致的不利后果。因此，即使“北稻”在使用引证商标过程中获得了一定的知名度，其范围也应该限定在其核定使用的第30类3007群组商品“馅饼、粽子、元宵”等范围内，而不应该跨类扩展至“糕点、面包、饼干”第3006群组商品上，更不应该成为阻止“苏稻”在其圆形基础商标基础上延伸注册在后扇形商标的理由。
综上所述，由于“北稻”的引证商标本身合法性、正当性存在瑕疵，以及其核定使用的商品范围与“苏稻”圆形基础商标、在后扇形商标核定使用的商品范围的不同性，再结合其使用情况，“北稻”的引证商标不能阻止“苏稻”在其圆形基础商标基础上延伸注册在后扇形商标。

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