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在OEM制造中使用可能会加剧商标侵权

本田汽车有限公司诉重庆恒升鑫泰贸易有限公司等。（最高人民法院，民事再审判决（2019）第138号，2019年9月23日）
我们提醒客户注意，2019年9月发布了一项重要决定，其中，中华人民共和国最高法院最高人民法院（“ SPC”）裁定，该实体的原始设备制造（“ OEM”）活动-即，仅在中国制造用于出口的商品-构成另一方的注册商标的商标侵权。该案是本田汽车有限公司诉重庆恒盛鑫泰贸易有限公司等。（“本田”）。
该决定与最高法院在先前案例（例如PRETUL和Dongfeng案例）中的裁决大相径庭。[1]Pretul涉及海关扣押了某外国公司在中国制造的某些商品。中国当地的商标所有人声称，贴在标的商品上的商标侵犯了其PRETUL商标的权利。SPC得出结论，OEM制造不会构成商标如果存在以下三个要素，则该使用可能构成侵权的依据：（1）OEM由外国公司授权；（2）这种授权仅限于出口制造；（3）外国公司拥有有效权利目的地国家/地区的主题商标。随后的东风案确认了PRETUL的裁定，增加了另一要素，即使OEM制造商有责任检查外国方在目的地国的商标权。实际上，当OEM制造商从收货人处收到目的地国家中外国公司的商标证书副本时，将免除此义务。
这些裁定在本田实际上被推翻了。在这种情况下，最高人民法院认为，如果确定在这种情况下使用商标可能会引起中国相关公众的困惑，OEM可能会构成商标侵权。“相关公众”被认为不仅包括涉嫌侵权商品的本地消费者，还包括与所涉商品有关的企业的经营者。最高人民法院的结论是，中国相关公众仍然可以使用OEM生产的商品（通过在线返回中国或通过出国旅行的中国公民）。简而言之，无论是否存在实际的混淆或对货物的实际访问，测试都可能造成混淆。对于商标已经在中国OEM中使用过商标的注册所有人，这种情况应该不会引起太大的关注。但是对于那些尚未在中国注册商标但通过OEM应用于商品的公司，如果以前在当地进行的注册可能被认为与这些商标相同或相混淆，那么现在的风险就会更高。应当指出的是，尽管本田公司的争议商标HONDAKIT可以被认为是盗版，因为本田公司强调本田公司使用本田，因此本田公司的决定仍是这样做的。最高人民法院未就此案发表评论。
有了这个决定，对于从中国出口的商标所有人制造的产品，搜索并申请他们预期使用或正在为此目的使用的商标就显得尤为重要。并且，如果检索发现先前的申请或注册可能被视为在中国使用或注册的障碍，则应采取措施，如果可能的话，通过无效，异议和/或获取（可能匿名）来清除此类商标的注册。另一个实践要点是，与OEM关联使用的商标的格式和覆盖范围应与制造实体在目的地司法管辖区中具有专有权的商标相同。由于目前尚不清楚该案将如何积极地适用，因此重要的是商标业主在特定情况下会提供建议。

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