商标使用与否？商标侵权与否？最高法在OEM商标侵权案中的意见-巨人网络通讯

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商标使用与否？商标侵权与否？最高法在OEM商标侵权案中的意见

在通常情况下，OEM是指中国制造商与拥有商标的海外公司签订委托合同的情况，有时在中国，但在大多数情况下，在其他司法管辖区。中国制造商必须按照该海外公司的要求生产或加工产品，并贴上其商标，并将所有产品交付到该海外公司指定的另一个在中国没有销售的国家。当海外公司在中国境外注册的商标是由与中国境内完全没有海外公司关系的第三方注册时，事情就变得复杂起来。
根据中国现行的成文法，对于上述情况是否构成OEM制造商或海外公司对中国注册商标所有人的商标侵权，没有明确规定。这个问题至少可以分为两个层次：首先，在OEM活动中使用商标是否是根据《中华人民共和国商标法》定义的商标；如果是，则其次，所述使用是否构成商标侵权。在其最新的判断是肯定的，在这两个层次回答中华人民共和国（“SPC”）的最高人民法院在所交付的商标侵权案[1]。该案的摘要是：
1.事实背景
H公司在第12类车辆上拥有“ HONDA”商标的注册商标权。一家中国公司在一家缅甸公司（其在缅甸拥有“ HONDAKIT”商标的注册商标）的聘用下制造了摩托车用汽车零部件。这家中国制造商在汽车部件上使用了“ HONDAKIT”标记，使该产品仅单独显示“ HONDA”，并将所有产品出口到缅甸。然后，H公司对中国制造商提起商标侵权诉讼。
2.法院的判决
二审法院得出相反的结论，因为一审法院认为中国制造商的活动构成商标侵权，而二审法院撤销了其判决。最高人民法院再次审理此案，并最终维持一审判决。
3. SPC的推理
（1）中国制造商的涉嫌侵权活动应被确认为OEM。
（2）中国制造商的OEM活动应被视为使用商标。一个使用商标是指使用活动的商标，以确定原产地的来源，其中涉及该商标的物理连接，以及相同的市场流通等。在决定一项活动是否应为“商标使用”时，应考虑所有这些因素。产品/服务提供者的意图或消费者对商标作用的观念都不应独自做出判断。在这方面，只要商标在产品上使用了标签或以其他方式使用，并且该商标可以起到识别原产地的作用，则应将其视为“商标的使用”。
（3）对于相关公众，除消费者外，经营者在运输产品过程中也有可能获取涉嫌侵权的产品。此外，随着电子商务的发展，出口产品也可能回到中国，而中国消费者也有可能与此类产品联系并在出国旅行时感到困惑。因此，中国制造商的论点是所谓的侵权产品未在中国销售，因此中国有关公众无法获取该商标，更不用说作为来源标识符了。因此，根据《中国商标法》的规定，中国制造商对商标的使用应被视为“商标的使用”。
（4）被指控的侵权人的主观意图与商标侵权的确立无关。只要有造成消费者困惑的可能性，就可能存在商标侵权。消费者对涉嫌侵权产品的实际访问或实际混淆的发生都不是确定商标侵权的必要条件。
（5）总之，中国制造商对“ HONDAKIT”的使用应被视为“商标的使用”。考虑到该商标与H公司的注册商标相似，并且其指定的商品也与H公司的商标相似，因此很容易引起消费者的混淆。因此，中国制造商的活动构成商标侵权。
最后，最高人民法院特别指出，将OEM简单地归类为商标侵权例外是不合适的，法院应保持法律适用的统一性。最高人民法院还表示，法院在裁定涉外OEM商标侵权案件时，应当充分考虑国内外经济发展形势，对在特定时期，特定市场，特定时期发生的案件进行专门分析和适用法律。 /或通过特定的贸易形式。
实际上，SPC在2012年至2018年的其他几起与OEM相关的行政或民事案件中，对上述问题的意见一直持怀疑态度，包括：
2012年6月29日，最高人民法院在MUJI案[2]（关于商标异议复审的行政案件）中重审并裁定，在OEM活动中使用商标不是根据《中华人民共和国商标法》使用商标。。它认为，商标的基本作用是确定不同商品或服务的来源。一个商标只能在商品的市场流通过程中充当来源标识符。海外委托方委托中国大陆的制造商生产和加工归类为第24类的商品，仅供出口，促销活动均在中国大陆以外进行。因此，根据《中华人民共和国商标法》第三十一条的规定，所使用的商标不得视为“在先使用且具有一定影响力的商标”。
2015年11月26日，在“ PRETUL”商标侵权案[3]中，最高人民法院进一步确认其意见，认为OEM中没有使用商标，因此，不应确立商标侵权。最高人民法院特别指出，挂锁在中国市场上没有出售，也就是说，徽标不会在中国用作货源标识。中国有关公众绝对不可能混淆并错误地认为带有“ PRETUL”徽标的挂锁是由国内商标生产的。所有者。作为商品或服务的来源标识符，商标的基本功能在于其区分能力。中国制造商在原始设备制造商授权下在挂锁上使用“ PRETUL”徽标的情况只能解释为物理附件。它使用的徽标既不能标识来源，也不能实现其作为源标识符的功能。因此，中国制造商使用的徽标没有赋予商标所有权，徽标的简单附加并不构成商标的使用。
2017年12月28日，最高人民法院在“东风”商标侵权案中重申其立场[4]。最高人民法院再次得出结论，使用无助于识别来源的商标不会误导或引起混淆。因此，功能商标不被破坏和侵犯不得的背景下建立的中国商标法律。最高人民法院进一步认为，在加工和出口过程中，国内OEM制造商使用商标不会影响商标所有人注册商标的功能。在中国，由于所使用的商标均表示海外委托方，因此不会引起消费者混淆。考虑到OEM是国际贸易的一种普遍合法的形式，除非相反的证据表明国内OEM制造商接受了佣金而没有合理的谨慎义务，并且其OEM活动对商标权利所有人造成了实质性损害，否则不得侵犯商标权在正常情况下主张。
2018年12月20日，最高人民法院在“ USAPRO”案[5]中软化了立场，该案涉及连续三年不使用商标的撤销复审，即在OEM过程中使用商标不是商标制造商使用，但是委托方使用。SPC认为，国内OEM制造商仅将有争议的商标实际贴在中国的相关产品上，并出口该产品以供海外委托方在中国境外销售。至于海外委托方，则通过国内OEM制造商的物理加工活动进行了上述产品的生产和销售。至于相关公众而言，产品的制造商和出口商是国内OEM厂商，但他们从国外委托方的采购商标权利人从谁的利益商标并承担相应的责任（如果有）。因此，国内OEM制造商只是实际执行生产和出口活动的一方。从《中华人民共和国商标法》的角度来看，实际使用商标的一方是委托方。
正如上述SPC先前的决定所表明的，SPC在关于在OEM活动中使用商标是否是商标使用以及该使用是否构成商标侵权的结论之间摇摆不定。因此，其在HONDA案中的最新决定引起了中国IP领域的热烈讨论。一些人认为这是SPC对上述问题的肯定答案，而其他人则认为不是。通过仔细地判断，可以推断出答案仍将根据具体情况得出。然而，毫无疑问，这一最新裁决将在很大程度上取代未来较低级别法院的裁决。

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