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涉外贴牌加工行为是否为商标使用行为

贴牌生产，也称为定牌生产，俗称“贴牌”，英文即Original Equipment/EntrustedManufacture，译为“原始设备制造商或原产地委托加工”，简称为OEM。品牌生产者不直接生产产品，而是利用自己掌握的关键的核心技术负责设计和开发新产品，控制销售渠道，具体的加工任务通过合同订购的方式委托同类产品的其他厂家生产。之后将所订产品低价买断，并直接贴上自己的品牌商标。贴牌生产属于加工贸易中的“代工生产”方式，在国际贸易中是以商品为载体的劳务出口。
早在1993年，我国就出现了国内贴牌加工商标侵权的案例——欧通国、深圳金盾服装有限公司与无锡明星服装有限公司（以下简称“明星公司”）、张建国侵犯商标专用权纠纷案。[262]欧通国是“KINDON及船形标志图形”商标的注册人，被告明星公司两次接受武汉市鸿发精品时装城的刘宗桥的来料加工要求，定做全毛男西装。明星公司按时装城的要求将其提供的商标标识缝制于定作物之上，将全部定作物交于时装城。明星公司不是原告诉称的“生产”，而是委托加工。被告张建国辩称自己是初次经营金盾西服，不知道是假的。法院审理后认为，明星公司明知原告是KINDON商标的权利人，却以营利目的为他人生产侵犯原告商标专用权的产品，具有主观过错，其行为已构成对原告商标权的侵害，应承担法律责任，包括停止侵权、消除影响、赔偿损失。张建国作为服装销售商，在经营中也应尽谨慎审查义务，其销售侵犯他人商标权的商品，侵害了原告的合法权益，又不能证明自己尽了注意义务，因此也构成侵权，应承担相应的法律责任。
在国内定牌加工中，由于商品生产针对的是国内市场，即使受托加工方不直接从事侵害商标专用权的商品的销售行为，商品最终都会进入国内市场流通，商标标识最终会投入到实际使用环节。因此，国内贴牌生产方式下，不论是生产过程中加商标标识，还是生产后立即贴附商标标识的行为都构成商标使用，也构成商标假冒、仿冒行为。但是，涉外定牌生产的商品不进入国内市场，而是直接将生产加工的成品交付给委托加工方，委托加工方的销售市场在国外。在这种情况下，受托加工方的单纯加工行为是否构成商标使用或者销售侵害商标专用权产品的行为就值得探讨了。
一直以来，就涉外定牌加工承揽方的行为是否构成商标侵权，司法实践存在认识上的分歧。2002年，广东省深圳市中级人民法院在“耐克案”中认定，涉外定牌生产的受托加工方与委托方一起承担商标侵权责任。该案中，美国比阿埃斯公司向中国商标局申请注册了“NIKE”字母商标，核定使用商品是53类（国际分类第25类）运动衣。1932年NIKE商标在西班牙得到使用。现在该商标的注册商标权人为西班牙FLORA BERTRAND MARA公司，注册类别为第25类商品。商标专用权人在西班牙向CIDESPORT公司提供了NIKE商标许可证。2000年3月至5月间，被告西班牙CIDESPORT公司委托被告浙江省畜产进出口公司和被告浙江省嘉兴市银兴制衣厂加工制作NIKE男滑雪夹克，服装加工制作完成后，由被告浙江省畜产进出口公司负责报关出口，拟经香港转口出口到西班牙，以交付给委托人CIDESPORT公司。法院认为，被告浙江省嘉兴市银兴制衣厂接受西班牙CIDESPORT公司的委托，并与浙江省畜产进出口公司相配合加工制作NIKE商标的滑雪夹克。上列三被告在本案的侵权行为中主观上有意思上的联络，行为上有明确的分工，共同构成一个完整的行为。应当认定，他们的行为侵害了原告的NIKE注册商标专用权。原告请求法院判令被告停止商标侵权行为，消除侵权结果和赔偿侵权损失的主张，理由正当，本院予以支持。[263]该案最终认定了贴牌生产者的商标侵权责任。持否定观点的法院则认为，涉外定牌加工中的加工方不构成商标侵权，因为定牌加工后的商品不在境内销售，产品上贴附的商业标识不是用作识别商品来源的商标，不会导致混淆，不可能产生损害，因而不构成商标侵权。加工方只负责加工，不负责销售产品，在此过程中加工方的商标标注行为不是商标使用行为。香港雨果博斯有限公司与武夷山市喜乐制衣有限公司商标侵权纠纷案、上海申达音响电子有限公司与玖丽得电子（上海）有限公司侵犯商标专用权纠纷案均持此观点。
关于定牌加工的问题，北京市高级人民法院《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》在第21个问题答道，承揽加工带有他人注册商标的商品的，承揽人应当对定作人是否享有注册商标专用权进行审查。未尽到注意义务加工侵犯注册商标专用权的商品的，承揽人与定作人构成共同侵权，应当与定作人共同承担损害赔偿等责任。承揽人不知道是侵犯注册商标专用权的商品，并能够提供定作人及其商标权利证明的，不承担损害赔偿责任。这条规定告诉我们，承揽加工人要承担侵权责任；但如果能够证明主观上没有过错、且能提供定作人情况等信息的，则不承担损害赔偿责任。
但2013年《商标法》并没有对定牌加工问题作出明确规定，商标立法对此仍未置可否。这对中国的出口加工企业是不利的，因为《中华人民共和国知识产权海关保护条例》目前的制度设计是既控制货物的进口行为，也控制货物的出口行为，因此，严格按照现行法律规定执行的话，耐克案中即使西班牙委托方在西班牙享有耐克商标专用权，在我国生产的这些货物依然是侵害美国耐克公司在中国注册的耐克商标的商标专用权的货物。
耐克案和以上这些规定留给我们的思考很多，案件判决和这些规定都为贴牌生产者施加了一个审查和注意义务，因此，贴牌企业唯有通过认真履行审查义务才能免除责任承担。企业在接受定牌加工委托时首先要严格审查，要求委托方提供商标权证明资料，自己把关，预防责任发生。当然，对涉外定牌加工生产者施加很重的审查义务对这些企业的生存发展不利，从目前我们法律制度的建构来看，也没有对这些企业的利益给予考虑。我国现行法律制度中，只有专利法规定了临时过境不侵权的措施，商标法中并没有类似规定。
为统一司法裁判规则，解决同案不同判问题，2014年3月，最高人民法院裁定，浦江亚环锁业有限公司（以下简称“亚环公司”）与莱斯防盗产品国际有限公司（以下简称“莱斯公司”）商标侵权纠纷一案存在原判决、裁定适用法律确有错误的情形，提审该案。提审针对的是浙江省高级人民法院的二审判决，该判决认定，被告亚环公司定牌加工标有“PRETUL”商标的挂锁的行为侵犯原告莱斯公司的商标权。莱斯公司在中国是“PRETUL及椭圆图形”商标的合法所有人，储伯公司是墨西哥“PRETUL”与“PRETUL及椭圆图形”商标的合法所有人，亚环公司生产的挂锁均是根据该公司的授权而生产，并全部出口至墨西哥。[265]2015年11月16日，最高人民法院就提审此案作出判决，认为商标法保护商标的基本功能，即识别功能；是否破坏商标的识别功能，是判断是否构成侵害商标权的基础。在商标并不能发挥识别作用，并非商标法意义上的商标使用的情况下，判断是否在相同商品上使用相同的商标，或者判断在相同商品上使用近似商标，或者判断在类似商品上使用相同或者近似的商标是否容易导致混淆，都不具有实际意义。该案亚环公司在委托加工产品上贴附的标志，既不具有区分加工商品来源的意义，也不能实现识别商品来源的功能，故其所贴附的标志不具有商标的属性，在产品上贴附标志的行为亦不能认定为商标意义上的使用行为。最高人民法院由此判决涉外定牌加工中加工方的行为不构成商标侵权。[266]在该判决中，最高人民法院将贴附标志行为与贴附商标行为加以区别，贴附标志如果不发挥识别商品来源功能则不属于商标使用行为，反过来也不会破坏商标的基础功能，由此认定涉外定牌加工承揽方亚环公司的行为不构成商标侵权。该案判决对涉外定牌加工承揽方的行为是否构成侵权提供了判断标准，对我国出口加工企业拓展业务是有利的。当然，该标准应为一般情形下可据参考的指南，个案情况千变万化，特定情况下如何认定涉外定牌加工承揽方的责任，还需具体情形具体分析。

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