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商标性使用与描述性正当使用

我国和加拿大商标法还认为，注册商标正当使用不得为商标性使用。对于含描述性标志的注册商标，我国《商标法》(2013)第59条(同《商标法实施条例》(2002)第49条)明文规定有“描述性正当使用”(descriptive fair use)，即“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用”。但是，法律并未将商标正当使用限制于“非商标性使用”。而以“商标性使用”为商标正当使用的禁区，是我国司法实践的通例。值得一提的是，在“漳州市宏宁家化有限公司诉漳州市仔癀药业有限公司侵犯商标专用权再审案”中，最高人民法院指出，对于描述性注册商标，“生产者出于说明或客观描述商品特点的目的，以善意方式在必要范围内予以标注，不会导致相关公众将其视为商标而导致来源混淆的，可认定为正当使用”*。加拿大《商标法》第20条更明确地规定，注册商标权人无权禁止他人不损害商标所带商誉的正当使用行为，除非其为商标性使用。
这种观点是否符合商标法基本原理呢？如前文所述，“商标性使用”判定过程中，即会涉及相关公众混淆的可能性问题。所以，如果我们能够回答商标正当使用是否排除相关公众混淆，也就可以回答商标性使用是否排斥商标正当使用。
理论上，正当使用(fair use)之于注册商标权，犹如合理使用之于著作权，是对注册商标权的限制。学理上，注册商标的正当使用是六方面利益权衡的结果。对商标权人来说，需要控制注册商标的使用，以免竞争者窃夺自己的商誉和竞争优势；对经营者而言，需要准确描述自己的商品，以便与商标权人进行有效的市场竞争；对相关公众而言，既需要从市场上获取准确的商品信息，又需要准确识别商品来源。而且，只有经营者竞争提供品质产品，相关消费者的利益才可能得到最大化。如果本应属于公共使用的标志为某一经营者垄断，由此产生市场壁垒，相关消费者的利益很容易受到损害[7]1260-1261。
作为注册商标权的限制，正当使用应是商标侵权的一种积极抗辩。这意味着，首先由商标权人举证证明被告行为易使相关公众混淆，如果被告不予承认，原告又不能证明，则侵权不成立。只有在侵权成立的条件下(即存在相关公众混淆之虞)，被告才需要主张并举证证明成立“正当使用”。故正当使用本身意味着有相关公众混淆之虞，但基于正当理由，注册商标人无权禁止。
正是在这个意义上，TRIPS协议第17条规定了“商标权例外”，承认正当使用。它规定：“WTO成员可以对本协议规定的商标排他权规定有限的例外(limited exceptions)，例如对描述性词汇的正当使用，但此类限制应考虑商标权人和第三方的正当利益。”此条所谓商标权人和第三方的“正当利益”应当不同于注册商标权完全实现的“合法利益”，即在相关公众无混淆之虞的条件下，商标权人和第三方(相关公众)可以获得的全部合法利益，否则，无所谓注册商标权“例外”。所以，从全球公认的商标制度来说，正当使用可以容忍一定程度的相关公众混淆。
在实践层面，这种观点也日益受到广泛承认。美国商标法曾有两种截然不同的观点：一种认为，如果易使相关公众混淆，则不成立正当使用*。其基本理由是，商标法的目的就是防止相关公众混淆，如果证明存在混淆之虞，则不成立正当使用*。另一种观点则认为，即便存在混淆之虞，仍可以成立正当使用*。其基本理由是，“使用近似标志真实地描述自己的商品，在法律和道德上都不具有可责性，即便结果导致相关公众误认商品来源”*。经过长期争论，后一种观点已经取得统治地位。2004年KP Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc.案中*，美国联邦最高法院判决认为，主张商标正当使用的被告没有法律义务证明被诉行为不会导致相关公众混淆。这意味着，有可能相关公众会发生混淆，但这和正当使用原则不相冲突。描述性标志不应为私人垄断，美国《兰汉姆法案》也不曾剥夺市场经营者使用描述性标志自由表达自己商品特点的权利。商标权人选择众所周知的描述性符号作为商标注册，也就选择了相关公众可能发生混淆的法律风险*。
更进一步来说，商标正当使用规则不应该关注是否可能发生公众混淆，而应该关注行为是否具有正当性，毕竟商标制度的目的不是要杜绝市场上所有可能的相关公众混淆。正因为如此，《欧盟商标法协调指令》第6条第1款和《欧盟商标条例》第12条第1款都强调，“正当使用行为必须符合工商业活动中的诚信惯例”。据此，经营者事前依照诚信惯例在相同商标上使用与注册商标相同的标志，即便事后发生相关公众混淆，也应属于正当使用。

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