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美国商标法域外适用的主要情形和条件

对于Steele v. Bulova Watch Co.案，该学者在阐述该案案情时指出：
原告Bulova公司(纽约公司)是全球最大的手表生产商之一，其在美国和墨西哥都有对Bulova手表进行宣传和销售，其在美国也对“Bulova”标识进行了商标注册。被告Steel在1922年开始手表业务，并在1926年知晓了Bulova商标，随后其将业务转移至墨西哥，在发现“Bulova”标识在墨西哥没有商标注册，其很快在1933年获得了墨西哥的商标注册(但在1952年墨西哥最高人民法院认定该商标注册无效)。Steele在美国组装手表并贴上“Bulova”标识，最后全部销往墨西哥。
按照这个描述，被告Steele实施的侵权行为(组装、贴牌、出口)全部发生在美国。但是，这个事实描述并不符合实际。其真实的情形是：Steele在墨西哥城从事手表生意。他把表壳和表面以零件的形式进口到了墨西哥，在墨西哥组装产品，未经Bulova的授权加贴了“Bulova”字样的商标，并在墨西哥进行销售。[注]显然，因为被告Steele并未在美国实施生产加工和销售涉案产品的行为，这些行为都是发生在境外(墨西哥)，因此，审理该案的地区法院认为，“被告没有在美国境内的非法行为，因此(美国法院)没有管辖权”。这样，才产生了美国商标法是否可以进行域外适用(适用于在墨西哥进行的“侵权”行为)的问题。然而，这个案件并非属于涉外定牌加工产生的纠纷。
该学者在《涉外定牌加工商标侵权问题新探 ——以商标法域外适用为视角》一文中提到的美国法院关于商标法域外适用的另几个案件，也与涉外定牌加工无关。比如，1956年美国Vanity Fair Mills, Inc.公司诉加拿大The T. Eaton Co. Limited and John David Eaton公司一案中，被告Eaton公司是在加拿大注册的“VANITY FAIR”内衣商标的权利人，它在加拿大使用自己的商标进行销售，并警告其他加拿大公司进口和销售美国产“VANITY FAIR”内衣。原告VANITY FAIR公司在美国起诉，要求被告Eaton公司对其在加拿大的行为承担侵权责任。[注]由于该案涉案的行为是发生在加拿大，这才产生了美国商标法是否可以对域外行为进行适用的争议，显然，这与贴牌加工出口完全是两码事。
该文提到的1977年的Wells Fargo Co.公司诉Wells Fargo Express Co.公司一案[注]所涉及的是“Wells Fargo” 金融服务商标(中文翻译为“富国银行”)，与贴牌加工出口问题更没有可比性。被告Wells Fargo Express公司本身就是在美国营业的公司，1961年在内华达州设立之初是提供旅行支票，1968年开始从事电子保护装置等的研发。只是因为该公司是属于在欧洲的列支敦士顿设立的Wells Fargo Express Company, A.G.公司 (从事放贷业务)在美国的子公司，原告在该案起诉一年之后，又依据“长臂管辖”把Wells Fargo Express Company, A.G.公司同时列为被告，才有了美国商标法对该“A.G.”公司在美国境外的行为是否可以适用，美国法院是否对此享有管辖权的问题。
该文提到的2005年的McBee v. Delica Co., Ltd.一案[注]的案情，同样也无关涉外定牌加工，严格来说该案甚至并不是一个商标侵权纠纷。该案原告Cecil McBee 是美国著名的爵士音乐家，被告日本Delica公司将“Cecil McBee”在日本注册为服装商标，并在日本销售该品牌的青春少女服装。原告基于《兰姆法》(The Laham Act)在美国起诉被告虚假署名(false endorsement)和淡化。地区法院认为对于被告在日本的行为缺乏管辖权，因此驳回了原告的诉求。这才是所谓 “商标法域外适用”问题的由来。
可以看出，上述案件涉及的都是被告在美国境外实施的行为。根据商标权的地域性原则，一般来说，美国的权利人(原告)是无法依据美国商标法对这些行为提出侵权指控的。但是，因为美国法中存在所谓“长臂管辖”的规则，原告才试图据此来对美国境外的行为主张权利。而从上述案件的判决结果来看，美国法院依据美国商标法对境外“侵权”行为实施“域外适用”还是很谨慎的，往往需要权衡各种因素才会得出最后结论。美国法院需要权衡考量的基本案件事实包括：(1)被告是否为美国人或美国公司；(2)域外行为对美国贸易的影响；以及(3)是否会导致与外国法律的冲突。虽然这三个考虑因素不单独具有决定性，不会因为某个因素不符合而排除域外适用，但法院也不会局限于仅仅调查或考虑这三个因素。[注]也有人认为，“《兰姆法》仅在侵权行为对美国商业产生实质性影响时才赋予了对外国被告的域外管辖权”。
因此，美国商标法确实是有可能适用于域外行为的。但是，所谓“美国商标法长期以来考虑域外因素”，只能理解为美国商标法对于被告在美国境外实施的行为具有域外适用的可能性，法院最终同意域外管辖的情形并不常见。而且，这些所谓域外适用的案件大多不是涉外定牌加工的情形，即涉嫌侵权的行为并不是在美国境内发生的，因此，我们无法从上述判例中就得出涉外定牌加工商标侵权纠纷是属于商标法域外适用问题的结论。

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