商标使用与商标权侵权判定关系的学理争议-巨人网络通讯

随着互联网技术的进步和商业实践的发展，商标标志的使用方式日渐增多。一些商标权人的竞争者开始在互联网元标签、关键字中对商标权人的商标进行使用，以吸引消费者的注意，增加点击率和访问量，更好地获取竞争优势。这些对他人商标进行使用的方式并不是直接将他人商标贴附在自身商品或服务之上，用以标示商品或服务的来源，而是利用网络技术巧妙地对他人商标“搭便车”，在网站内部或关键字中对他人商标予以使用，由此产生了这些使用形态是否是商标使用以及是否构成商标权侵权的疑问。在此背景之下，美国学界率先对商标使用展开了讨论。由于很多国家的商标立法并没有明确规定商标使用是否是商标权侵权的构成要件，司法实践也存在不同的做法，因而目前学界对商标使用是否是商标权侵权判定中的要件以及商标使用在商标权侵权判定中具体发挥何种作用存在相当大的争议。
支持商标使用理论应用于商标权侵权判定的学者主要有Stacey L.Dogan、Mark A.Lemley、Margreth Barrett、Uli Widmaier等。他们认为，商标不是一种总括性的权利，并非所有的对商标权人商标的使用均构成商标法上的商标使用，只有被诉人将商标用以标示其商品或服务的来源、作特定类型的使用方才构成商标使用，继而才有讨论消费者是否容易发生混淆、商标侵权是否成立的前提。亦即，在商标权侵权判定中，商标使用乃前置性的判定要件。Stacey L.Dogan和Mark A.Lemley将可能构成商标权侵权的商标使用定义为“使用标识来标示或者宣传被告自己的商品或服务或者暗示与原告的联系”。Margreth Barrett则从正反两个方面界定商标使用，他认为商标使用是“对文字或符号的使用与提供商品或服务有关，并且是将商品或服务的来源传递给消费者”；与此对应，非商标使用则是指“没有使用商标作为一个标志来向消费者传递被告或其他任何人商品或服务的来源”。Uli Widmaier也指出：“商标权产生的使用标准和商标侵权成立的使用标准是相同的——都要求商标权人使用标识，或者被诉侵权人使用系争符号或相类似的符号。”[4]根据上述学者对商标权侵权中的商标使用的界定，只有被诉侵权一方把商标权人的商标作为自己所提供的商品或服务的来源，才构成商标使用。在这种情形下如果消费者容易发生混淆，这种行为才构成商标权侵权。
进而言之，学者实际上是将商标使用作为商标权侵权判定的要件之一，被诉侵权方进行了商标使用行为，方可以进一步分析消费者是否容易发生混淆、商标权侵权是否成立。被诉方如果没有进行商标使用行为，则无须进行消费者混淆和侵权的分析。亦即，商标使用乃商标权侵权判定的重要要件，是分析判断消费者是否容易发生混淆的前提。Stacey L.Dogan和Mark A.Lemley将此称为商标使用的“看门人功能”（Gatekeeper function）。
学者们之所以如此重视商标使用在商标权侵权判定中的作用，主要原因在于商标权与其他知识产权类型一样，近年来一直处于不断扩张之中。尤其是互联网兴起之后，消费者混淆的概念呈现出扩大化解释的趋势，除了传统的对商品或服务的来源混淆和关联关系混淆之外，新型的混淆类型如初始兴趣混淆（售前混淆）、售后混淆的概念开始适用于司法实践。只要被诉人的行为有可能使消费者发生混淆，无论这种混淆是售前、售中还是售后的，都需要承担法律责任。这使得参与市场竞争的主体使用他人标识时稍有不慎，即构成商标权侵权。实际上，一些使用他人标识的行为并不是标示商品或服务来源的商标使用行为，而是基于描述自身商品或服务、表达商品或服务信息、滑稽模仿、进行合理的比较广告以便更好地参与市场自由竞争等正当目的，不应当构成商标权侵权。因此学者认为，商标使用将作为“看门人”过滤一部分并非商标权侵权的正当行为，使得市场竞争的参与者可以在一定程度上利用他人标识从事合法的竞争行为，避免动辄得咎，避免商标权禁锢言论自由与竞争自由。
支持商标使用理论的学者提出的这些观点并非是毫无依据的空想，他们试图从美国商标立法中寻找答案。美国1881年《商标法》规定：“任何人复制、伪造、抄袭或有意模仿依本法规定而注册的商标，并将之附着于与原告注册登记的实质上相同的商品上，应当承担因错误地使用商标的赔偿责任。”③实际上，所谓“附着于……商品上”，就是要求被告是在自己的商品上贴附原告的商标进行商标使用行为，才可能需要承担赔偿责任。美国1905年《商标法》规定：“任何人未经所有人的同意，复制、伪造、抄袭或有意模仿依本法注册的商标，并将之附于与原告注册登记的实质上相同的商品上，或将之附于与商品销售各有关的标签、标志、印刷品、包裹、包装或容器上。”④无疑，1905年《商标法》也要求被告必须将模仿原告的商标贴附于自己提供的商品上或者与商品有关的各类标签或包装之上进行商标使用行为，方才可能构成商标权侵权。与1881年《商标法》不同之处在于，1905年《商标法》规定的商标贴附的对象不仅限于商品，而且扩大到与商品有关的各种标签或包装之上，这主要是适应商业交易中商标使用方式日益多样化的实践发展。
学者认为，除了1881年和1905年的商标立法，美国1946年《兰哈姆法》对商标使用与商标权侵权判定之间的关系有更明确的规定，这主要体现为《兰哈姆法》第32条、第43条两个侵权条款和第45条的商标使用界定条款。《兰哈姆法》第32条将侵权行为规定为：“任何人未经注册人同意（a）在商业贸易中对注册商标进行复制、仿冒、抄袭或有意模仿之使用，并与商品或服务的销售、许诺销售、运输或广告相联系，有可能产生混淆或误认，或造成欺骗。”⑤同样，第43条也规定：“任何人在商业上使用（Uses in commerce）任何文字、名词、姓名、符号或记号，或任何组合的形态，或任何对原产地不真实的标示，对事实错误的或引人误解的陈述，于任何商品或服务上或任何商品容器上，有下列情形，经任何人认为有因此而遭受损害或有受损害的可能性，有权提起民事诉讼：（A）有使人对该使用人与他人之间关系产生混淆、误认或造成欺骗，或有使人对其商品、服务或商业活动的原产地产生混淆、误认或造成欺骗，或误认为有赞助、关联关系，或（B）在商业广告或促销中，错误地陈述本人或他人商品、服务或商业活动的性质、特征、质量或原产地来源。”⑥学者认为，这两个条文对商标权侵权判定有商标使用的要求。《兰哈姆法》第32条中的“与商品或服务的销售、许诺销售、运输或广告相联系”即是要求被告所使用的商标是附着于商品或服务及与之相关的广告之上，发挥标示来源的功能。第43条中的“任何人在商业上使用（Uses in commerce）任何文字、名词、姓名、符号或记号，或任何组合的形态，……于任何商品或服务商或任何商品容器上”也表明，被告对标志的使用必须是标示来源的意义上的使用。《兰哈姆法》第45条对商标使用进行了正面的界定：“在商业中的使用（Use in commerce）是指在通常的商业贸易中真实的使用商标，而不仅仅是为了保留标识上的权利。根据该章的目的，下列行为中的标识视为被使用在商业中：（1）在商品方面，指（A）将标识以任何的形式使用在商品或其容器上或陈列或使用在商品的标牌或标签上，或如果商品的性质使上述标示有困难，则使用于与商品或商品的销售有关的文件上。（B）这些商品在商业中被销售或运输。”⑦Margreth Barrett在对这一条款进行解释时亦认为，商标法对商标使用的要求不仅适用于侵权，也适用于商业中对一个标志获得初始的财产权。《兰哈姆法》第45条“在商业中的使用”与这两种情况都是相关的[3]。亦即，立法为商标权的取得和商标权的侵权判定都加上了商标使用的要件。
对于上述涉及侵权判定的商标使用理论，美国也有一些学者表示怀疑，代表学者有Graeme B.Dinwoodie、Mark D.Janis 和 Mark P.Mckenna。Graeme B.Dinwoodie和Mark D.Janis认为不能对《兰哈姆法》第32条、第43条和第45条进行过度的解读。他们指出，《兰哈姆法》第45条所言的“在商业中的使用（Uses in commerce）”是针对商标权取得而言的，仅适用于商标注册程序，不能用来解释商标权侵权判定要件。第32条、第43条才是商标侵权的认定条款。这三个条文基础并不同，并不能做相同的解释。亦即，立法并非为商标权的取得和商标权的侵权判定都加上商标使用的要件。涉及商标权侵权认定的第32条、第43条的主要目的是判断消费者是否有可能发生混淆误认，而非商标使用。Mark P.Mckenna也指出，商标使用与混淆一样，其判断均需要观察消费者的认知，亦即只有证据显示消费者可能将被告所使用的商标视为商品或服务的来源时，才能够认定被告对原告的商标进行了商标使用行为，因此商标使用的判断无法与商标侵权判定中的混淆可能性的认定相互区分。法院要进行商标使用的判断，必须要考量与混淆可能性相同的证据。最终，商标使用不过是起了另一个名字的混淆可能性。Mark P.Mckenna显然是认为，商标使用要件没有独立的必要性，同样需要考察消费者认知状态，在商标权侵权认定中增加商标使用要件徒增繁琐。美国著名商标法学者J.Thomas McCarthy似乎也认同Mark P.Mckenna的观点，他认为在制定法上并没有独立的商标使用要件。商标使用的要件隐含于构成侵权的混淆可能性要件之中，因此，商标使用并不是原告案件中的独立因素，而只是侵权之混淆可能性要件的一个方面105。
综合反对意见的观点，学者们主要认为：制定法中的“在商业中的使用（Uses in commerce）”并不等于商标使用，无法得出商标权侵权判定需要商标使用要件的结论；商标使用与混淆可能性要件无法截然区分，在商标权侵权判定中探讨混淆可能性问题即可，并无必要探讨商标使用问题。
在中国，人们对商标使用与商标权侵权判定之间的关系是如何认定的呢？与美国学界的观点相类似，中国学者在认定二者的关系时亦区分为两种观点。有学者肯定了商标使用在侵权判定中的作用，认为：“商标使用和混淆可能性是两个问题，商标性使用关注的是被控侵权人是否将商标作为识别、区分以及宣传标识进行使用。混淆可能性要解决的是，是否存在消费者对商品来源或者其他关系的错误认识。如果不存在商标的使用，那么混淆也就无从谈起。”22还有学者指出，除却单纯基于商标标识的伪造、制造与销售而产生的侵权行为外，其他侵权行为都是以“商标使用”为前提。
司法实务中，有法官亦认为商标使用是商标权侵权判定的重要要件，并在案件审理中运用它进行商标权侵权的判定。如祝建军法官认为，商标使用是判断商标权侵权的要件，如果被诉人不符合商标使用的要求，则不构成商标权侵权。孔祥俊先生也指出，在商标侵权判断中，被诉标识必须被用作识别商品来源时，或者说构成商标意义上的使用行为时，才具有构成侵权的可能性。他同时认为我国2013年新修订的《商标法》已经规定了商标使用的定义性规范，在《商标法》第57条⑧商标侵权判定条款中也规定了侵犯注册商标权的行为首先是一种商标使用行为[11]78-79。有学者在研究和总结我国司法判例的基础上认为，商标侵权案件中，“商标性使用的判断是法院不可避免的焦点问题、先决问题”。
当然，也有学者对商标使用提出了质疑或疑虑，认为其并不能胜任侵权判定要件的角色。如何怀文认为：“以商标性使用为注册商标侵权的先决条件，会不适当地限制注册商标权。判断混淆或淡化侵权是否成立时，应从被诉标识行为整体出发，而不应以商标性使用作为先决条件。”也有学者肯定商标使用的确是商标侵权的前提条件，但是仍然认为是否构成商标侵权的是被告所使用的商标和原告商标在商标和商品上是否相同、近似以及是否存在混淆可能性[14]。
综上所述，目前学界对于商标使用与商标权侵权判定的关系的认定是存在分歧的，主要的分歧在于，商标使用是不是商标权侵权判定的要件之一，其适用能不能有效地帮助司法实务中的商标侵权认定。

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