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OEM是否造成混淆和损害的商标侵权

（一）根据“非商标使用”理论没有必要认定混淆与损害
有相当一部分司法判决认为OEM行为不侵权的理由是不可能产生混淆，还有个别法院认为OEM案件不存在具体的损害。但是，最高人民法院在2014年提审的PRETUL案中，实际否定了以不构成混淆（因此也无具体损害）为理由来认定OEM受托方不构成商标侵权。最高人民法院认为，在并非商标法意义上的商标使用、商标不发生识别作用的情况下，判断是否在相同商品上使用相同商标，或者判断在相同商品上使用近似商标、或在类似商品上使用相同或近似商标容易造成混淆，都不具有实际意义。③这意味着“不可能混淆”和“无具体损害”理论也将被当前的“非商标使用”理论所吸收和消弭。然而，如果我们不认可PRETUL案这种过于绝对的“非商标使用”理论，认为在OEM案件中仍应给予《商标法》侵权条款一定适用空间的话，那么混淆可能性以及具体损害的探讨就依然是可能且必要的。
（二）混淆可能性的适用空间
在我国早期的OEM商标侵权案件中，法院必须进行商品、商标的相同与近似判断以及混淆的判断。在“非双相同”（商标或商品至少有一种不相同）的案件中，混淆判断往往是认定侵权与否的关键所在。例如2005年聚宝公司诉义务市工商局（Rize）案、①雨果博斯诉喜乐制衣（Boss）案，②法院认定由于不存在混淆，因此涉外定牌加工受托方不构成商标侵权。
争议焦点之一在于，在“双相同”（产品和商标都相同）侵权案件中，是否仍需要进行混淆判断？对此，我国现行《商标法》第五十七条第一项并没有明确要求进行混淆判断，这与第二项“非双相同”侵权要求“容易导致混淆”构成了明显的不同。仅就立足于现行法的法律解释而言，我们认为，在“双相同”情况下的商标使用，原则上应该推定存在混淆，这既符合我国现行商标法上述两项规定的字面含义和相互关系，也与大陆法系国家的传统做法一致。③可能有观点认为，欧共体法院Opel案的判决反映了在“双相同”情况下在欧盟国家仍可以通过证明没有混淆可能性而对侵权指控加以抗辩。然而，Opel案所涉的两种产品分别是玩具类商品和德国自19世纪就广泛存在的车模产品，④其是否属于完全一致的产品尚可争辩。而且，法国最高法院在Castel案中，根据《欧盟商标条例》第十条⑤的规定，已经明确判定法国商标权人有权阻止OEM的生产、出口并获得赔偿，并且指出欧盟商标立法均没有对商标侵权行为做出例外性规定，因此即便是全部出口到合法国家的行为或对本国商标不产生影响的行为，也不能因此免责。⑥
当然，从比较法的角度来看，美国《商标法》把“混淆可能”作为其主要立法目的，延伸出复杂的混淆判断规则，⑦并把“混淆可能”作为“双相同”情况时商标侵权的构成要件。这也使得TRIPS协议第十六条第一款在协调各国商标立法时出现了包容性的特点，即允许双相同情况下“应推定存在混淆的可能性”。这意味着，依照TRIPS的规则，成员国商标法可以规定，即便是双相同的情况，如果有事实证据能够推翻存在混淆可能的推定的，仍可以不认定侵权。⑧鉴于该问题的争议由来已久，如果我国政策制定者希望在“双相同”的情况下仍适用混淆可能性的判断，最好是修订《商标法》予以明确，从而避免司法适用的混乱和冲突。
（三）存在具体损害的可能性
根据目前司法机关的主流观点，有观点认为，因为损害事实是侵权行为成立的必要条件，涉外定牌加工行为中所有的产品全部出口，不会接触到中国消费者，所以不存在实际损害，也不可能受到损害，不构成侵权。①但是，仅从消费者没有接触到出口商品，被贴附的标识没有发挥商标识别功能为由，就认定商标权没有遭受损害，依据并不充分，因为商标除了识别功能之外，还具有其他具有独立性并值得保护的法益。正如有的学者所正确指出的，OEM即便没有损害中国境内注册商标的来源识别功能，也仍然会影响商标的其他功能如投资功能。②如果站在维护注册商标专用权完整性的角度来看，OEM行为“实际上是对注册商标专用权无形的占有侵害，造成权利分散和权利削弱等无形损害”，③虽然该损害难以测定，但并不能完全否认商标权在一定程度上被“侵入”且弱化。
正因为如此，随着我国反向OEM的出现和增多，我国个别法院很快发现，国内商标权人的利益受到OEM行为的损害，并开始尝试借鉴域外经验，特别是美国商标司法实践中“实质性损害”的概念。④例如，1983年由美国第五巡回区上诉法院审结的Abu Bint案中，法院认为：“被告在沙特的销售行为对于美国商业的影响并非是微不足道的。因为被告的每一个行为，从大米的加工和包装到运输和配送，都是属于商业行为（activities within commerce），而被告在沙特的销售行为，必然影响原告——因为原告的大米也是在美国加工、包装、运输和配送的。”⑤根据美国法院的上述判决理由来看，对于在美国境内加工、包装和配送的商品，虽然该商品是出口到国外市场销售的，但是，由于商标权人也在美国境内从事相同商品的加工、包装和配送等商业活动，OEM的商品即使是在国外市场销售，也会实际上损害商标权人的利益，因为商标权人也可以在国外市场销售同样的商品或者有在国外市场销售同样商品的机会。OEM使用与其相同或者相近似的商标的行为很有可能造成公众的混淆（虽然这种混淆主要是发生在美国境外），但美国法院可以依据美国商标法颁发禁令。⑥可见，第五巡回区法院认为，美国境内的OEM行为尽管全部出口境外，不会使国内消费者混淆，但是会导致国外消费者混淆，会在一定程度上减少美国境内商标权人的出口机会，实质性损害其商业利益，故应适用商标法对此予以禁止。在该案中，法院不仅认可了OEM行为属于“将商标在商业行为中使用”的行为，还确立了“实质性损害”标准。

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