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商标的指示性合理使用美国司法实践

指示性合理使用的概念起源于美国的判例法。在美国，对于第三人未经许可使用他人的商标来指代他人的商品是否构成指示性合理使用的问题，美国联邦第九巡回法庭在New Kids on the Block vs.News America Pub.,Inc.案中，首次确立了构成指示性合理使用的三个前提条件（以下简称New Kids检验标准）：第一，必要性，如果不使用商标消费者就无法识别产品的来源；第二，使用的方式必须在合理的必要范围内；第三，被告在使用商标的过程中不得让人以为其与商标权利人之间存在许可的关系。在该案中，美国联邦第九巡回法庭用New Kids检验标准中的三要素测试替代了传统的混淆可能性测试方法。该法庭认为，只要经过New Kids测试并被认定为指示性合理使用的商标使用行为就不会构成混淆，是合法的商标使用。
而在美国联邦第五巡回法庭审理的Pebble Beach Co.v.Tour 18 I Ltd.案中，法官认为只要商标的指示性使用不构成易导致混淆的近似，那么该使用就不构成商标侵权。不同于美国联邦第九巡回法院，美国联邦第五巡回法院在该案中仅采纳了New Kids检验标准中的前两个标准，而并没有使用第三个标准“被告在使用商标的过程中不得让人以为其与商标权利人之间存在许可的关系”。法院认为在用于识别来源的直接比较广告的情况下的指示性使用中，第三个标准是始终能够得到满足的。此外，不同于美国联邦第九巡回法庭的判决，美国联邦第五巡回法庭认为指示性使用的判断标准并不能替代传统的混淆可能性测试法，在考虑指示性使用的判断标准时应当结合传统的混淆可能性测试方法进行分析，以避免降低构成混淆的标准。
此后，美国联邦第三巡回法庭在Century 21 Real Estate corp.v.Lendingtree,Inc.案中重新采用了包含三个要素的New Kids检验标准并对该标准进行了进一步完善，在基本保留这三个条件的同时，尤其是对其第三个构成要件“被告在使用商标的过程中不得让人以为其与商标权利人之间存在许可的关系”进行了重新表述。经重述后的第三个条件是，“被告的行为或用语是否能够真实且准确地体现原告（商标权利人）与被告的商品或服务之间的关系”。该表述不仅将New Kids标准第三个条件的含义包括在内，而且使其外延更加完整。也即是说，如果被告的行为让公众误以为被告与商标权人之间存在某种关联关系——但事实上这种关系并不存在——则被告不能援引指示性合理使用的抗辩。而关于指示性合理使用判断与混淆可能性判断的问题，美国联邦第三巡回法庭认为是否构成商标合理使用与是否构成商标混淆是两个独立且并不相互排斥的问题，两者均是积极的抗辩理由。但这并不意味着在相关案件中不需要首先进行混淆可能性判断。相反，即使构成了混淆，如果符合指示性合理使用测试标准，那么该使用也是正当的。
2016年，美国联邦第二巡回法庭在International Information Systems Security Certification Consortium,Inc.v.Security University,LLC案中再次赞同并适用了由美国联邦第九巡回法庭及美国联邦第三巡回法庭创立和发展的New Kids测试标准。但在指示性合理使用测试标准与传统的混淆可能性测试标准的关系上，美国联邦第二巡回法庭并不赞同美国联邦第九巡回法庭用新的指示性合理使用测试取代传统的混淆可能性测试的思路。美国联邦第二巡回法庭强调，其所辖的地区法院在判定描述性使用是否构成混淆时，应当将New Kids测试标准与传统的Polaroid混淆可能性测试标准相结合，即指示性合理使用的三个判断标准应当作为混淆可能性判断的考虑因素。
从以上由四家不同的美国联邦巡回法庭作出的判决可以总结出，美国目前的司法实践中主要的观点还是认为构成指示性合理使用需要满足New Kids检验标准中的必要性、合理性以及相关公众误认的可能性这三个条件。但关于指示性使用的New Kids检验标准与传统的混淆可能性判定之间在涉及指示性合理使用案件审理中的关系，不同的联邦巡回法庭之间仍存在意见的分歧。美国联邦第九巡回法庭将New Kids检验标准作为传统混淆可能性检验标准的替代，并认为只要符合该三要素就不会构成混淆，这种路径是将指示性使用的相关特点融入了混淆判断中并简化了传统的混淆可能性判断要素，其本质仍是混淆可能性判断；美国联邦第三巡回法庭则将指示性使用与不构成混淆可能性作为两个独立的积极抗辩理由；美国联邦第五巡回法庭和美国联邦第二巡回法庭则是将New Kids测试标准与混淆可能性测试标准结合起来，以判断指示性使用是否会构成混淆，从而判断该使用是否为合理使用。各联邦巡回法庭之间分歧的实质，实际上是在指示性合理使用的抗辩中是否需要以不构成混淆为前提以及二者之间究竟存在着何种关系的问题。由于美国是判例法国家，故对于指示性合理使用的判定并没有形成全国统一的司法裁判思路，但各联邦巡回法庭关于指示性合理使用判定与混淆可能性判定关系的不同理解，仍然值得我们参考和反思。

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