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《商标法》第三十二条在商标“被动使用”问题上的适用条件分析

回顾涉及“被动使用”的“索爱”、“伟哥”、“陆虎”等系列商标案，从北京市高级人民法院已经作出的判决内容看，主要的观点认为，对于“被动使用”商标的认定必须满足至少以下条件：作为请求方的企业应当要主动使用商标，满足《商标法实施条例》第三条关于商标的使用规定，将未注册的商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商品用于广告宣传、展览以及其他商业活动中———具体来说，就是必须在中国大陆范围内使用（不包括港、澳、台）；而且必须是主动使用，是企业自己为商业目的“主动使用”未注册商标。也就是说，“已经使用”的方式不包括商标仅被媒体宣传报道或者相关公众的使用，媒体宣传报道或者相关公众的使用不能等同于企业的使用。
但是，同样是对于“被动使用”的问题，在“广本”案件的处理上，国家工商行政管理总局商标评审委员会却转而支持了商品提供者的主张，其主要的观点是，保护未注册商标的立法本意不但在于保护商标的在先使用人，还在于保护商标所承载的基于商品或服务提供者的信赖利益而产生的商誉，制止恶意抢注的行为，有助于维护市场的基本道德，有助于实现商标法中的法律与道德的平衡。
《商标法》第三十二条规定：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并具有一定影响的商标。”鉴于商标“被动使用”问题的特殊性，在商标异议、异议复审及争议案件的审理过程中，在考虑《商标法》第三十二条适用、对商标“被动使用”进行认定时，应综合考虑以下条件：
(一)诉争商标是未注册商标且属于可注册商标
诉争商标应符合商标注册审查标准的要求，不属于《商标法》第十条、《商标法》第十一条规定的情形，并与其他在先申请的商标不相同、不相近似，也没有侵犯他人的在先权益。
(二)诉争商标的产生基于社会公众的使用
一般消费者或相关公众最先将诉争商标在特定的商品或服务上使用，并明确地指向某一特定的商品或服务提供者（即生产者或服务者），在诉争商标与特定的商品或服务、特定的商品或服务的提供者之间形成联系，从而使得诉争商标实际发挥了商标的作用。同时，相关公众基于诉争商标对特定商品或服务提供者提供的特定商品或服务的信赖已客观存在，即诉争商标已经承载一定的商誉。
(三)诉争商标在中国大陆地区范围内合法使用，并具有一定的知名度
商标权利具有地域性，即一个国家或地区依照本国或本地区的商标法律规定所授予的商标权，仅在该国或该地区有效，因此，我国《商标法》第三十二条规定的“已经使用”应当是指在中国大陆地区使用，不包括港、澳、台，也不包括国外。而且，商标的使用方式应具有合法性，不为法律所禁止。因此，诉争商标应在中国大陆范围内合法地商业性使用，在相关领域、相关行业内形成一定的知名度，并为相关公众所知悉并享有一定的声誉。
(四)诉争商标已形成“商标俗称、商品或服务、商品或服务的提供者”三者之间特定的对应关系，请求方应当是诉争商标所指向的特定的商品或服务提供者
商标的最基本功能是区分商品的来源。因此，诉争商标在经过社会公众的长期使用，在消费者的心目中应明确无误地指向特定的商品和特定的生产者或经营者，具备商标功能。只有特定的生产者或者经营者才有权提出商标权属的诉求。
(五)请求方在商标注册日前须完成从“被动使用”向“主动使用”的转换，并且请求方的主动使用应是商业性使用
商标权益的享有一般是适用“谁使用谁享有”的原则，商标俗称的特殊性在于它最早的出现是基于社会大众的使用而产生，不过，从实践操作的层面看，很难找到可以代表所有公众的机构或人物去申请或持有商标，人大、政府等机构虽然有一定的代表性，但由于不是商业活动的主体，因而不能作为商标俗称的商标申请人或者商标权人。由于商标俗称很明确地指向特定的商品或服务的提供商，如果出现无关的第三方来注册和使用，不可避免地会发生商品来源混淆的情况，从而使正常的市场交易秩序遭到破坏。
因此，一般而言，商标俗称的申请权或者商标权归属权的发展趋势应当还是要回归商品或服务的提供商，如果对于《商标法》第三十二条的适用条件过于严苛，则不利于维护公平、有序的商业竞争环境。
但是，商品或服务的提供商享有商标俗称的有关权益并非是无条件的，他必须满足法律意义上的“使用”要求。在自行使用、许可他人使用两种使用方式都不存在的情况下，他至少应举证说明公众对商标俗称的使用属于《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第二十条第二款规定的“不违背商标权人意志的使用”。因此，商品或服务的提供商必须以明示的方式表明其认同公众对商标俗称的使用。并且，结合“谁使用谁享有”的基本原则，商品或服务的提供商要主张权利，还必须存在其主动使用诉争商标、对诉争商标的品牌价值也作出贡献的事实。这就要求请求方在商标注册日前须完成从“被动使用”向“主动使用”的转换，主动在商业活动中使用商标俗称，而且，这种使用必须是商业性使用，即在生产或者流通的领域中，将商标用于商品或其包装、容器标签、说明书、价目表或其他类似的载体上，或者具有在商品、服务的推销或广告宣传中使用或予以展示的行为，建立该商标俗称与商品或服务提供商之间的联系。同时，作为公平原则的体现，社会公众在原有的或者合理的范围内使用商标俗称，应不受商标权人的限制。
(六)对构成“在先使用”和“产生一定影响”的判断须满足“商标申请注册日”这一时间节点要求
请求方所提交的证据是否足以证明“已经在先使用”和“已经产生一定影响”，在判断时应以诉争商标申请注册日进行时间切割，请求方的证据必须充分证明在商标申请注册日前，请求方已经主动使用商标，并通过商业性使用行为，使得诉争商标产生一定影响，在消费者群体里明确建立诉争商标与请求方、产品或服务之间的唯一联系。
(七)商标注册人采取了不正当手段并具有主观恶意
请求方应举证说明商标注册人在主观上具有盗用他人商标的市场信誉或牟取非法利益的“恶意”目的。根据《商标审理标准》第四节第4点规定，关于主观恶意的判定，可综合考虑以下因素：
1.系争商标申请人与在先使用人曾有贸易往来或者合作关系；
2.系争商标申请人与在先使用人共处相同地域或者双方的商品/服务有相同的销售渠道和地域范围；
3.系争商标申请人与在先使用人曾发生过其他纠纷，可知晓在先使用人商标；
4.系争商标申请人与在先使用人曾有内部人员往来关系；
5.系争商标申请人注册后具有以牟取不当利益为目的，利用在先使用人有一定影响商标的声誉和影响力进行误导宣传，胁迫在先使用人与其进行贸易合作，向在先使用人或者他人索要高额转让费、许可使用费或者侵权赔偿金等行为；
6.他人商标具有较强独创性；
7.其他可以认定为恶意的情形。只有在请求方提供的证据能同时满足上述所有条件的情况下，才可以依据《商标法》第三十二条对请求方的权利进行救济。

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