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美国的商标反淡化立法

自从1947年马萨诸塞州率先制订反淡化法,到1977年,反淡化法对扩大保护商标权人的利益帮助不是非常明显。其间,只有1963年判决应用了淡化理论一起案件。法官不愿适用反淡化法律,主要原因是反淡化条件及淡化理论所确立的商标权利范围边界还比较模糊。由于边界范围不明朗有可能赋予商标权人对商标的垄断权,不利于贸易疏通,限制竞争自由。但1977年是美国各州应用反淡化理论在商标领域的一个重要转折。纽约上诉法院在 Allied Maintenance Corp.一案中,打破了反淡化的僵局。法院对消费者混淆与淡化进行了明确的区分,认为淡化是:“非类似商品或服务食他人已有的商标或者商标的商业信誉而肥的像癌症那样的增大。”法院认为,反淡化法应给予商标“超出(商标)侵害诉讼和不正当竞争的保护范围”的保护,由此表明,淡化理论在法院的判决中得到了支持。
在 Alied Maintenance Corp.一案之后的1977-1994年间,原告开始在其商标被侵权案中主动提出反淡化请求。但是,法院在适用淡化理论上仍显示出犹豫不决,只有极少数案件根据淡化理论获得了禁令。这是因为州反淡化法遇到了相当大的司法怀疑和抵制,在适用上只限于受保护利益清楚以及侵害的威胁是实质性的案件。
1995年,美国制订联邦反淡化法,这不仅是美国商标史上的经典之作,也是世界知识产权保护发展过程中一个重要的里程碑。美国制订联邦反淡化法的原因是多方面的。首先是法院不愿完全采纳州反淡化法,因为分散的、零星的、缺乏统一性的州反淡化法不能为商标所有人提供有力的保护;其次是美国的知名商标、著名商标又需要通过联邦反淡化法提供支持,并为开拓国际市场进行准备;再次是国际商标协会对美国联邦反淡化立法采取积极主动的态度,进行了长期的游说,并以主动的姿态进行配合,客观上为 TRIPS协议规定驰名商标得到特殊保护埋下伏笔。
美国《1995年联邦商标反淡化法案》于1996年1月16日正式在全美实施,该法对联邦商标法典《兰哈姆法》的第43条和第45条进行了增补,其主要内容包括：
1.依据衡平法原则及法院认为合适之条件,驰名商标所有人有权阻止他人对其商标或商号的商业性使用,如果该种使用是在该商标成为驰名商标之后便会淡化该商标的显著性。
2.“淡化”指对驰名商标区别商品或服务的能力的削弱,不论:(1)驰名商标所有人与淡化人之间有无竞争关系;(2)有无混淆、误认或不正当竞争的可能性。
3.在判断一项商标有无显著性时,法院可以考虑下列因素但不局限于此:(1)商标所固有的或通过使用而产生的显著性;(2)商标在既定商品或服务上已使用的时间与范围;(3)商标的广告宜传时间与范围及公众知悉的程度;(4)带有该商标的商品或服务所覆盖的地域范围;(5)带有该商标的商品或服务销售渠道;(6)在所涉及的贸易领域及渠道内该商标被认知的程度;(7)第三方使用相同或类似标记的性质和程度;(8)该商标是否为联邦注册商标。
4.救济方式:(1)驰名商标所有人可请求法院发布禁止令禁止淡化行为;(2)如果证明淡化人是故意利用驰名商标的商誉而实施淡化行为,那么,淡化人应承担《兰哈姆法》规定的其他侵权责任。
5.下列使用驰名商标的行为不构成淡化:(1)在比较性广告中公平应用或应用之目的是为了将自己的商品与驰名商标所标记的商品予以区别;(2)非商业性使用;(3)各种形式的新闻报道和新闻评论。
6.如果淡化人的商标已依联邦法注册,驰名商标所有人不能依普通法或州反淡化法在联邦法院起诉要求禁止其淡化行为。
该法案的施行在当时主要是针对商标侵权行为中的“搭便车”行为( Free ride)。“搭便车”行为指无权使用人将他人驰名商标使用于非类似商品上的行为,该行为不正当地利用了驰名商标的商誉,并可能导致驰名商标作为识别标志作用的淡化。在反淡化法施行以前,《兰哈姆法》对“搭便车”的行为主要依据衡平法从不正当竞争的角度予以禁止。但反不正当竞争法强调权利人与侵权人之间的竞争关系,这对于在非类似产品上使用他人的驰名商标的行为难予认定是否为侵权或不正当竞争。因此,该法案从禁止淡化的角度来禁止“搭便车”能更好地保护驰名商标。
在此之前,虽有不少州有反淡化法,但由于州法之效力只及于本州,驰名商标所有人若要禁止在数个不同州的淡化行为就必须分别在各州提起诉讼,各州对淡化的规定不尽相同也增加了诉讼的不便。而依据联邦反淡化法,商标所有人只需通过联邦法院提起一次诉讼就可禁止在数个不同州的淡化行为。
联邦反淡化法虽然是在各州立法和判例的基础上制定的,但与州反淡化法规定的淡化范围相比较,更加合理,要求更加严格,当然也缩小了禁止淡化的范围。依照联邦反淡化法,淡化是对驰名商标识别能力的削弱,并且是对驰名商标的商业性使用”。也就是说,该法禁止的主要对象是对驰名商标的“搭便车”行为,而依照各州的反淡化法,淡化行为的种类要宽泛得多。联邦反淡化法对保护要求的规定非常具体,条件比较明确。根据该法,原告应当承担下列举证责任:(1)其商标是著名的;(2)被告对其商标进行了商业使用;(3)在原告的在先商标驰名后,被告使用的在后商标与在前商标相近似;(4)被告的在后商标因为减弱了识别和区分商品或服务的能力而淡化了原告的在先商标。联邦反淡化法要求在先商标必须是“独特”的,又是“著名”的,著名的因素可以非穷尽因素为参考。并且,对驰名商标所有人滥用权利的可能也作出限制。
此外,值得一提的是,联邦反淡化法对驰名商标的联邦注册的两项有关规定与反淡化保护的关系:其一是将“是否为联邦注册商标”作为衡量商标是否驰名的因素之一;其二是如果淡化人的商标已依联邦法注册,驰名商标所有人不能仅依州法或普通法在联邦法院起诉禁止淡化,即必须依联邦商标法起诉,保护联邦注册商标免受淡化,受联邦反淡化法保护的只能是联邦注册商标。这两项规定说明美国对商标注册的重视。
1999年,联邦反淡化法再次进行了修改,将淡化作为异议程序和撤销程序的诉因。也就是说,根据修改后的联邦反淡化法,淡化可以作为异议和撤销的理由。

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