2003年的 Moseley案使美国最高法院有机会来讨论淡化问题。在肯塔基州伊利莎白城, Victor和 Cathy Moseley于1998年开了一家名为“vcorSecret”的成人用品零售商店,出售男女内衣、成人影碟和性爱玩具等商品。军队的一位上校看到该店的广告之后,对其中“不健康、低级”的商品感到不满并向“ Victor, s Secret"驰名商标的所有人提出抗议。 Victor’ s Secret于是向该店发出律师函,要求其停止使用“ Victor' s Secret”作为商店名称。该店后改名为“ Victor, s Little secret”,但Ⅴ ictor' s secret仍不能接受,遂以商标侵权和商标淡化为由向肯塔基州西部地方法院提起诉讼。地方法院认为,本案中并不存在消费者对双方的商品来源或者赞助关系发生混淆的可能性,因此,没有支持原告的侵权诉求。但是,地方法院支持了原告的淡化诉求,认为被告店名玷污了原告的驰名商标。被告上诉后,第六巡回上诉法院不仅维持了淡化成立的认定,而且认为原告商标既被玷污,又被弱化。同时,该上诉法院还否定了第四巡回上诉法院在 Ringling Bros案确立的实际淡化标准,认为商标权人仅需证明被告的行为有造成淡化的可能性即可获得FDA的救济。被告不服第六巡回上诉法院的判决,向最高法院提起上诉。由于该案涉及了不同法院在联邦淡化救济授予标准上的分歧,最高法院认为有必要对此加以统一,受理了本案的上诉。 最高法院判决认为,(1)FDA明确要求,应通过商标的经济价值受到实际损害的客观证据来证明实际淡化,而不仅仅是淡化的可能性。(2)本案中没有证据表明,原告商标的识别和区分其商品或服务的能力被削弱,从而,原告没能证明其驰名商标被淡化。因此,上诉法院的判决被撤销,发回该院重审。最高法院儆出上述判决的推理过程如下:首先,FIDA没有使用“损害商誉或者造成淡化的可能性”这样的用语,而是规定如果他人商标或商业名称的商业使用对驰名商标的显著性“造成淡化”。这说明驰名商标所有人必须证明实际淡化已经发生,“当然,实际淡化的后果,诸如销售或利润的实际损失,并不需要被证明”。接着该院指出,当消费者看到驰名商标而想到了在后使用人的商品就可能使驰名商标被弱化,但是,弱化不仅是在后使用商品与驰名商标之间的“心理联系”,“至少当涉案商标并不完全相同时,应当如此”。然而,该院并没有明确说明原告应提供什么样的证据来证明实际淡化已经发生,只是语焉不详地写道,“如果实际混淆可以通过环境证据来证明——最明显的是在后商标与在先商标完全相同,则不需要诸如消费者调查问卷之类的淡化直接证据”。另外,肯尼迪法官在附属意见中,对玷污是否属于FIA所规定的淡化类型表示了怀疑。 有的学者认为,最高法院通过 Moseley案区分出两类淡化案件,其一是涉案商标完全相同的案件;其二是涉案商标近似的案件。在第一类案件中,如果消费者在心理上将在后商标与驰名商标发生联系,该事实就(但不必然)足以支持淡化的认定。在第二类案件中,则需要通过专家证词和消费者问卷调查等来证明实际淡化。0第二巡回上诉法院就持上述观点,“我们理解(最高法院在) Moseley案的意思是,如果作为在先驰名商标所有人的原告能够证明在后相同商标的商业使用,则该证据就构成了FDA所要求的实际淡化之环境证据”。另一些法院则不同意这种理解,认为即使商标相同,仍然需要些证明存在实际淡化的其他环境证据。
Moseley案确认的实际淡化标准,大大提高了驰名商标获得FTDA保护的门槛。淡化原本是一个潜移默化的过程,难以通过销售或利润的减少来证明,而且它作为消费者的一个主观认识,也很难通过调查问卷的形式来证实。因此,诚如最高法院所承认的那样,证明实际淡化的难度相当之大,尽管该困难“不构成免除法定违法行为之本质要件举证责任的理由”。当然,最高法院并没有将销售或利润的减少,以及消费者的调查问卷当做原告必须提供的直接证据,而是暗示了在涉案商标完全相同的情况下,可以推定已经存在实际淡化。显然,最高法院“走的是一条中间路线,它试图在单纯的主观联想和实际经济损害之间找到一个平衡点作为判断淡化的标准,以抵制目前在国会和地方法院扩大商标所有者的权利的趋势”同时,实际淡化标准使当事人在商标异议阶段寻求反淡化保护遇到了严重的障碍,尤其是,如果被异议商标属于意图使用申请而并没有实际使用,如何能够证明该商标会造成驰名商标的淡化呢? 商标审判与上诉委员会(TTAB)⑥在 Moseley案之前认为,TTAB对异议案件的审理应坚持淡化可能性标准。例如,TTAB在2001年的Toro案中指出,国会明确授权其在异议程序中处理淡化纠纷,而不必等到商标注册和使用之后造成了淡化后果再通过撤销程序来解决。TTAB在 Moseley案之后仍然坚持了淡化可能性标准,它认为,尽管 Moseley案确立了民事侵权案件中的实际淡化标准,但在TTAB的程序中,在先驰名商标所有人“可以通过证明淡化可能性而获胜”。TTAB的观点主要基于,1999年商标修正案将淡化增加为异议的理由时的用语不同于民事救济条款,它使用的用语不是“造成淡化( cause dilution)”,而是“如果使用将会造成第43条(c)所指的淡化”。 针对此阶段的司法实践,学者评论道,“法院正在裁剪一件过于宽大而且含糊的知识产权保护形式,以补救在利益集团的影响下,或者仅因为匆忙而过于慷慨的国会立法”。然而,各种补救措施看上去都没能从根本上解决问题。
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