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澳大利亚商标法关于商标淡化的规定

澳大利亚商标法（１９９５年）第１２０条第３款规定：
（３）以下行为被视为侵犯他人注册商标权，如果：
（a）注册商标在澳大利亚驰名；
（b）他人使用与注册商标相同或者极其相似的标识，在：
（i）与注册商品属性不同或者与所注册的服务不相关的商品（不相关商品）上；
（ii）与注册服务不属于同一属性或者与注册商品不相关的服务（不相关服务）上；
（c）因为商标驰名，该标识会被视为在该不相关商品或者服务与注册商标人之间某种联系；
（d）由于该原因，注册商标人的利益可能受到负面影响。
澳大利亚的这一条款是否承认了淡化理论，本国学者之间还存在争议。争议的双方对该条的来源与目的进行了不同的解读。就司法实践看，适用上述条款的案例不多见，经常被视为确认了淡化的案件是Nike案。该案的原告是全球知名厂家美国的Nike公司，被告则是请求在服装类商品上进行Nike商标注册的西班牙公司。原告请求撤销被告的注册并基于澳大利亚的商标法颁发禁令。由于该案是依据１９５５年的商标法（即１９９５年商标法的前身）的第５２条来决定的，上述的第１２０条的第３款根本没有在本案讨论之列。不过，该案的７个大法官一致通过了下面的附带意见（obiterdicta）：
“近年来，美国、英国、现在也在澳大利亚，在很大程度上已经扩大了侵权行为的范围，对淡化商标权人的商标的显著性或者其价值而可能负面地影响商标权人的驰名商标权人的利益的行为进行了限制。这样的条款代表了立法对于驰名商标的权利人要求保护其商标权的回应，尤其是他们通过有效的广告，已经使得其商标的功能超越了单纯的来源指示的角色。商标淡化责任理论不需要混淆的可能性的证明，相反，需要保护的是商标的商业价值或者销售力，这种保护是通过对削弱商标的显著性的使用或者对商标联想的丑化的使用禁止来实现的。淡化的适用存在不确定性，它也被适用在一个商标变成通用名称，或者一个商标被戏仿之后可能受到影响时的场合。”

认为澳大利亚采纳了淡化条款的，把这一来自司法最高裁判机构的附带意见视为权威，因为其明确无误地将上述的第１２０条（３）款与美国和欧盟的相关的淡化条款并列在一起。
而反对进行这样的解释的，认为这样的解释过于牵强，完全无视澳大利亚１９９５年商标法出台的背景，以及第１２０条（３）款最初的立法条文。尤其是，如果承认商标淡化的话，为什么仅仅作为一个“附带的”意见，而不是正式的起判决拘束力的意见？而且，由于该案并没有适用第１２０条（３）款，这种随意地对比，而割裂澳大利亚商标法中的前后对应，尤其是注册相关的条款的做法，就值得怀疑。
澳大利亚真正适用该条文的案例并不多。笔者在Wesltlaw中搜索的结果是迄今为止，还没有到两位数。这里介绍其中的一个典型案例“SuperMario”案（“超级马里奥”案），以窥其司法解读。
该案的原告是著名的游戏生产商美国任天堂（Nintendo）游戏公司及其在澳大利亚的全属子公司，大约从１９７５年开始进军游戏产品和游戏系统的开发、设计、制造和销售，在游戏产业界具有盛名。原告在１９８０年推出“超级马里奥兄弟”的游戏，到１９９３年该款游戏在全球已经有超过１０亿的销售数量。原告认为，“马里奥兄弟”这一款游戏已经在澳大利亚的销售商和玩家之中具有广泛的声誉。而游戏中的主角，即“超级马里奥”，在用户头脑中已经与任天堂公司紧密联系在一起。该主角身着套装（有些像超人服装），头戴类似棒球帽一样的帽子，在帽子前沿有巨大的“M”字样。在游戏中任天堂公司赋予该人物以各种独特的动作，比如踢、跳、拳砸，这些动作造型也被任天堂使用在其商业促销活动之中，包括商业名片以及三维人物的模型。
被告之一是职业摔跤手，另一被告是摔跤运动的经纪公司，两者在２０００年５月合作。两被告之一注册了“Da摧SuperMario”的企业名称。并且摔跤手在比赛宣传中自称为“超级马里奥”。原告知晓后，正式向被告提出交涉，希望不再使用该称谓和名称。被告没有正式回应。２０００年８月２５日，被告称摔跤手住进医院不能参加当天的摔跤比赛；但在同年９月２９日，第一被告以“超级马里奥”的身份出现在摔跤场，尽管被告没有身着“超级服装”而只是身穿便装并且头戴摔跤冠军的帽子。但是，现场出现很多以被告为原型的“超级马里奥”的宣传海报。在庭审过程中，被告称即使以后不能用“SuperMario”的名称，其还是会用同样的装扮参加摔跤比赛。

原告提出多项诉求，其中之一是认为被告侵犯了第１２０条（３）款，认为被告的使用即使不是在相关的类别的商品上，也导致了对原告驰名商标的损害。同时请求在诉讼过程中颁布禁令。
被告认为其使用“SuperMario”是合法的，因为其已经进行了企业名称的注册，但是法庭认为注册本身并不能使该使用合法化。同时，法庭注意到原告的商标的驰名程度，原告的游戏角色“SuperMario”的广泛知名度，法官认为从案件事实看被告存在着严重地违反第１２０条（３）款的可能性，所以支持了原告的诉求，同时也认为禁令是合适的。
在最近的“DGTEC”商标案中，法庭再一次提及了对于第１２０条（３）款的理解。该案的原告Hills公司拥有“DGTEC”商标，主要使用在数字产品，尤其是遥控器、CD或者VCD机上。而被告注册了“DIGITEK”商标并同样使用在第九类商品，即有关电视设备的产品上。
因为原告的诉求，法庭仔细考虑了该案件能否适用第１２０条（３）款的问题。
法庭认为，适用第１２０条（３）款的前提是争议商标在澳大利亚为知名商标，而被告将与商标相同或者类似的商标使用在不相关的商品类别上，由于商标知名，以至于人们会认为商标与不相关的商品类别联系在一起。
法官进行了仔细地分析以后，认为原告与被告将商标所使用在的商品类别并不类似。但是，那并不意味着该条可以当然适用，法庭认为，原告必须证明商标在澳大利亚具有声誉。即如澳大利亚的商标法中的第６０条所规定的那样。
法庭认为，尽管现有的证据表明，商标与其商品联系在一起进行使用的领域是有名的，但是现有的证据不能证明商标本身是知名的，而这是适用第１２０条（３）款的前提。由于在被告注册之前，原告的商标仅仅使用在机顶盒这一产品上，而且仅仅在该产品上销售额巨大。只能说商标在机顶盒领域是知名的，而没有扩展到其他相关产品，在这种情况下，第１２０条（３）款不能适用。

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